Vormmerken: Toblerone Behaalt Overwinning Bij Het EUIPO

De bescherming van driedimensionale merken, ook wel vormmerken genoemd, blijft binnen de Europese Unie een  juridische evenwichtsoefening. Een recente beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO bevestigt dat de iconische driehoekige vorm van de Toblerone-chocoladereep als merk beschermd kan blijven. 

Bij de beoordeling van vormmerken moet een evenwicht worden gevonden tussen het belang van vrije mededinging en de bescherming van onderscheidende productvormen. Ondernemingen kunnen  functionele of gebruikelijke productkenmerken niet onbeperkt monopoliseren. Het is wel mogelijk om  een herkenbare vorm wel als commerciële herkomstaanduiding te  beschermen. 

Een beslissing van de nietigheidsafdeling van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie,  (EUIPO), van 8 juli 2026 illustreert hoe deze belangen tegen elkaar worden afgewogen. In nietigheidsprocedure C 67 425 stond de geldigheid van de bekende driedimensionale vorm van de Toblerone-chocoladereep centraal. 

De zaak tussen Millano en Kraft Foods 

De procedure speelde tussen de Poolse onderneming Millano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., die om nietigverklaring had verzocht, en Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, de houder van het betreffende Uniemerk. 

Het geschil had betrekking op driedimensionaal Uniemerk nummer 31 237. Het vormmerk werd op 1 april 1996 aangevraagd, met een beroep op Zwitserse prioriteit van 2 oktober 1995, en op 28 januari 1998 geregistreerd. 

Het merk is ingeschreven voor de volgende producten in klasse 30: 

• chocolade;
• chocoladeproducten;
• cacao;
• suikerwaren en banketbakkerswaren;
• consumptie-ijs. 

Het vormmerk beschermt een chocoladereep die bestaat uit een gelijkmatige basis met daarop een aaneengesloten rij van twaalf afzonderlijk afbreekbare, driehoekige punten. De vorm wordt algemeen in verband gebracht  met Toblerone.  

Waarom werd om nietigverklaring van het vormmerk gevraagd? 

Millano verzocht om nietigverklaring op grond van artikel 59, lid 1, onder a, van de Uniemerkenverordening, in samenhang met verschillende absolute weigeringsgronden uit artikel 7. 

Volgens Millano: 

• miste de vorm intrinsiek onderscheidend vermogen;
• vloeide de vorm uitsluitend voort uit de aard van het product;
• was de vorm noodzakelijk om een technisch resultaat te verkrijgen;
• gaf de vorm een wezenlijke waarde aan het product. 

Millano betoogde daarnaast dat onderdelen van de vorm, zoals de driehoekige stukken en de mogelijkheid om deze af te breken, eerder geschikt waren voor tijdelijke bescherming via het octrooi- of modellenrecht. Merkenrechtelijke bescherming zou volgens de onderneming kunnen leiden tot een onbeperkt monopolie op een technische of gebruikelijke productvorm. 

Een overwinning voor het Toblerone-vormmerk 

De nietigheidsafdeling van het EUIPO wees het verzoek op 8 juli 2026 volledig af. De registratie van het driedimensionale Uniemerk blijft daarmee in stand. 

Bij zijn beoordeling onderzocht het EUIPO afzonderlijk of de vorm: 

• voortvloeide uit de aard van de producten;
• noodzakelijk was om een technisch resultaat te bereiken;
• een wezenlijke waarde aan de producten gaf;
• intrinsiek onderscheidend vermogen had. 

De vorm vloeit niet voort uit de aard van chocolade 

Millano stelde dat de vorm van het merk voortkwam uit de aard van een driehoekige chocoladereep. Daarbij verwees de onderneming onder meer naar de vorm van de Italiaanse Gianduiotto. 

Het EUIPO volgde deze redenering niet. De relevante producten zijn chocolade en chocoladeproducten, niet specifiek driehoekige chocoladerepen. Chocolade heeft geen natuurlijke of noodzakelijke vorm en kan in uiteenlopende vormen op de markt worden gebracht. 

Ook de vergelijking met Gianduiotto was onvoldoende. Het Toblerone-vormmerk bestaat niet uitsluitend uit één driehoekig chocolade-element. De registratie heeft betrekking op een combinatie van verschillende kenmerken, waaronder: 

een langwerpige en gelijkmatige basis; 

• een aaneengesloten rij van twaalf driehoekige punten;
• de herhaling van de punten;
• de tussenruimten tussen de afzonderlijke elementen;
• de mogelijkheid om de punten van elkaar te scheiden. 

De Gianduiotto-vorm vertegenwoordigt daarom niet alle wezenlijke kenmerken van het geregistreerde merk. Millano kon bovendien niet aantonen dat deze specifieke combinatie van kenmerken door de aard van chocolade wordt bepaald. 

De vorm is niet uitsluitend technisch bepaald 

Het tweede argument betrof de technische functie van de vorm. Volgens Millano maakte de structuur het mogelijk om de chocoladereep gemakkelijk in afzonderlijke porties te breken. 

Bij de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e, ii, van de Uniemerkenverordening is echter niet voldoende dat een vorm ook een praktisch of technisch voordeel heeft. De uitsluitingsgrond is pas van toepassing als alle wezenlijke kenmerken van de vorm noodzakelijk zijn om het technische resultaat te bereiken. 

Het EUIPO erkende dat de afzonderlijke chocoladepunten van elkaar kunnen worden afgebroken. Dat betekent echter niet dat de volledige vorm technisch noodzakelijk is. De puntige driehoeken, de hoogte ervan en de kenmerkende visuele combinatie met de basis zijn niet noodzakelijk om chocolade in kleinere stukken te kunnen verdelen. 

Dezelfde technische functie kan immers ook worden bereikt met gebruikelijke, platte chocoladerepen die uit rechthoekige stukken bestaan. De verschijningsvorm van het Toblerone-merk gaat volgens het EUIPO verder dan wat technisch nodig is om de reep in porties te verdelen. 

Ook een historisch octrooi voor een machine voor de productie van wigvormige chocoladestukken veranderde dat oordeel niet. Het beschikbare bewijs toonde niet aan dat alle wezenlijke kenmerken van het geregistreerde vormmerk technisch noodzakelijk waren. 

De vorm geeft de chocolade geen wezenlijke waarde 

Millano voerde verder aan dat de opvallende driehoekige vorm een wezenlijke waarde aan het product geeft. Het bedrijf verwees daarbij naar reclame waarin het bijzondere ontwerp van de chocoladereep wordt benadrukt. 

Het begrip ‘wezenlijke waarde’ heeft echter niet dezelfde betekenis als bekendheid, reputatie of onderscheidend vermogen. Een productvorm wordt niet automatisch van merkenrechtelijke bescherming uitgesloten omdat zij aantrekkelijk, herkenbaar of commercieel succesvol is. 

Volgens het EUIPO kopen consumenten chocolade in de eerste plaats vanwege de smaak en kwaliteit, niet uitsluitend of hoofdzakelijk vanwege de vorm ervan. De vorm kan het product herkenbaar maken en als merk functioneren, maar daarmee staat nog niet vast dat de vorm de wezenlijke waarde van het product bepaalt. 

Het EUIPO maakte daarbij onderscheid met producten waarbij de vorm of esthetiek zelf een belangrijke aankoopreden vormt, zoals bepaalde meubelen, sieraden of designobjecten. Bij chocolade verdwijnt de vorm bovendien zodra het product wordt opgegeten. Ook deze nietigheidsgrond werd daarom afgewezen. 

De Toblerone-vorm heeft intrinsiek onderscheidend vermogen 

Voor driedimensionale merken gelden in beginsel dezelfde criteria voor onderscheidend vermogen als voor andere merken. In de praktijk kan het voor een productvorm wel moeilijker zijn om als merk te worden herkend. Consumenten zijn namelijk niet altijd gewend om de vorm van een product als aanduiding van commerciële herkomst te zien. 

Een vormmerk moet daarom voldoende afwijken van wat in de betreffende markt gebruikelijk is. 

Millano verwees naar chocoladerepen zoals Kinder Chocolate, Kinder Bueno en KitKat om aan te tonen dat repen met afzonderlijke porties al vóór de aanvraag van het Toblerone-vormmerk bekend waren. 

Het EUIPO vond dat bewijs onvoldoende. De genoemde producten hebben een geheel andere verschijningsvorm. Ze zijn overwegend plat, rechthoekig of afgerond en beschikken niet over de combinatie van een uniforme basis en een reeks hoge, driehoekige punten. 

Volgens het EUIPO wijkt de Toblerone-vorm aanzienlijk af van de normen en gebruiken in de chocoladesector. De vorm bestaat uit meerdere gecombineerde kenmerken die samen een opvallend en gemakkelijk te onthouden geheel vormen. De vorm kan consumenten daarom in staat stellen de commerciële herkomst van het product te herkennen. 

Wie draagt de bewijslast in een nietigheidsprocedure? 

De beslissing bevat ook een belangrijke verduidelijking over de bewijslast. 

Een geregistreerd Uniemerk wordt in beginsel geacht geldig te zijn. Degene die om nietigverklaring verzoekt, moet daarom aantonen dat de registratie ten tijde van de aanvraag in strijd met de wettelijke vereisten tot stand is gekomen. 

Dat geldt ook wanneer wordt gesteld dat een vormmerk vanaf het begin geen onderscheidend vermogen had. Alleen wanneer de merkhouder zich beroept op onderscheidend vermogen dat door gebruik is verkregen, rust de bewijslast voor dat gebruik op de merkhouder. 

In deze zaak was het vormmerk geregistreerd op basis van intrinsiek onderscheidend vermogen. Millano moest daarom aantonen dat de vorm op de relevante datum niet onderscheidend was. Volgens het EUIPO slaagde de onderneming daar niet in. 

Wat betekent deze beslissing voor vormmerken? 

De beslissing bevestigt dat een productvorm als merk kan worden beschermd wanneer zij aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke vormen binnen de sector en door het publiek als herkomstaanduiding kan worden herkend. 

Een vormmerk kan met name sterk zijn wanneer verschillende niet-functionele visuele elementen worden gecombineerd. Bij Toblerone ging het niet uitsluitend om driehoekige chocoladestukken, maar om de specifieke totaalindruk van de basis, de twaalf punten, hun onderlinge plaatsing en de tussenruimten. 

Tegelijkertijd blijft de bescherming van vormmerken aan strenge voorwaarden onderworpen. Een merk kan niet geldig worden geregistreerd wanneer de vorm uitsluitend: 

• uit de aard van het product voortvloeit;
• noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken;
• een wezenlijke waarde aan het product geeft. 

Deze gronden kunnen niet worden overwonnen door aan te tonen dat de vorm door gebruik onderscheidend is geworden. Als een vorm volledig onder een van deze uitsluitingsgronden valt, blijft merkenrechtelijke bescherming uitgesloten, ongeacht de bekendheid van het product.

De bewijslast bij nietigverklaring van een vormmerk 

Voor partijen die een bestaand vormmerk willen aanvechten, onderstreept de beslissing het belang van gericht en overtuigend bewijs. 

Algemene verwijzingen naar andere producten met een vergelijkbare functie zijn niet voldoende. Het bewijs moet betrekking hebben op alle wezenlijke kenmerken van de geregistreerde vorm en op de marktsituatie rond de relevante aanvraag- of prioriteitsdatum. 

Het enkele feit dat verschillende chocoladerepen in porties kunnen worden verdeeld, toont bijvoorbeeld niet aan dat de specifieke driehoekige Toblerone-vorm gebruikelijk of technisch noodzakelijk is. 

De samenhang tussen merken, modellen en octrooien 

Een productvorm kan mogelijk onder verschillende IE-rechten worden beschermd. Merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en octrooirecht hebben echter elk een eigen doel en eigen beschermingsvoorwaarden. 

Een technisch vernieuwende vorm kan tijdelijk voor octrooibescherming in aanmerking komen. Een nieuw ontwerp met een eigen karakter kan via het modellenrecht worden beschermd. Een vorm kan daarnaast als merk worden geregistreerd wanneer zij de commerciële herkomst van een product kan aanduiden en niet onder een absolute uitsluitingsgrond valt. 

De beschermingsstrategieën kunnen elkaar aanvullen. Het bestaan of het verstrijken van een octrooi betekent echter niet automatisch dat dezelfde vorm nooit als merk kan worden beschermd. Doorslaggevend is of alle wezenlijke kenmerken van de geregistreerde vorm technisch noodzakelijk zijn. 

Meer informatie hierover leest u in ons artikel over het beschermen van een vorm als merk, model of via het auteursrecht. Novagraaf legt daarin uit dat de verschillende beschermingsvormen ieder eigen voorwaarden, looptijden en strategische voor- en nadelen hebben. 

Bekendheid maakt een vorm niet automatisch ongeldig 

Een opvallend onderdeel van de beslissing is het onderscheid tussen de bekendheid van een vorm en de wezenlijke waarde van een product. 

Het feit dat consumenten een product direct aan zijn vorm herkennen, kan aantonen dat de vorm goed als merk functioneert. Die bekendheid mag niet automatisch tegen de merkhouder worden gebruikt door te stellen dat de vorm daardoor een wezenlijke waarde aan het product geeft. 

Er moet worden onderzocht waarom consumenten het product kopen. Bij Toblerone stelt  het EUIPO dat smaak en kwaliteit de voornaamste aankoopredenen zijn. De driehoekige vorm maakt het product herkenbaar, maar bepaalt niet uitsluitend of hoofdzakelijk de commerciële waarde ervan. 

Een belangrijke overwinning, maar mogelijk nog niet het eindpunt 

De beslissing van 8 juli 2026 vormt een belangrijke overwinning voor Kraft Foods. Het driedimensionale Uniemerk nummer 31 237 blijft geldig voor de geregistreerde producten in klasse 30. 

Tegen beslissingen van de nietigheidsafdeling kan beroep worden ingesteld bij de kamers van beroep van het EUIPO. De beslissing onderstreept voorlopig vooral dat een historische en iconische productvorm geldige merkenrechtelijke bescherming kan behouden wanneer haar onderscheidende kenmerken niet uitsluitend natuurlijk, technisch of waardebepalend zijn. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.