In een recente beslissing onderstreept het Europese merkenbureau EUIPO dat een ingeschreven merk niet alleen in strijd kan zijn met een ouder merkrecht, maar ook met andere intellectuele eigendomsrechten.

In november 2022 heeft de Chinese ondernemer Ye Guofu een verzoek ingediend tot nietigverklaring van het Uniemerk MINISO. Dit verzoek was niet gebaseerd op een ouder merkrecht van Ye, maar op zijn auteursrecht. Ye beargumenteerde dat hij auteursrechthebbende is van een artistiek werk dat in 2013 openbaar is gemaakt en in 2017 is geregistreerd in China; het Uniemerk maakt hier inbreuk op, doordat het vrijwel precies overeenkomt met zijn werk; Er is alleen een verschil in kleur en de Chinese vertaling van MINISO ontbreekt in de inschrijving. De nietigheidsafdeling van het EUIPO volgt Ye in zijn argumentatie en verklaart het merk nietig.

1336668a.jpg

Strijd met het auteursrecht

Een ingeschreven Uniemerk geeft een merkhouder het recht om zich te verweren tegen iedereen die zonder toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Dit exclusief recht is echter niet onbegrensd. Volgens het Uniemerkenrecht wordt een merkinschrijving nietig verklaard als het op grond van Uniewetgeving of het nationale recht in strijd is met een ouder recht – waaronder het auteursrecht. Dit is een van de zogeheten relatieve nietigheidsgronden. Op deze manier creëert de wetgever een balans tussen samenlopende IE-rechten.

Geen Europees auteursrecht

Omdat de vordering werd ingediend in Italië, moest aangetoond worden dat de inschrijving in strijd was met het Italiaans recht. In casu is het werk – de afbeelding van een rode tas met de woorden MINISO met een smiley en de Chinese vertaling ervan – geopenbaard en ingeschreven in China. De eisende partij heeft de missende link dan ook gevonden in het internationaal recht. Zowel China als Italië is partij van de Berner Conventie, een internationaal verdrag voor de bescherming van literaire en artistieke werken. Hieruit volgt dat in Italië bescherming wordt geboden aan werken uit China en andere verdragsluitende landen. Op deze manier kan de registratie van een auteursrecht buiten Europa toch ingeroepen worden in een merkenrechtelijk geschil binnen de EU.

Het voordeel van copyright registratie

In dit geval zijn de gelijkenissen tussen het ingeschreven merk en het werk onmiskenbaar. Ook in gevallen waar een beeldmerk minder gelijkenissen toont met een auteursrechtelijk beschermd werk kan sprake zijn van inbreuk. Bij het inschrijven van een merk dient daarom rekening gehouden te worden met de kans dat het teken auteursrechtelijk beschermde elementen bevat.

Naast het adviseren over merkregistraties kan Novagraaf ook adviseren over andere Intellectuele Eigendomsrechten zoals Octrooirecht, auteursrecht en Handelsnaamrecht. Voor meer informatie en advies op maat kun je contact opnemen met uw Novagraaf consultant.

Dit artikel is geschreven voor Valerie Annan. Zij werkt op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.