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Dans sa décision T 1186/24, la Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) rappelle, comme l’analyse Charles-Henri Bertaux, qu’une revendication couvrant plusieurs alternatives doit permettre de réaliser chacune d’elles sur toute l’étendue revendiquée. Une formulation apparemment anodine, telle que l’emploi de « ou », peut ainsi fragiliser la validité d’un brevet si l’une des alternatives revendiquées n’est pas suffisamment décrite.
Décision T 1186/24 : la suffisance de description au cœur du litige
Dans l'affaire, la chambre de recours statue sur la brevetabilité de l’invention définie dans le brevet européen n° 3 286 308 portant sur un procédé enzymatique pour la préparation d’un composé chimique ou d'un mélange comprenant ledit composé.
En première instance, les motifs d’opposition étaient un défaut de nouveauté, d’activité inventive et de suffisance de description (articles 100(a) CBE et 100(b) CBE) de l’invention. Dans sa décision, la Division d’Opposition a rejeté l’invention telle que délivrée et la requête subsidiaire 1 pour défaut de nouveauté et a maintenu le brevet sous une forme modifiée (requête subsidiaire 2).
Un appel a été formé par chacune des deux parties, le titulaire du brevet demandant l’annulation de la décision et le maintien du brevet tel que délivré ou, subsidiairement, sur la base de quatre requêtes subsidiaires, et l’opposant demandant l’annulation de la décision et la révocation intégrale du brevet
La revendication 1 de la requête principale a brièvement pour objet un procédé permettant l’obtention d’un composé ou d’un mélange le comprenant, par conversion enzymatique avec une enzyme de type squalène-hopène cyclase/homofarnésol-ambrox cyclase (SHC/HAC) (…), d’un mélange d’isomères défini.
Interprétation des revendications : quelle portée pour l’alternative « ou » ?
Lors de la procédure de recours et dans cette décision, le point juridique principal concerne la suffisance de description liée notamment à la formulation de la revendication 1.
Dans sa décision, la chambre considère, conformément à l’usage, et contrairement aux conclusions de la division d’opposition (décision, point 35), que la mention « or » définit deux alternatives. En particulier, elle estime que les deux produits alternatifs doivent être différents et que, par conséquent, selon la première alternative, le composé doit être obtenu en tant que seul produit de réaction, tandis que selon la seconde alternative, on obtient un mélange comprenant ledit composé.
Le titulaire a soutenu, à la lumière de la description, que la personne du métier, lisant la revendication comprendrait que la mention du seul composé ne signifie pas nécessairement un résultat dans lequel aucun autre produit de réaction n'est formé. En d’autres termes, le titulaire soutient que cette formulation implique une production majoritaire dudit produit par le procédé.
Le libellé de la revendication prime pour son interprétation
Dans la décision, la chambre de recours rappelle et indique l’élément principal qui doit être utilisé pour interpréter une revendication : son libellé pour lequel la description peut aider à résoudre une ambiguïté, mais elle ne peut pas neutraliser un langage clair de la revendication ni priver une alternative expressément revendiquée de sa signification technique autonome.
Les exemples mentionnés dans le brevet démontrent que le composé ne peut pas être obtenu comme seul produit de réaction lors de l’utilisation d’un des substrats utiles. La chambre mentionne qu’il n’y a aucune raison d’interpréter la revendication 1 d’une manière qui exclurait des modes de réalisation relevant du sens ordinaire du libellé de la revendication au seul motif que ces modes de réalisation ne seraient pas rendus possibles.
La chambre note que l’interprétation d’une revendication doit partir du libellé de la revendication elle-même. Elle mentionne notamment qu’en utilisant le terme « ou », la revendication 1 énonce deux résultats alternatifs distincts qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme synonymes sinon à priver la deuxième alternative de sa signification indépendante et ainsi à vider le terme « ou » de son sens.
L’obtention du composé seul n’est donc pas réalisée s’il s’agit d’une composition dans laquelle il est majoritaire. Un point également intéressant est la mention par la Chambre qui précise que la mention du seul composé ne signifie pas qu’il est nécessairement chimiquement pur.
Article 83 CBE : l’invention doit être réalisable sur toute l’étendue revendiquée
La Chambre rappelle que l’article 83 de la CBE stipule que la demande doit divulguer l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’elle puisse être mise en œuvre par un homme du métier.
Elle rappelle qu’il ne suffit pas qu'une seule réalisation fonctionne si la revendication est plus large : l'invention doit pouvoir être exécutée sur toute l'étendue revendiquée, sans effort excessif (« undue burden »). Étant donné que la revendication 1 englobe des modes de réalisation dans lesquels la conversion enzymatique donne le composé comme seul produit de réaction, la suffisance doit également être évaluée au regard de ce mode de réalisation. Les exemples du brevet montrent systématiquement la formation d’un mélange, et ne fournissent pas d’enseignement permettant à l’homme du métier d’éviter la formation des produits secondaires et d’obtenir ledit composé comme seul produit de réaction.
Aussi, la personne du métier à la lumière de la divulgation du brevet et des connaissances générales courantes, ne serait pas en mesure de mettre en œuvre la première variante de la revendication.
Les requêtes subsidiaires n’apportent pas d’élément permettant de résoudre le défaut précité.
Ainsi la Chambre révoque le brevet dans sa totalité même si une des alternatives apparaît a priori suffisamment décrite.
Quelles conséquences pour la rédaction des revendications de brevet ?
Cette décision confirme donc la jurisprudence concernant la suffisance de description en particulier dans le cas d’alternatives. En particulier, si l’invention comprend des alternatives, chacune doit être réalisable et ceci sans effort excessif. Cette décision rappelle que l'invention doit pouvoir être exécutée sur toute l'étendue revendiquée.
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