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12 June 2025

专利权评价报告的司法适用困境与完善路径

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Kangxin

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2025年4月21日,最高人民法院发布...
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2025年4月21日,最高人民法院发布《全国法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2024)摘要》(下称《年度报告(2024)摘要》)。《年度报告(2024)摘要》从全国法院2024年审结的知识产权案件中梳理出43个法律适用问题,其中第一个问题就是"专利权评价报告在侵害专利权纠纷案件中的定性"。可见,专利权评价报告在侵害专利权纠纷案件中的定性,是亟待厘清的一个法律适用问题。

专利权评价报告的司法实践

典型案例一

《年度报告(2024)摘要》列出的第一个典型案例"温州某某机械有限公司与贵州某某配件有限公司等侵害实用新型专利权纠纷再审案"【(2024)最高法民再244号案】,其裁判要旨为:"侵害专利权纠纷案件中,专利权评价报告可以作为审理案件的证据之一,但涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及行政部门的生效决定进行判断。在专利权人依据有效专利提起侵权诉讼的情况下,不能仅因专利权评价报告对涉案专利作出不符合法定授权条件的否定结论,就认定该权利人不具有行使诉权的基础,进而裁定驳回其起诉。"

在(2024)最高法民再244号案中,各级法院查明的事实是:国家知识产权局于2022年8月5日就涉案专利出具实用新型专利权评价报告,初步结论为"全部权利要求1-7不符合授予专利权条件",具体结论为"权利要求1-7具备《中华人民共和国专利法》第22条第2款规定的新颖性","权利要求1-7不具备第22条第3款规定的创造性"。

最高人民法院再审认为,二审法院系依据在案专利评价报告的内容,认定涉案专利权利状态不稳定,进而认定原告某某机械公司不具有提起诉讼的权利基础,最终裁定驳回某某机械公司的起诉。

最高人民法院认为,专利权评价报告是国务院专利行政部门应当事人申请,对实用新型专利或者外观设计专利是否符合专利授权标准进行检索、分析和评价后,作出的专业性的报告,其系审理、处理专利侵权纠纷的证据之一,仅能作为判断该专利效力稳定状态的证据,而不是国务院专利行政部门行使行政管理职权作出的行政决定。换言之,专利权评价报告的结论并非认定其所涉专利效力状态的唯一依据或绝对依据。

在专利侵权纠纷案件中,涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及国家知识产权局在相关行政授权确权程序中作出的生效决定进行判断。

本案中,并无证据证明涉案专利经历无效宣告程序,并被国家知识产权局作出生效决定宣告无效。在原告某某机械公司提交的涉案专利证书、授权文本、专利年费收据等证据足以证明其依法取得涉案专利权,且该专利为有效状态的情况下,原告有权依据涉案专利提起侵权诉讼。二审法院依据专利权评价报告认定涉案专利不符合法定授权条件,并据此认定原告不具有行使诉权的基础,裁定驳回某某机械公司的起诉有所不当,应予以纠正。

典型案例二

再举一例,在"珠海某某照明科技有限公司与某某县市政建设管理所等侵害外观设计专利权纠纷再审案"【(2020)最高法民再383号案】中,最高人民法院作出如下裁判要旨:"原告未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告,但能够证明涉案专利权仍然合法有效的,不应以原告拒不提交专利权评价报告为由裁定驳回起诉。"

本案中,最高人民法院再审认为:

首先,专利权评价报告本质上是专利侵权纠纷民事案件中的一类证据。

根据国家知识产权局检索、分析和评价后出具的专利权评价报告,当事人能够在无效行政程序之外,对现有技术、现有设计的状况以及专利权效力的稳定性,形成相对更加准确、合理的预期,从而更加理性、谨慎、有针对性地进行专利侵权民事诉讼活动。专利权评价报告也可以作为人民法院判断专利权效力是否稳定的参考。人民法院可以综合考虑外观设计专利权的保护范围、与现有设计的差异程度、创新高度、专利权效力是否稳定等因素,以及被告构成侵权的可能性、应否承担民事责任,国家知识产权局是否就涉案专利作出无效行政决定等因素,决定是否要求专利权人或者利害关系人出具专利权评价报告。

其次,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015修正)第八条明确规定:"根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。"

因此,经人民法院提出明确要求,原告无正当理由拒不向国家知识产权局请求出具专利权评价报告,或者拒不向人民法院提交的,人民法院可以结合在案证据以及当事人的主张,在与专利权评价报告有关的现有设计状况、惯常设计、设计空间、创新高度等方面,依法作出对原告不利的认定或者推定。

最后,专利权评价报告是"审理、处理专利侵权纠纷的证据",不属于原告在提起侵犯外观设计专利权民事诉讼时必须提交的证据。

对于涉案专利权是否存在应当被宣告无效的情形,专利权评价报告仅具有参考作用,不能替代专利无效行政决定及相关行政判决的认定。

因此,原告虽未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告,但另行提交了国家知识产权局针对涉案专利作出的无效行政决定,能够证明涉案专利权合法有效的,则不应以原告拒不提交专利权评价报告为由,裁定驳回其起诉。

专利权评价报告的司法适用困境

尽管相关法律和司法解释并未明确规定,对于专利权评价报告显示涉案专利不符合授予专利权的条件,但原告仍执意起诉的情形,法院应当如何处理,但该情形与"法院根据案件审理需要,要求原告提交检索报告或者专利权评价报告,原告无正当理由拒不提交"的情形,在专利权评价报告的定性和用途方面的法理要求是一致的,即人民法院判断专利权效力是否稳定的证据。

因此,上述两种情形都可依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2020修正)第四条第一款的规定处理,即:"根据案件审理需要,人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。"根据该规定,"裁定中止诉讼"和"判令原告承担可能的不利后果"是两个并列的措施,"裁定中止诉讼"不包含在"判令原告承担可能的不利后果"的范围内。

"裁定中止诉讼"通常使用在如下情形中:

(1)原告承诺向国家知识产权局申请专利权评价报告或者已经申请,只是国家知识产权局作出专利权评价报告需要较长的时间(一般为两个月),此时法院裁定中止诉讼,以等待专利权评价报告的作出;

(2)虽然原告未申请或拒不提交专利权评价报告,但被告或其他人针对涉案专利提起了无效宣告请求,此时法院裁定中止诉讼,以等待无效审查决定的作出。

但是,对于原告拒绝申请和提交专利权评价报告,同时被告或其他人也未针对涉案专利提起了无效宣告请求的情形,"裁定中止诉讼"可能不太适用,因为法院不可能裁定无限期中止诉讼。

此时,法院仅可利用"裁定中止诉讼"来对原告施压,原告迫于诉讼时间利益和维权时机的考虑,可能会申请并提交专利权报告。

然而,对于原告坚决拒不提交专利权评价报告的情形,或者国家知识产权局作出的专利权评价报告显示涉案专利不符合授予专利权的条件但原告仍执意起诉的情形,法院仍要通过"判令原告承担可能的不利后果"的措施来解决。

那么,这里的"判令原告承担可能的不利后果",到底包括哪些不利后果?应如何适用?

根据上述典型案例的裁判要旨,最高人民法院已经将"裁定驳回原告的起诉"排除在"判令原告承担可能的不利后果"的范围之外,即对于原告无理由拒不向国家知识产权局申请专利权评价报告,或者国家知识产权局作出的专利权评价报告显示涉案专利不符合授予专利权的条件但原告仍执意起诉的情形,法院不能直接裁定驳回原告的起诉。

但是,在上述典型案例的裁判中,最高人民法院又未针对以上两种情形给出较全面明晰的处理方式或标准,使得各级法院既不能对原告无正当理由拒不提交专利评价报告导致的专利权稳定性存疑问题和专利权评价报告对专利权稳定性的否定性评价视而不见(否则法律和司法解释的相关规定将失去意义),又不能简单粗暴地驳回原告的起诉,从而致使原告丧失诉权。这削弱了当事人对法院裁判的稳定预期,造成了专利权评价报告的司法适用困境。

专利权评价报告司法适用的完善路径

笔者根据自身处理专利侵权诉讼的实务经验,认为以上提到的"原告承担可能的不利后果"可能包含如下适用情形。

实体裁判中的不利认定

法院可能结合案件证据,推定涉案专利存在效力瑕疵,进而影响侵权认定的结果。例如,若原告无正当理由拒不提交专利权评价报告,或者专利权评价报告显示涉案专利存在无效风险,法院可能倾向于认定专利权不稳定,从而在涉案专利保护范围的解释和认定以及等同侵权认定方面,适度向不利于原告的方向解释或认定;若被告提出现有技术抗辩或现有设计抗辩,法院可在自由裁量权的空间内,向认定上述抗辩成立的方向倾斜。

减少或限制赔偿金额

若原告拒不提交专利权评价报告导致专利权稳定性存疑,或者提交的专利权评价报告显示专利权不稳定,法院可能酌情降低赔偿金额,甚至仅支持实际损失中可明确证明的部分。根据司法解释,赔偿计算可参考专利许可费或法定赔偿标准,但在缺乏评价报告时,法院可能更谨慎地适用低倍数标准。

程序性限制

若原告拒不提交专利权评价报告,或者提交的专利权评价报告显示专利权不稳定,可能无法获得诉前禁令或财产保全等临时措施的支持,从而影响维权效果。

综上,对于司法解释中规定的"判令原告承担可能的不利后果",目前仍有待最高人民法院出台相关规定予以明晰其具体内容及适用方式。特别是针对原告无正当理由拒不提交专利权评价报告,或者提交的专利权评价报告显示专利权不稳定但原告仍执意起诉的情形,如何根据专利权评价报告的提交情况或者专利权评价报告的结论判令原告承担何种不利后果,上述问题的相关规定仍有待细化,以便在今后的类似案件中为当事人带来稳定的预期。

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