Hoe beschermt u uw verpakkingsmerk tegen inbreuk?

Veel merkhouders in de levensmiddelenindustrie worden geconfronteerd met huismerken in een verpakking die opvallende gelijkenis heeft met die van het A-merk. Soms gaat de overeenstemming van de verpakking zo ver dat er verwarring ontstaat Een voorbeeld hiervan is de verpakking van de kaasstengels van Yumurcak Van DEMKA GMBH (hierna Demka) en de verpakking van Enfa Groothandel BV. Hoe kunt u als merkhouder maatregelen nemen om deze verwarring te voorkomen?  

De zaak speelde tussen Demka en Enfa Groothandel B.V. (hierna Enfa). Demka is een Duitse producent en groothandel van levensmiddelen, onder andere kaassticks. Demka brengt haar eigen kaassticks op de markt in een blauw met rode verpakking (Yumurcak 1).

Enfa is een groothandel in drank en levensmiddelen. Demka heeft jarenlang kaassticks geproduceerd voor Enfa met eveneens een blauw met rode verpakking (Sefinem 1). Nadat de samenwerking tussen beide partijen is beëindigd is Enfa haar producten in dezelfde verpakking op de markt blijven brengen in de Benelux.

Demka heeft na afloop van de samenwerking met Enfa een EU-merkaanvraag ingediend voor de opmaak van haar verpakking. Vervolgens heeft Demka op basis van haar EU-merkrechten bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de overeenstemmende verpakking door Enfa. Enfa heeft betwist dat er sprake is van merkinbreuk maar heeft in Februari 2025 haar verpakking wel gewijzigd (Senifem 2).

Demka heeft toch een procedure voor de rechtbank aangespannen. In die procedure speelde o.a. de vraag of de beide verpakkingen van Enfa inbreuk maken op het merkrecht van Demka.

In een dergelijke procedure oordeelt de rechter of er gevaar voor verwarring bestaat. Hierbij worden de verpakkingen vergeleken en uiteraard is ook van belang of de verpakkingen voor dezelfde producten worden gebruikt. Lees ook hoe rechters merkgebruik en verwarringsgevaar beoordelen. 

De rechtbank heeft in deze kwestie geoordeeld dat de verpakking Sefinem 1 inbreuk maakt op de merkrechten op Yumurcak 1. Bij de beoordeling was van belang dat het merk is gebruikt voor identieke producten en de opmaak van de verpakkingen in grote mate overeenstemt. Met name de rode boven- en onderrand van de verpakking en de blauwe kleur van het gedeelte daartussen speelde een rol bij de conclusie. Bovendien bevatten beide verpakkingen witte letters met en rode omranding en omgekeerd en werd gewezen op een open frame in het midden van de verpakking met rode en witte omranding. Tenslotte is bij beide verpakkingen aan de onderkant op min of meer dezelfde positie een afbeelding van melk en een jongetje met een wit shirt en blauwe broek afgebeeld.

De rechtbank concludeert dat de totaalindruk van deze verpakkingen overeenstemt en komt zij tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring is tussen beide merken. De visuele verschillen tussen beide merken, met name door de compleet afwijkende merken YUMURCAK en SEFINEM op de verpakking doen hier niet aan af nu dit woordelement de verpakking niet domineert. Dat sluit aan bij eerdere rechtspraak over slaafse nabootsing en verwarring bij productvormgeving. 

De rechter oordeelt dat de verpakking Sefinem 2 geen inbreuk maakt op het merkrecht van Demka nu de grens van het toelaatbare hier niet is overschreden aangezien er op belangrijke punten is afgeweken. Met name het kleurgebruik en de andere weergave van het jongetje onder op de verpakking speelt bij deze beoordeling een grote rol.

Dit was niet de eerste keer dat een merkhouder de gang naar de rechter heeft ingezet om haar concurrenten te beteugelen.

 HEKSENKAAS B.V. heeft haar merkrecht op de verpakking van haar smeerdip (Heksenkaas) succesvol ingezet om gebruik van de verwarringwekkende verpakking van HEINRICH KÜHLMANN GMBH & CO. KG (Dip & Smeer’m) tegen te houden.

Onderscheidend vermogen 

Izipizi Looplabb 

Om een succesvol beroep te kunnen doen op een merkregistratie voor de opmaak van een verpakking is het wel vereist dat de verpakking voldoende onderscheidend vermogen bezit en dat juist de onderscheidende elementen worden overgenomen.

Dit kwam naar voren in een zaak van Izipizi S.A.S.. Izipizi heeft in eerste aanleg op basis van haar merkregistratie op de rechthoekige witte verpakking met de afbeelding van de voorzijde van een bril erop (Izipizi) succesvol opgetreden tegen de overeenstemmende verpakking van brillen van Looplabb B.V. (Looplabb).

In hoger beroep is er echter geoordeeld dat dit verpakkingsmerk weinig onderscheidend vermogen bezit nu het een witte verpakking betreft met daarin een afbeelding van een brilmontuur. Dit werd als niet onderscheidend voor brillen beoordeeld. De overige elementen, zoals het merk IZIPIZI en het leesicoon op deze verpakking weden daardoor als het meest onderscheidende element gezien. Juist deze elementen wijken waardoor er in hoger beroep is geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en de verpakking van looplabb niet als inbreukmakend werd beoordeeld. 

Auteursrecht op verpakkingen

Op de opmaak van een verpakking kan ook auteursrecht rusten als de opmaak voldoende origineel is en creatieve keuzes zijn gemaakt. Bij auteursrecht is, in tegenstelling tot het merkenrecht, geen registratie vereist. In de kwestie tussen Izipizi en Looplabb werd naast een beroep op het merkrecht ook een beroep op het auteursrecht gedaan.

De rechtbank heeft geoordeeld dat er wel auteursrecht rust op de verpakking van Izipizi. Om tot auteursrecht inbreuk te komen is het echter ook noodzakelijk dat de totaalindruk van de verpakking overeenstemt met die van Looplabb. De rechter was van oordeel dat de totaalindruk niet overeenstemde en heeft het beroep op auteursrecht afgewezen terwijl het beroep op het merkenrecht in eerste instantie wel succesvol was Hieruit kunnen we concluderen dat een merkregistratie voor de opmaak van een verpakking een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het auteursrecht.

Modelrecht op verpakkingen

Moose Toys vs UP International

Indien de verpakking of de opmaak daarvan nieuw is, dat wil zeggen niet langer dan een jaar op de markt is, dan kan de (vorm of) opmaak van een verpakking ook als een model geregistreerd worden.

Op basis van een modelregistratie kun je optreden tegen het gebruik van een identieke verpakking of een verpakking die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het geregistreerde model. Indien je als producent meerdere verpakkingen hebt, bijvoorbeeld doordat er meerdere smaakvarianten zijn, dan kun je deze relatief goedkoop als een meervoudig model registreren. De registratie van een model is in de EU is daarmee heel gemakkelijk en snel.

De geïnformeerde gebruiker is een vrij oplettende consument die relatief snel verschillen ziet. Desondanks kunnen producenten succesvol een beroep doen op hun modelregistraties. Op basis van de modelregistratie van een verpakking voor slijm heeft Moose Toys onlangs succesvol opgetreden tegen gebruik van een overeenstemmende verpakking. De rechter oordeelde dat de kenmerkende ontwerpkeuzes door UP international zijn overgenomen. Het ging hierbij met name om het gebruik van binnen- en een buitenpot, waarbij de buitenpot transparant is en de vormgeving en de verhoudingen van beide potten overeenstemmend zijn waardoor beide verpakkingen dezelfde algemene indruk wekken en er sprake is van modelinbreuk.

Conclusie 

Om als merkhouder uw unieke positie in de markt zoveel mogelijk te beschermen is het te adviseren om een onderscheidende verpakking te ontwikkelen waarbij u qua kleurgebruik en grafische elementen afwijkt van hetgeen reeds op de markt is. Vervolgens is het te adviseren om deze verpakking ook als merk en/of model te registreren in de relevante territoria. Indien derden vervolgens de opmaak van uw verpakking kopiëren dan kunt u op basis van uw merkregistratie, al dan niet in combinatie met het auteursrecht en het modelrecht succesvol bezwaar maken tegen gebruik van een overeenstemmende verpakkingsopmaak en vormgeving mits er een gevaar voor verwarring is.