I. Introducción
La protección de los derechos de propiedad industrial (como los signos distintivos, las patentes, los diseños y modelos industriales, los modelos de utilidad y secretos industriales) ha probado ser un pilar fundamental para fomentar la innovación y el desarrollo económico a nivel mundial. Estos derechos aseguran, en primer lugar, que sus titulares puedan beneficiarse económicamente de su uso y explotación , mientras que, de manera paralela, incentivan la creatividad, el progreso y el desarrollo económico.
Pero, ¿qué pasa cuando estos derechos son vulnerados por terceros? Las leyes en México ponen al alcance de los titulares procedimientos de carácter administrativo para demandar el cese de conductas infractoras a través de las cuales se infringen dichos derechos. De igual manera, se prevén sanciones administrativas en contra de la persona que resulte declarada infractora a la ley. Sin embargo, antes de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que más adelante analizaremos, no era posible reclamar daños y perjuicios o la reparación del daño ante la autoridad administrativa que haya resuelto el procedimiento, debido a que era necesario obtener una resolución firme, lo que demoraba muchos años de litigio, para después reclamar daños ante un Juez en materia Civil.
Por otra parte, la historia nos muestra que el resultado de estos procedimientos administrativos, consistentes en la aplicación de multas, no ha sido lo suficientemente efectivo para desincentivar las conductas ilícitas de terceros en torno a los derechos de propiedad industrial. Ello debido a que, en proporción al número de procedimientos de infracción que se resuelven en México, so n muy pocos los casos donde se han reclamado daños y perjuicios con resoluciones en las cuales se condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios.
Por ello, cuando estos derechos son vulnerados, además de los procedimientos administrativos para reclamar las infracciones de terceros, también se hace necesaria la existencia de mecanismos efectivos para reclamar la reparación o indemnización de los daños y perjuicios que el titular pudo haber sufrido como consecuencia de la conducta infractora.
Ante esta situación, el marco legal para obtener una indemnización ha evolucionado a lo largo de los años, incluyendo actualmente procedimientos de carácter administrativo para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos derechos y que se tramitan ante la propia autoridad que declaró la infracción por violar derechos de propiedad industrial.
Por ello, en este artículo examinaremos cómo han cambiado los procedimientos para reclamar daños y perjuicios derivados de la violación de estos derechos, desde las primeras normativas hasta las leyes más recientes. Además, analizaremos el impacto de estos cambios en la práctica jurídica y en la protección efectiva de la propiedad industrial en México.
II. Desarrollo
En la legislación mexicana, los daños y perjuicios se conciben como la afectación que ha sufrido una persona como resultado de un hecho ilícito, por parte de un tercero, que vulnera sus derechos. Según el Código Civil Federal, los daños y perjuicios comprenden tanto el daño material, que incluye la pérdida o deterioro de bienes, como el lucro cesante, que se refiere a las ganancias dejadas de percibir debido al acto ilícito (García, 2015).
Este mismo Código Civil Federal, en su artículo 1910, establece que "el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima" (Código Civil Federal, 2022a). Esta disposición sienta las bases para la responsabilidad civil en México y el derecho a reclamar la reparación de los daños y perjuicios o su indemnización.
Aunado a lo anterior, el artículo 2110 del mismo código establece que "la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en la reinstalación de la situación anterior, cuando sea posible, o en el pago de daños y perjuicios" (Código Civil Federal, 2022b). Esto significa que el afectado puede escoger entre la reparación del daño, cuando esta sea posible, o una indemnización de carácter económico.
En el contexto de la propiedad industrial, estos principios generales se aplican a las infracciones de derechos de propiedad industrial, como las patentes de invención, los modelos y diseños industriales, los signos distintivos y demás figuras que la ley regula. Considerando que la comisión de las infracciones administrativas constituyen hechos ilícitos, el responsable tendrá la obligación de reparar el daño, mientras que el titular afectado puede exigir dicha reparación dentro de un sistema legal efectivo y que responda a la realidad de nuestro país. Esto sucede debido a que, si bien en los últimos años se ha incrementado el número de juicios en los cuales se reclaman daños y perjuicios con resoluciones de condena que abordan aspectos interesantes para su cuantifi cación (como la valoración de las pruebas, la prescripción de la acción y la cuantifi cación de los daños), algunos de estos casos son francamente frívolos, lo que pone de manifi estos la necesidad de criterios orientadores que ayuden a construir nuestro sistema legal.
A continuación, analizamos las principales leyes relativas al reclamo de daños y perjuicios, comenzando por la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que marcó un hito en la regulación de la propiedad industrial en el país.
1. Ley de Invenciones y Marcas de 1976
La Ley de Invenciones y Marcas, promulgada y publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 10 de febrero de 1976, representó un cambio signifi - cativo en la regulación de la propiedad industrial en México. Esta ley proporcionó una estructura detallada para la protección de las patentes y marcas en particular, adaptándose a las necesidades del entorno comercial y tecnológico de la época.
Podemos destacar que esta ley defi nió de manera específi ca los criterios para la patentabilidad de las invenciones. El artículo 4 establece que una invención debía ser nueva, implicar una actividad inventiva, y ser susceptible de aplicación industrial para ser considerada patentable (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 4). Mientras que el artículo 40 de la misma ley contempla una vigencia de 10 años improrrogables (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 40).
En cuanto a las marcas, el artículo 112 estipulaba que el registro confería derechos exclusivos sobre el uso de la marca por un período de 5 años, renovable indefi nidamente por períodos iguales. Este marco legal fue fundamental para permitir a los titulares de marcas proteger sus activos y prevenir el uso no autorizado de terceros (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 112). Reyes señala que la ley fue un paso adelante para garantizar una protección adecuada y efectiva para los titulares de marcas en un mercado cada vez más globalizado (2010).
1.1. Procedimientos para reclamar daños y perjuicios
La Ley de Invenciones y Marcas abordó por primera vez la cuestión de los daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial. El artículo 214 permitía a los titulares de derechos solicitar "la reparación y el pago de los daños sufridos con motivo de la infracción". (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 214). Sánchez (2012) destaca que estas disposiciones fortalecieron los mecanismos legales para que los titulares de derechos pudieran obtener compensaciones justas y adecuadas, mejorando así la efi cacia del sistema de propiedad industrial en México.
Adicionalmente, el artículo 215 permitía a los titulares presentar demandas civiles ante los tribunales competentes para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios consecuencia de las infracciones sufridas. Esta disposición fue crucial para garantizar que los afectados pudieran buscar justicia y reparación efectiva (Ley de Invenciones y Marcas, 1976, Art. 215). De igual manera, sentó las bases para que, en las leyes posteriores en la materia, se aumente la regulación de este tipo de reclamos civiles derivados de los procedimientos administrativos.
1.2. Impacto y evolución
La Ley de Invenciones y Marcas de 1976 tuvo un impacto signifi cativo en el fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial en México. Estableció un marco legal claro y detallado que permitió una mejor defensa de los derechos de exclusividad y, concretamente, fue la primera en incluir disposiciones específi cas sobre la posibilidad de acudir a la vía civil a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que los titulares de derechos pudieron haber sufrido como resultado de conductas infractoras de terceros.
No obstante, con el tiempo, surgió la necesidad de actualizaciones y reformas para mantener una legislación consistente con las normas internacionales y responder a las nuevas realidades del mercado. Este proceso de evolución llevó a la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial en 1991, que incorporó mejoras y ajustes necesarios, ampliando y refi nando la protección de los derechos de propiedad industrial en México.
2. Ley de la Propiedad Industrial de 1991
La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 marcó un hito crucial en la protección de los derechos de propiedad industrial en México y, específi camente, en los mecanismos y reglas para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios.
Esta legislación fue diseñada para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio global y las normas internacionales, especialmente en preparación para la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Organización Mundial del Comercio [OMC], 1994; Secretaría de Economía, 1991).
Efectivamente, la adhesión de México al TLCAN y ADPIC fue un factor crucial en la creación de Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus posteriores reformas, pues estos acuerdos requerían que México ajustara sus leyes para cumplir con los estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual.
Por un lado, la integración en el TLCAN implicaba la creación de un entorno económico más competitivo y abierto en América del Norte. Para México, esto significaba asegurar que sus leyes de propiedad industrial proporcionaran un nivel de protección suficiente para fomentar el comercio y la inversión extranjera, además de proteger las innovaciones nacionales en un mercado más amplio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], 1994).
Por otro lado, al adherirse al ADPIC, México se comprometió a cumplir con normas internacionales que dictan cómo los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes y marcas, deben ser protegidos y aplicados. Esto incluyó requisitos sobre la duración de las patentes, la protección de la información no divulgada, y procedimientos legales para la aplicación de esos derechos (OMC, 1994).
Esta alineación con estándares internacionales buscó no solo mejorar la protección de la propiedad intelectual en el territorio nacional, sino también garantizar que los productos y servicios mexicanos gozaran de protección adecuada en los mercados internacionales, facilitando así el comercio transfronterizo y la inversión. La reforma legislativa de 1991 fue, por lo tanto, un paso esencial para la integración económica de México en el panorama global, promoviendo una economía basada en el conocimiento y el respeto por la innovación y la creatividad.
2.1 Modernización de la protección de la propiedad industrial
Con la ley de 1991, se actualizó significativamente la legislación en torno a las patentes, ampliando la definición de qué podría ser patentable y clarificando los requisitos como la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial. Al extender la protección de patentes a 20 años, se estableció un equilibrio entre incentivar a los inventores y permitir eventualmente que las innovaciones entraran en el dominio público, beneficiando así a la sociedad en su conjunto.
En cuanto al tema de marcas, se introdujo un sistema más robusto para su registro y defensa, incluyendo logotipos. Se establecieron medidas más estrictas contra la piratería y la competencia desleal, protegiendo no solo las marcas tradicionales sino también las denominaciones de origen y las marcas colectivas, lo cual fue fundamental para productos con identidad regional específica.
2 .2 La regla del 40% para calcular la indemnización de daños y perjuicios.
Uno de los aspectos más importantes de esta Ley fue la inclusión de la "regla del 40%", la cual transformó la manera en que se cuantificaba la indemnización por los daños y perjuicios en casos de infracción a derechos de propiedad industrial.
La regla del 40% fue una respuesta directa a la necesidad de encontrar un mecanismo más eficiente para cuantificar el monto de la indemnización en la resolución de casos de infracción de propiedad industrial. La ley buscó ofrecer una solución que minimizara los largos y costosos procesos judiciales que a menudo eran necesarios para determinar los daños y perjuicios. Al establecer un mínimo equivalente al 40% de los ingresos de productos o servicios infractores, la ley creó un método claro y predecible para calcular compensaciones, facilitando así un proceso legal más ágil y menos sujeto a interpretaciones divergentes que podrían prolongar los litigios (Gaceta del Senado, 1991).
Esta disposición específica puso un énfasis considerable en la responsabilidad económica de las infracciones, haciendo que las consecuencias de violar la propiedad industrial fueran tangibles y significativas, además de la multa que la autoridad administrativa impone al infractor. Al establecer un umbral de indemnización, la ley también ayudó a nivelar el campo de juego entre pequeñas empresas y corporaciones más grandes, permitiendo que los innovadores más pequeños tuvieran la seguridad de que podrían defender sus derechos efectivamente. Esta medida no solo fortaleció las protecciones, sino que también incentivó el respeto por la propiedad industrial dentro del mundo empresarial de México, reduciendo potencialmente los casos de infracción debido al riesgo de sanciones económicas sustanciales.
Además, la regla del 40% refl ejó una tendencia internacional hacia la simplifi cación en la determinación de los daños en casos de infracción de propiedad industrial. Aunque cada país tiene su propio enfoque, la decisión de México de implementar un porcentaje fi jo como parte del cálculo de los daños es relativamente única y representa un enfoque práctico para asegurar que los titulares de derechos reciban una compensación justa y sufi ciente. Este enfoque está en línea con los esfuerzos globales para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y asegurar que las leyes sean sufi cientemente disuasivas para desalentar la infracción (International Intellectual Property Institute, 2019).
Si bien es cierto que la regla del 40% fue elogiada por su claridad y por proporcionar un mecanismo disuasivo fuerte, también ha enfrentado y enfrenta críticas. Algunos críticos sostienen que puede resultar en compensaciones que no refl ejan adecuadamente el daño real sufrido, especialmente en casos donde el 40% de los ingresos del infractor supere ampliamente las pérdidas del titular del derecho. De igual manera, se critica que el cálculo de la indemnización requiera de la cooperación del infractor y demandado en la acción civil, pues será necesario que ponga a disposición su información contable sobre las ventas del producto o servicio infractor, y esto puede ser aprovechado por el demandado para entorpecer el trámite de la cuantifi cación.
En cambio, defensores de la regla argumentan que su existencia es crucial para el cumplimiento efectivo de la ley y para mantener un entorno de negocios donde la innovación y la creatividad sean adecuadamente valoradas y protegidas. Asimismo, alegan que, el hecho de establecer un porcentaje mínimo de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio infractor desincentiva las conductas infractoras de terceros a derechos exclusivos. Cabe mencionar, que este porcentaje puede incluso ser si el actor acredita que sufrió daños y perjuicios mayores al 40% que establece la Ley.
Es importante puntualizar que, no existía claridad en esta Ley respecto a la procedencia de una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios causados.
Efectivamente, desde la entrada en vigor de la Ley hasta principios del año 2004, los titulares de derechos de propiedad industrial aprovecharon la poca claridad en la redacción de las disposiciones sobre los reclamos de daños y perjuicios y la regla del 40% para iniciar acciones civiles sin agotar previamente el procedimiento administrativo de infracción ni obtener una resolución favorable para los intereses del titular del derecho, es decir, que se declarara infractor al demandado.
Esta situación escaló hasta nuestros Tribunales Federales, quienes, atendiendo a la importancia del tema y la cantidad de asuntos recibidos, emitieron tres criterios no obligatorios que, por su importancia, citamos a continuación:
Criterio 1:
PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN.
La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la fi nalidad de éstas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la fi nalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001)
Criterio 2:
MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002)
Criterio 3:
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).
La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el único medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003)
Claramente estábamos en presencia de dos criterios jurídicos completamente opuestos. Mientras dos de las tesis establecían que no era requisito agotar previamente el procedimiento de infracción y obtener una resolución favorable para interponer una acción civil reclamando una indemnización por daños y perjuicios, el tercero determinó que, para la procedencia de una acción civil de esta naturaleza, era necesaria una resolución administrativa previa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en donde se declarara la infracción a los derechos del titular.
Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo esta contradicción de criterios. Esto tuvo como resultado que, en mayo de 2004, emitiera una jurisprudencia obligatoria, en la cual determinó que, para que una acción civil reclamando una indemnización por los daños y perjuicios en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, era necesaria una declaración firme por parte del IMPI sobre la existencia de infracciones en la materia. Es decir, una resolución fi nal por parte de la autoridad administrativa por medio de la cual resolviera que existieron conductas infractoras por parte del demandado. Esta jurisprudencia es la siguiente y que traemos a colación por su importancia:
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Originally Published by Revista de Actualidad Mercantil N°9
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