Wanneer u een merk wenst te registreren is onderscheidend vermogen cruciaal. Opdat het merkenrecht u het alleenrecht op een teken zou geven, moet uw merk uw producten voldoende kunnen identificeren zonder hun eigenschappen te beschrijven. Hierbij zal de merkenadministratie u geen onwezenlijke creatieve eisen opleggen, maar dient u een minimum aan originaliteit aan de dag te leggen.
Onlangs werd de voorwaarde van het onderscheidend karakter van een merk onder de loep genomen door het EU-Gerecht. Het Chileens bedrijf – The Not Company – is actief in de voedingsindustrie. Hun producten worden vervaardigd door een combinatie van planten om zo de smaak en textuur van dierlijke producten na te bootsen. Om deze innovatie in de verf te zetten gebruikt dit bedrijf onder andere de volgende benamingen voor haar producten: "NOTCHICKEN", NOTBURGER" en "NOTMILK". Bij de toetsing van het onderscheidend vermogen zitten we hier duidelijk in de gevarenzone.
The Not Company besliste in 2021 om het onderstaande logo te deponeren in de EU voor melkvervangers (klasse 29) en drankjes gemaakt van een mengsel van fruit- en groentesappen, groentesappen en plantaardige drankjes (klasse 32):
Ondanks de visuele elementen, zijnde de kleuren, lettertype en het gedraaide logo, besliste het EUIPO, niet volledig onverwacht, dat dit logo te beschrijvend is. Omwille van het gebrek aan onderscheidend vermogen werd het merk geweigerd.
The Not Company besloot om in beroep te gaan. De beslissing werd echter gehandhaafd, aangezien het publiek zou begrijpen dat "NOT MILK" duidelijk aangeeft dat de bovenstaande producten geen melk of zuivelproducten bevatten.
Ondanks deze nieuwe tegenslag stelde de aanvrager beroep in bij het Gerecht van de Europese Unie. Volgens The Not Company zal dit logo niet onmiddellijk begrepen worden door de consument, maar zal hem aanzetten tot nadenken. Het EUIPO houdt echter vol dat "NOT MILK" een duidelijke beschrijvende boodschap meegeeft en dat de grafische elementen onvoldoende zijn om dit te weerleggen. Het Gerecht bevestigt dus de afwijzing van de merkaanvraag.
Bij het kiezen van een merk met beschrijvende elementen is er vaak een verschil in visie tussen de marketeer en de merkenjurist. Bij het lanceren van een nieuw product wil men vaak een duidelijke en heldere boodschap meegeven aan de consument. In dit geval: "NOT MILK". Vanuit merkenrechtelijk opzicht gaat zo'n duidelijke boodschap in tegen één van de cruciale voorwaarden voor registratie. Om die reden moet er een evenwicht gevonden worden tussen die twee visies. Een beschrijvend merk kan alsnog geregistreerd worden indien men andere in het oog springende elementen toevoegt zoals onderscheidende woorden of visuele elementen. Zo heeft The Not Company wel een EU-registratie verkregen voor het merk: "X NOTCO NOT MILK".
Een andere mogelijkheid om een beschrijvend teken alsnog te registreren is door intensief en langdurig gebruik aan te tonen. Hierbij moet er een sterke associatie ontstaan tussen een teken en de onderneming. Op die manier kan een merk zoals "NOT MILK", op termijn, en mits voldoende marketinginspanningen, aanspraak maken op merkregistratie.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
