未勾选同日双申，发明专利申请恐将直接驳回

去年11月，《专利审查指南》迎来了一次重要修改。其中，针对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的情形（业内俗称“同日双申”或“一案双申”），审查规则作出了较大调整。

最近，我们在实务中陆续收到了一些审查意见通知书，一个明显的感受是：此次调整之后，审查员对同日双申案件的审查变得非常严格。如果还按照过去的思路来处理，很可能导致发明专利申请直接被驳回，给申请人带来不可挽回的损失。

本文结合最新案例，梳理新规下的核心变化，并给出实务建议，供大家参考。

一、新规改了哪里？

先看修改后的规定。

《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节最后一段修改为：

对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，根据专利法实施细则第四十七条的规定，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理；作出说明的，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。

修改之前，原文是这样的：

对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止并且申请人在申请时分别作出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此，在对上述发明专利申请进行审查的过程中，如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行选择或者修改。

对比一下，变化主要在三个方面：

第一，已勾选同日双申的案件，授权路径唯一化。旧规下，申请人既可以通过修改发明专利申请的权利要求来避开重复授权，也可以选择放弃实用新型。新规删除了“通过修改发明专利申请”这一选项。也就是说，对于已经作出同日双申说明的案件，即便申请人通过修改使发明专利申请的权利要求的保护范围与实用新型不同，仍须放弃实用新型专利权。“以修改代替放弃”的路径已被彻底封闭。

第二，已勾选同日双申的案件，须维持实用新型有效。由于仅能通过放弃实用新型专利权来换发明授权，那在发明授权之前，务必要保持实用新型专利权的有效性。如果因为未缴纳年费等原因导致实用新型提前终止，发明专利申请将因无法满足“放弃实用新型专利权”的条件而不能授予专利权。

第三，未勾选同日双申的案件，直接适用禁止重复授权。对于在申请时未作出说明的双申案件（即未勾选同日双申），由于未履行《专利法实施细则》第四十七条规定的说明义务，后续发明专利申请将不适用同日双申的例外规则，而直接适用《专利法》第九条第一款关于禁止重复授权的规定。这意味着，即使发明专利申请符合其他授权条件，也将因同样的发明创造已被授予实用新型专利权而被驳回，且后续无法通过补正或修改的方式克服该缺陷。

二、实务案例分析

近期，我们收到一份针对同日双申案件中发明专利申请的审查意见通知书。该案中，申请人在申请时未勾选同日双申，即未作出“对同样的发明创造已申请了另一专利”的说明。审查员在审查意见通知书中明确指出：

上述审查意见体现了新规下对未勾选同日双申案件的严格处理态度。根据修改后的《专利审查指南》，未在申请时作出说明的同日双申案件，将直接适用《专利法》第九条第一款的规定，即“同样的发明创造只能授予一项专利权”。由于实用新型专利权已经获得授权，发明专利申请因构成重复授权而不能被授予专利权。

更为关键的是，这一缺陷无法通过后续修改来克服。在原规则下，申请人尚可通过修改发明专利申请的权利要求，使两者的保护范围产生差异，从而规避重复授权的认定。但在新规下，“通过修改发明专利申请避免重复授权”的路径已被删除，审查员不再给予申请人选择或修改的机会，而是直接以不符合《专利法》第九条第一款为由作出驳回结论。这意味着，一旦因未勾选同日双申而触发禁止重复授权条款，发明专利申请的驳回将成为终局性结果，没有救济途径。

三、风险提示与实务建议

（一）既往操作模式的风险

在《专利审查指南》修改之前，由于勾选同日双申会使发明专利申请的审查周期显著拉长（通常超过四年），不少申请人采取了“不勾选同日双申”的策略：在发明专利申请审查过程中，通过对权利要求进行范围修改，使发明与实用新型的保护范围产生差异，以此满足避免重复授权的要求，再根据实际需要选择维持发明专利权和/或实用新型专利权。这种“鱼和熊掌兼得”的操作方式，在新规下已经彻底失效。

不仅如此，继续采用这种操作方式将带来重大风险：发明专利申请将因不符合《专利法》第九条的规定而被直接驳回，且驳回之后没有任何补救途径。对于技术价值较高、申请人希望通过发明专利获得长期保护的技术方案而言，这一后果尤为严重。

（二）实务建议

结合申请人的实际需求和目前新规的要求，提出如下实务建议：

1. 申请时务必勾选同日双申，履行说明义务。这是获得实用新型与发明专利接续保护的唯一合法途径。只要想通过同日双申来“先拿新型、再等发明”，就必须在申请时分别作出说明。一旦遗漏，后续没有任何补救手段，发明专利申请将直接被驳回。
2. 合理把握放弃实用新型专利权的时机，避免“双失”。申请人应在发明专利申请经审查符合授权条件、收到审查意见通知书要求声明放弃实用新型专利权后，再行作出放弃声明。若在发明专利申请审查阶段主动放弃实用新型专利权，发明专利申请会因为无法放弃实用新型专利权而被驳回，将造成实用新型专利权已失效、发明专利无法授权的“双失”后果，权利保护将彻底落空。
3. 未勾选说明的，权利要求范围必须有实质性差异。如果出于某种考虑，确实没有勾选同日双申，那务必要确保发明专利申请中每一项权利要求的保护范围，都与实用新型专利权的保护范围存在实质性的差异，即两者不属于“同样的发明创造”。唯有如此，才能避免被认定为同日双申且未作出说明，从而避免发明专利申请因适用禁止重复授权条款而被驳回。需要强调的是，此处所谓“实质性差异”不建议通过并入从属权利要求的特征及调整引用关系等方式实现，而应当在技术方案层面形成真正的区别。
4. 申请前进行策略评估，合理选择申请路径。新规之下，同日双申策略已从“双保险”转变为“接力跑”，对于希望获得发明授权的双申案件来说，实用新型仅作为临时保护手段，最终必须放弃。建议申请人在提交申请前，根据技术生命周期、市场价值等因素综合评估申请策略：若技术生命周期较短（2-3年），可考虑直接申请实用新型；若技术价值高、保护期需求长，可考虑直接申请发明专利或采用同日双申策略，但应充分评估审查周期和权利衔接的安排。

结语

本次《专利审查指南》关于同日双申规则的修改，核心在于回归《专利法》第九条禁止重复授权的立法本意，强化程序规范，收紧审查尺度。对于知识产权从业人员和申请人而言，应当充分认识规则变化带来的实质影响，及时调整申请策略。特别是对于后续拟提交的同日双申案件，建议在申请准备阶段即做好策略评估与程序合规审查，确保专利保护策略与规则要求相匹配。

关键词： 专利审查指南、同日双申、申请发明专利、实用新型专利权

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