Marketingteams en juridische adviseurs verschillen vaak in de benadering van het creëren van een merknaam en/of logo. De marketingafdeling geeft vaak de voorkeur aan namen die door hun juridische collega's als 'beschrijvend' worden beoordeeld in het kader van merkenwetgeving die beschrijvende aanduidingen uitsluit van bescherming. Ontdek hoe je de juiste balans kunt vinden in de benadering van merk- en naamcreatie.
Merken kunnen worden gevormd door tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:
a. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en;
b. in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen
Denk hierbij aan onder meer woorden, logo's, afbeeldingen, slogans, vormen en kleuren, of een combinatie van al deze elementen.
Niet elk woord, teken, symbool of grafisch element kan echter als merk worden geregistreerd. Om geregistreerd te kunnen worden moet het voorgestelde merk aan een aantal voorwaarden voldoen waaronder het vereiste van 'onderscheidend vermogen'. Er zijn verschillende factoren die bepalen of een merk aan deze voorwaarde voldoet.
Onderscheidend vermogen beoordelen bij merk- en handelsmerkcreatie
Enkele belangrijke vragen om te stellen bij het beoordelen van je shortlist van merknamen zijn:
Is het een gangbare term in jouw sector?
Het is mogelijk om een gangbare term te gebruiken, zolang die term niet gebruikelijk is in de sector waarin je opereert. Bijvoorbeeld, Diesel functioneert als merk in de mode-industrie, maar zou niet worden geaccepteerd als merk voor brandstof. Hetzelfde geldt voor Apple in de computerbranche.
Is de term generiek?
Hoewel veel marketeers het succes van merken zoals 'google' bewonderen, waarschuwen merkenrechtsspecialisten voor het gebruik van merknamen als zelfstandig naamwoord of werkwoord, omdat het risico bestaat dat de benamingen dan generiek worden. Als een merknaam wordt geaccepteerd als een algemene beschrijving van het soort goederen of diensten waarop het merk van toepassing is, zal het niet langer in aanmerking komen voor registratie en daarmee bescherming
Is het een neologisme?
Je kunt ervoor kiezen om twee woorden te combineren en daarmee een merknaam te vormen die in aanmerking komt voor bescherming als merk. Het creëren van een nieuw woord op deze manier kan onderscheidende merknamen opleveren. Echter, het feit dat het resulterende woord niet in een woordenboek te vinden is, is geen garantie dat het kan worden geregistreerd als merk (bijv. als het duidelijk een combinatie is van twee beschrijvende termen).
Heb je gekozen voor een acroniem?
Hoewel merknamen zoals KFC of DHL onmiddellijk herkenbaar zijn vanwege hun lange aanwezigheid op de markt, zijn drieletterige handelsmerken over het algemeen moeilijk te onthouden en hebben zij zolang er geen bekendheid is een beperkt onderscheidend vermogen en daarmee ook een beperkte beschermingsomvang.
Betekent de naam iets in een andere taal? Let er op dat je geen woord kiest dat een negatieve betekenis heeft in een andere taal, zoals autofabrikant Ford op pijnlijke wijze ontdekte bij de lancering van de Ford Pinto in Brazilië omdat Pinto een Portugees woord is voor een straattaal synoniem van penis
Bevat het merk een grafisch element?
Het is mogelijk om aan de eis van onderscheidend vermogen te voldoen door een grafisch element toe te voegen aan een beschrijvende naam. Echter, de toevoeging moet iets 'extra's' bijdragen aan het merk. Een afbeelding van een kiwi aan het woord 'KIWI' toevoegen, zou het merk bijvoorbeeld niet onderscheidend maken voor fruit, maar het toevoegen van een niet-gerelateerd element, zoals een onderscheidend geometrisch figuur, wel. Het is echter belangrijk om te beseffen dat het resulterende merk dan alleen het geheel beschermt en niet de afzonderlijke elementen.
Wordt het merk veel gebruikt?
Als het kan worden aangetoond dat het in beginsel beschrijvende of niet onderscheidende merk door langdurig en/of intensief gebruik in de markt is ingeburgerd, kun je toch een merkregistratie verkrijgen. Daarvoor zal moeten worden aangetoond dat het teken op dermate grote schaal is gebruikt dat consumenten het zien als een herkomstaanduiding van de goederen of diensten en niet als een beschrijving. Audi verkreeg met een beroep op verworven bekendheid een merkregistratie voor de beschrijvende Duitse uitdrukking 'VORSPRUNG DURCH TECHNIK' (vooruitgang door technologie) op die basis.
Het beoordelen van het onderscheidend vermogen vindt plaats op basis van verschillende criteria. Het is echter mogelijk om de haalbaarheid van de registratie te beoordelen door het merk te bekijken op beschrijvende en onderscheidende elementen. Het is ook belangrijk om te controleren of het merk beschikbaar is voordat je het lanceert.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
