Turkey: Yargi Kararlari Işiğinda Taninmiş Markanin Sulandirilmasi

ÖZET

Geleneksel markalara göre daha fazla emek ve çaba ile ortaya çıkan tanınmış markalar, ihlâllere daha açık konumda olup daha üst düzeyde korunması gerekmektedir. Sulandırma korumasında, geleneksel korumadan farklı olarak markanın tescilli olduğu sınıf dışındaki mal ve/veya hizmetler açısından koruma söz konusu mevcut olup sulandırma fiili farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Markanın sulandırılmasına karşı koruma hakkında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği hukukunda sayısız eserler, yasal düzenlemeler ve kararlar bulunmaktadır. Ülkemizde ise, son dönemlerde Yargıtay kararlarında bu kavrama atıf yapılmaya başlanarak bu kavram Türk Hukukunda da önemli bir yer almaya başlamıştır. Makalemizde markanın sulandırılmasının koşulları ve çeşitlerinden bahsedilerek sulandırma hakkındaki kararlara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Tanınmış Marka, Sulandırma, Markanın Sulandırılması, Bulanıklaştırarak Sulandırma, Lekeleyerek Sulandırma.

GİRİŞ

Uluslararası ticaretin gün geçtikçe artması markaların ihlâlini gündeme getirmektedir. Markaların sınırlarını aşması daha fazla talep ve tercih edilebilirliği artırdığından ihlâl kaçınılmaz olmaktadır. Marka koruması denilince "karıştırma ihtimâline karşı koruma" akıllara gelmekteyse de harcanan emek ve maddi değer göz önünde tutularak markaların tescilli olduğu sınıf dışındaki mal ve/veya hizmetler açısından da korunması gerekmektedir. Geleneksel korumaya nazaran kapsam ve sınırları daha belirsiz ve tartışmalı olan "sulandırmaya karşı koruma" kavramının gerek ülkemizde gerekse uluslararası hukuktaki yerinin tespiti önem arz etmektedir. Tanınmış markaya daha üstün koruma sağlayan markanın sulandırılması koruması, markanın sulandırılması şartları, sulandırılma kavramının yargı kararlarındaki yeri çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

1. TANINMIŞ MARKA VE SULANDIRMA KAVRAMLARI

Tanınmış marka "hedef kitlesi dışında da toplumun önemli bir kesimince bilinen, kalite ve güven simgesi haline gelen işaretler" şeklinde tanımlanmakta olup¹ diğer markalara nazaran daha yoğun emek ve yatırım yapılması sonucu meydana gelir. Tanımdan hareketle mal veya hizmetin kaynağını gösteren tanınmış marka, Tüketiciye güven verir ve markayı tanıyan müşteriler hizmet dışı bir faaliyet alanı gördüklerinde marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiği düşüncesiyle tercihlerini bu markadan yana kullanma eğilimine girerler.

Sulandırma kelimesi, su veya başka bir sıvı katıp karıştırarak yoğunluğunu azaltmak şeklinde tanımlanmaktadır. Markanın sulandırılması ise tüketicilerin, marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiği düşüncesine bürünerek tanınmış marka ile işletme arasındaki bağın zayıflaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tanınmış markalar için koruma, aynı veya benzer mallar yanında farklı mal ve hizmetler için de koruma kapsamındadır.

Markanın sulandırılması durumunda korunan taraf tüketici değil, marka sahibidir. Bu koruma aynı zamanda, tanınmış markanın izinsiz bir şekilde kullanılarak bundan fayda sağlanılmasını ve markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zedelenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, tanınmış bir markanın aynısının veya benzerinin, aynı/benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucu, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal veya hizmetler arasındaki bağın azalarak zarar görmesidir.² Markanın itibarının zarar görmesi ise, tanınmış bir markanın haksız yere kullanılması sonucunda tüketiciler nezdinde markanın olumlu imajın zarar görmesi ve olumsuz algılar yaratılması şeklinde tanımlanabilir.³

2. MARKANIN SULANDIRILMASI KOŞULLARI

Markanın kendinden sonraki kullanım sonucu, ayırt edicilik karakterinin ve itibarının zarar görmesiyle meydana gelen marka sulandırması için belirli bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Uluslararası hukukta ve Türk Hukukunda sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için öncelikle; (i) markanın tüketici nezdinde belirli bir düzeyde tanınmışlığa erişmiş olması aranmaktadır. Sulandırmaya karşı koruma bakımından tanınmışlığın ne olduğunu tespit eden ilk karar olan Chevy kararında, önceki markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, bu markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin yöneldiği tüketici kitlesinin büyük bir kısmı tarafından tanınır olması gerektiği yönünde karar verilmiştir. Akabinde, (ii) markalar arasındaki bağlantının varlığı, (iii) önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması ve (iv) markasal kullanım koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Taraf işaretleri arasındaki bağlantı koşuluna yer veren tek hukuki düzenleme, Amerika Birleşik Devletleri ("ABD") Revizyon Kanunu olup, Avrupa Birliği ("AB") ve Türk marka mevzuatlarında bağlantı koşuluna yer veren hukuki düzenleme bulunmamaktadır.⁴ Doktrinde de tüketicinin, sonraki işareti gördüğünde önceki markayı anımsamasının, mutlaka önceki markanın değiştirildiği yönünde bir algı oluşturmadığı, sonraki işareti gören tüketicinin algısının sadece bu markanın bildiği başka bir marka ile oldukça benzer olduğu düşüncesinden ibaret olabildiği ve böyle bir durumda, gerekli ve yeterli seviyede bağlantıdan bahsedilemeyeceği ifade edilmiştir.⁵ Avrupa Birliği Adalet Divanı ("ABAD") tarafından bu yöndeki görüşe uygun olarak, Adidas kararında; spor ayakkabılarında bulunan üç şeridin, sonradan "Fitnessworld" marka bluzlarda çift şerit olarak kullanılmasının, toplumun ilgili kesimi tarafından süsleme olarak algılanacağı, bu sebepten ötürü de taraf işaretleri arasında bağlantı kurmasının mümkün olmadığını yönünde kanaate varılmıştır.⁶

Sulandırmaya karşı korumanın özelliklerinden bir diğeri ise, itiraz aşamasında tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış; ihlâl halleri aşamasında ise sadece tescil edilmiş markaların korumadan yararlanabilecek olmasıdır. Marka kullanılmaya başlanmış ve hatta tanınmışlık kazanmış olmakla beraber tescil yapılması geciktirilmiş olabilmektedir. Bu durumlarda, hak kaybına uğramamak amacıyla önceki markanın tescil başvurusu aşamasında olması durumunda da sonraki tescil başvurusuna sulandırmaya dayalı olarak itiraz da bulunabilmesi gerekmektedir.

Doktrinde, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecek markaların, tescil ya da tescil başvurusu aşamasında olanlar ile sınırlandırılması eleştirilmiş ve korumanın tescilsiz markaları da içerecek şekilde yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının belirsiz yeri karşısında kanuni düzenlemelerden ayrılarak korumanın tescilsiz markaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi yerinde bir tercih olmayacaktır.

Bir diğer koşul ise, sonraki işaretin marka olma zorunluluğunun bulunup bulunmamasıdır. Uluslararası ve Türk marka mevzuatında, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için önceki işaretin bir marka olması gerekmekte iken sonraki işaretin marka olması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, sonraki işaret bir marka olmasa dahi sulandırmaya karşı koruma kapsamında bu işaretin markasal kullanımının gerekli olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir.⁷ Markasal kullanım "markanın mal ve hizmetlerin köken itibarıyla farklılıklarını belirtmeye imkân veren kullanım şekli" olarak tanımlanmaktadır.⁸ Sonraki kullanıcının önceki tarihli kullanıcının markasını, markasal kullanımı dışında ticaret unvanında veya işletme adında, eserlerde, tasarımlarda, program adlarında vb. kullanması durumunda markasal sulandırılmasının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin olarak ABD, AB ve Türk Hukuku'nda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

ABD Hukuku incelendiğinde konuya ilişkin farklı görüşler bulunmakta olup AB Hukuku uygulaması değerlendirildiğinde de markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin sabit bir yaklaşımın benimsenmediği görülmektedir. ABAD, bazı kararlarında markasal kullanımın gerekli olmadığını savunmuş ise de aksi yönde kararları da bulunmaktadır. ABAD, Céline davasında, ticari amaçla kullanım ve tüketiciler nezdinde bağlantı kurulması şartıyla markasal kullanım dışındaki diğer tür kullanımlara karşı da itirazda bulunulabileceğini ifade etmiştir⁹. Mahkeme'nin bu kararı açıkça markasal kullanımın zorunlu olmadığı görüşünde olduğunu göstermektedir.

Türk Hukuku'nda tescil engelleri kapsamında taraf işaretlerinin marka olması aranmakta iken ihlâl hallerine ilişkin düzenlemelerde, önceki işaretin marka olması kaydıyla sonraki kullanımın herhangi bir işaret olabileceği hüküm altında alınmıştır.¹⁰ Ancak sulandırma kapsamında sonraki işaretin markasal kullanımının zorunlu olup olmadığına ilişkin herhangi bir düzenleme Türk Hukuku'nda bulunmamaktadır. ABD ve AB'de olduğu gibi markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin yeknesak bir yaklaşım olmasa da genel eğilim marka ihlâlinin kabulü bakımından markasal kullanım koşulunun aranması gerektiği yönündedir.

3. ÖRNEK KARARLARLA SULANDIRMA ÇEŞİTLERİ

3.1. Bulandırarak Sulandırma

Tanınmış bir markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi, sulandırmanın en temel hallerinden biridir. Markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi, bir markanın rekabet hâlinde olmayan mal/hizmetlere ilişkin kullanılması sebebiyle markanın kimliğinin ve halkın zihninde tuttuğu yerin, başka bir ifadeyle markanın satış gücünün kademeli olarak kaybolması veya dağılması hâlidir.¹¹

Hukukumuzda, markanın itibarının zarar görmesine ilişkin doktrinde çeşitli görüşler bulunmakla beraber, Yargıtay konuya ilişkin kararlarının çoğunda sulandırmaya ilişkin genel değerlendirmeler yaptığından, bu kararlardan yola çıkarak markanın itibarının zarar görmesine ilişkin bir çıkarımda bulunmak oldukça güçtür.¹² Fakat Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun "DERBY Kararı" olarak bilinen kararı bu konu bakımından önem arz etmektedir. İlgili kararda, yerel mahkeme tarafından verilen kısmen kabul kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuş, yerel mahkeme ilk kararında direnmiş ve Hukuk Genel Kurulu Özel Daire bozma kararına uyulması gerektiğini yönünde karar vererek direnme kararını kaldırmıştır. Bahsi geçen karar aşağıdaki tespitleri içermektedir:

Yukarıdaki karar metninden de görüldüğü üzere, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dava konusu markaların sınıflarının farklı ve her iki markanın kullanıldığı ürünlerin birbirinden çok farklı sektörlere dâhil oldukları yönünde hüküm kurmuştur. Tanınmış "DERBY" markasının asıl olarak kullanıldığı kişisel bakımla ilgili tüketim sektörü, diğer "DERBYTECH" markasının ise endüstriyel ve zirai işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik alet ve makinelerin üretimi sektöründe yer aldıklarını belirtmiştir. Sayılan bu sebeplerle davacı markasını taşıyan tıraş bıçaklarının keskinlik ve paslanmazlık gibi niteliklerinin tüketicilerin tercihlerinde etkili olacağından ve bu durumun da davacı markasının olumlu imajından hukuka aykırı şekilde haksız bir yarar sağlamayacağı gerekçesiyle yerel mahkemece verilen direnme kararını kaldırmıştır.

3.2. Lekeleyerek Sulandırma

Diğer sulandırma hâli ise lekeleyerek sulandırmadır. ABD Revizyon Kanunu'nda lekeleyerek sulandırma "ünlü marka ile sulandırılan marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarının zarar görmesine sebebiyet veren ilişkilendirmenin sonucu" şeklinde tanımlanmıştır¹⁴. Tanınmış bir markanın aynısının veya benzerinin cinsel ya da aşağılayıcı çağrışımlar oluşturacak şekilde veyahut tanınmış marka sahibinin felsefesine aykırı bir şekilde veya tanınmış markanın müşterilerini çekmek amacıyla söz konusu markaya saldırgan şekillerde kullanılması durumlarında markanın itibarına zarar verme ihtimâli söz konusu olacaktır.

ABD hukukundaki davalar arasında en fazla üne sahip ve günceliğini koruyan dava, spor kıyafet üreticisi Nike Inc. ve bir sanat kolektifi olan MSCHF Product Studio ("MSCHF") arasında görülmekte olan davadır. Uyuşmazlık konusu özet olarak bir sanat kolektifi olan MSCHF Product Studio'nun "Satan Shoes" isimli ayakkabıları piyasaya sürmesiyle başlamıştır. Satan Shoes isimli ayakkabılar esasen Nike Air Max 97 model ayakkabının modifiye edilmesi ile oluşturulmuştur ve tasarımında çeşitli satanik öğeler içermektedir.

Bu sebeple, Nike Inc. markanın sulandırıldığı gerekçesiyle "Eşitlik ilkesi ve mahkemenin makul olduğuna kanaat getirdiği diğer şartlara göre, üçüncü bir kimsenin, ünlü bir marka ya da ticaret unvanını ticari olarak kullanımı, bu markanın ünlü olmasından sonra başlamış ise ve markanın ayırt edici karakterinin sulandırılmasına sebep oluyorsa, ünlü marka ya da ticaret unvanı sahibi bu kullanıma engel olmak hakkını haiz kılınabilir."¹⁵ şeklindeki maddeye dayanarak dava açmıştır.

Nike Inc. markasının ayırt ediciliğinin azaldığını ve Nike ile satanik ögelerin bir arada kullanılması suretiyle Nike markasının tanınmışlığının lekelenerek markanın sulandırıldığını, Nike markasını ve logosunu kafa karıştıracak kadar benzer şekilde kullanarak reklam, tanıtım ve satış yapması, tüketiciler nezdinde karıştırılmaya ve/veya karıştırılma ihtimâline yol açtığı yönünde iddialarda bulunmuştur.

MSCHF ise Brooklyn merkezli bir sanat kolektif olduğu ve New York Times tarafından günümüz kültürel değerlerinin sınırını zorlayan bir kuruluş olarak tanımlandıklarını öne sürmüştür. Savunmalarında ise, Kolektif'in uygulaması üzerinden koleksiyonculara satılan ve sınırlı sayıda üretilen artistik ürünler olduğunu, Kolektif'in hitap ettiği kitlenin sanata yaklaşımının ve ürünle verilmek istenen mesajın çok iyi farkında olduğunu ve karıştırılmaya yol açan bir durum söz konusu olmadığı yönünde savunmalarda bulunmuştur.

Mahkeme neticede; Kolektif'in, Nike markasını ve logosunu ayakkabılar ve web sitesi üzerinden Nike Inc.'nin izni olmadan çeşitli şekillerde kullandığı, Kolektif'in fillerinin ürünün kaynağı hakkında tüketiciler nezdinde bir sponsorluk veya yetki anlaşması ürünü olduğuna dair izlenim oluşturduğuna ve ihtiyati tedbir kararının yokluğunda geri dönülemez zararlar ve itibar kaybı oluşabileceğine dair bulgular ortaya konduğundan sebeple ihtiyati tedbir kararı vermiş olup yargılama aşaması devam etmektedir. Görülmekte olan yargılamada verilen ihtiyati tedbir kararıyla, lekeleyerek sulandırmanın gerçekleşmesi için tüketicinin mal ve/veya hizmetler arasında bağlantı bulunduğunun düşünmesinin şart olmadığını, tüketicinin hizmetler arasında bağlantı bulunmadığını bilse bile zihninde markaya ilişkin oluşan olumsuz imaj oluşmasının lekeleyerek sulandırma için yeterli olduğunu görmekteyiz.

SONUÇ

Bu makalemizde tanımı yapılan tanınmış marka, tüketicilerin gözünde güven kaynağı olup tüketici için mal veya hizmet seçiminde aranan öncelikli kriterler arasında yer almaktadır. Tanınmış marka olmanın neticesinde elde edilen bu güven malın veya hizmetin satımını ve pazarlamasını kolaylaştıran en önemli faktörlerden biridir. Toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine gelen markanın faaliyet alanının dışında sektörlerde hizmet vermesi tüketicinin gözünde o markanın faaliyet alanını genişlettiği şeklinde yanıltıcı düşüncelere kapılmasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda tanınmış marka ile faaliyet kolu arasındaki kimya bozulmaya başlar ve markanın sulanması olarak bahsettiğimiz durum meydana gelir. Bu nedenle toplumda belirli imaja sahip olan tanınmış markaların benzer ve hattı farklı mal veya hizmetlere karşı korunması amaçlı kanuni düzenlemelerin yapılması gereği doğmuştur.

ABD mevzuatında olduğu gibi hukuki metinlerimizde ve AB hukukunda "sulandırma" kavramına ilişkin açıkça bir ifade getirilmemiştir. Tanınmış markaları özel olarak korumak için getirilmiş bir kavram olan markanın sulandırılması, tanınmış̧ bir markanın aynısının veya benzerinin kullanılması sonucu tanınmış̧ markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının zedelenmesi veyahut markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanmanın engellenmesi amacıyla öğretiye girmiş bir kurumdur. Bu kavram ABAD kararlarında yer almasıyla beraber Yargıtay kararlarında da oldukça sık şekilde karşımıza çıkarak önemini bir kez daha ispatlamıştır.

Bulandırarak sulandırma ve lekeleyerek sulandırma olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkan ve tanınmış markalar için söz konusu olan sulandırma konusu hukukumuz mevzuatında yer almamakla beraber nispeten yeni bir kavramdır. Türk hukuku açısından her ne kadar yeni bir kavram olsa da Yargıtay kararlarında açıkça yer verilen bu kavramın oldukça üst seviyede önem arz ettiği görülmektedir. Markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesinin, tanınmış markanın izinsiz bir şekilde kullanılarak bundan fayda sağlanılmasının ve markanın piyasadaki imajının kararlanmasının önüne geçilmesi için markanın sulandırılması kavramının hukukumuzda daha çok yer edinmesinin oldukça faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Footnotes

1. İlhami GÜNEŞ, Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara,2018 s. 49

2. Gül BÜYÜKKILIÇ, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, s.15

3. BÜYÜKKILIÇ, a.g.e, s. 17

4. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU, Zeliha İNCE, Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ile Yargı Kararları Işığında Tanınmış Markanın Sulandırılması, Ticari ve Fikri Mülkiyet Dergisi, Haziran 2020. s.94

5. Ilanah Simon Fhima, Trade Mark Dilution in Europe and The United States, Oxford University 2012, s.65

6. ABAD Avrupa Topluluklarının Mahkemesi, InfoCuria Case-law, Erişim Tarihi: 11 Mart 2022, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=85EEB006D9053E8F2A093CDD323937E1?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=EN&-mode=req&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=11644961

7. BÜYÜKKILIÇ, a.g.e, s.242

8. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, Ankara 2012, s. 433

9. Céline SARL v. Céline SA, Case C-17/06

10. SMK m.7/2-c: "Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması."

11. Frank Schecter, The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review Vol. 40, No. 6 (Apr., 1927), s.826

12. BÜYÜKKILIÇ, a.g.e, s. 453

13. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 02.04.2014 tarihli ve E.2013/656, K.2014/427 sayılı kararı

14. ABD Revizyon Kanunu Sec. 43/c-2 (C)

15. ABD Kanunu, 15. Başlık, 1125/c

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.