En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, la CJUE a précisé le principe selon lequel une marque portant le nom d'un créateur peut devenir trompeuse du fait de son utilisation après le départ de ce dernier, explique Melis Metin.
Contexte factuel du litige
L'affaire trouve son origine dans un litige français opposant un créateur de mode (ci-après M. [W] [X]) à la société PMJC qui avait racheté son entreprise et les marques portant son nom de famille. À la suite de cette cession, M. [W] [X] avait travaillé pendant un certain temps pour PMJC, avant de mettre fin à cette collaboration et de cesser toute implication dans la conception des produits. Après le départ de M. [W] [X], PMJC a continué à exploiter la marque portant son nom.
Un élément factuel revêt une importance particulière : après la fin de la collaboration, PMJC avait été condamnée à deux reprises pour contrefaçon des droits d'auteur de M. [W] [X] sur des œuvres récentes qui n'avaient pas été cédées à la PMJC.
Compte tenu d'une décision antérieure de la CJUE (l'arrêt Emanuel cité ci-dessous) sujette à plusieurs interprétations, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE, qui peut être résumée de la manière suivante : le droit européen s'oppose-t-il à ce qu'une marque portant le nom d'un créateur soit déchue lorsqu'elle est utilisée par le cessionnaire de manière à effectivement faire croire que le créateur participe toujours à la création des produits, alors que tel n'est pas le cas ?
Jurisprudence antérieure
En effet, la CJUE a rendu une décision le 30 mars 2006 (dans l'affaire n° C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd (appelé l'arrêt Emanuel)) dans le cadre d'une affaire portant également sur l'utilisation, par une société, d'une marque correspondant au nom d'une créatrice de mode après son départ. La Cour avait décidé que le simple départ du créateur ne rendait pas en soi la marque trompeuse et n'affectait pas son aptitude à être enregistrée (de nouveau) ou à rester valable.
Dans cet arrêt, Cour a rappelé que la fonction essentielle de la marque est d'indiquer l'origine (commerciale) des produits et de garantir qu'ils proviennent d'une seule entreprise. Selon la CJUE, ce critère n'est pas compromis simplement parce que le créateur dont le nom est repris dans la marque ne participe plus à la création des produits.
Toutefois, par la formulation de quelques paragraphes de cet arrêt, il existait pour certains un doute concernant la possibilité de prononcer la déchéance d'une marque comportant le nom d'un créateur lorsque l'usage effectif qui en est fait par son titulaire est susceptible de créer un risque de tromperie quant à l'implication de ce créateur.
Clarification par la CJUE
Par son arrêt du 18 décembre dernier, la CJUE a clarifié sa réponse à cette question.
Tout d'abord, la Cour indique que le droit européen n'exclut pas qu'une marque comportant le nom d'un créateur après le départ de celui-ci peut devenir trompeuse par l'usage qui en est fait par le titulaire.
Conformément à sa jurisprudence Emanuel, la CJUE mentionne qu'un tel usage n'est pas trompeur en soi, mais elle précise ici qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes de chaque affaire afin de déterminer si l'usage de la marque est trompeur.
Le niveau de risque requis est élevé : il y a lieu d'établir que la tromperie est effective ou qu'il existe un risque suffisamment grave de tromperie.
En l'espèce, la CJUE a indiqué que les facteurs suivants peuvent être de nature à augmenter le risque de tromperie : la présence (sur les produits apposés de la marque) d'éléments décoratifs appartenant à l'univers créatif spécifique du créateur et contrefaisant des droits d'auteur de celui-ci.
La Cour conclut que cette interprétation du droit de l'Union est conforme à l'objectif de protection des consommateurs et celui de la préservation d'une concurrence non faussée.
Conclusion
La jurisprudence de la CJUE parait conforme à la réalité : (1) compte tenu des pratiques du marché, les consommateurs ne s'attendent pas nécessairement à ce que les produits apposés d'une marque comportant le nom d'un créateur aient été conçus par ce dernier (2) mais, en fonction de la publicité faite par le titulaire ainsi que les informations transmises par celui-ci, le consommateur peut être sérieusement induit en erreur sur l'implication du créateur.
Il convient de faire preuve de vigilance compte tenu du risque de perdre ses droits sur sa marque dans ces situations.
Cependant, à part la prise en compte de condamnations pour contrefaçon, la Cour ne fournit pas de critères permettant d'établir qu'il existe un risque effectif ou suffisamment grave de tromperie dans des cas similaires. Les offices de marques et juridictions devront ainsi évaluer chaque affaire au cas par cas.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]