De vorm van een product vastleggen als merk klinkt als een gangbare situatie, maar blijkt in de praktijk soms complexer. Zo bleek weer in een recente zaak over een opvallende waterkan in de vorm van een vis. Het Europese merkenbureau (EUIPO) weigerde de registratie als merk van 'The Gluggle Jug': een bekende kan met een unieke uitstraling.
In het merkenrecht is het absolute kernbegrip 'onderscheidend vermogen'. Een merk moet het publiek in staat stellen te herkennen van wie een product afkomstig is. Bij traditionele merken zoals woordmerken (Coca-Cola) of logo's (de Nike-swoosh) is dat vaak duidelijk.
Maar bij niet-traditionele merken, zoals (3D) vormmerken wordt het soms ingewikkelder. Dat komt omdat het gemiddelde publiek niet gewend is een vorm te herkennen als merk, aangezien de meeste producten al een vorm hebben. Daarom kan een vorm alleen geregistreerd worden als merk, als deze significant afwijkt van wat gebruikelijk is in de betrokken sector.
In deze zaak draaide het om een merkaanvraag van het Britse bedrijf The Gluggle Jug Factory Limited. Het ging om een driedimensionale waterkan in de vorm van een vis, voorzien van de tekst: "The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND" (zie de afbeelding bovenaan, het aangevraagde merk).
De aanvraag werd verricht voor decoratieve keramische en glazen producten, zoals kannen, mokken, beeldjes en vazen. Het EUIPO wees de aanvraag grotendeels af, omdat de vorm en tekst volgens hen onvoldoende onderscheidend vermogen hadden om als merk te kunnen dienen. Volgens het EUIPO voldeed de aanvraag daardoor niet aan de vereisten voor merkregistratie, omdat de vorm van de viskan niet voldoende afweek van wat in de branche gebruikelijk is. De vorm werd gezien als decoratief en niet opvallend genoeg om als merk te kunnen dienen.
Ook de toegevoegde tekst op de kan "The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND" werd als beschrijvend beschouwd en droeg niet bij aan het voor registratie vereiste onderscheidend vermogen. Daarnaast oordeelde het merkenbureau dat consumenten bij dit soort producten vooral letten op etiketten of merknamen, niet op de vorm zelf. Tot slot werd opgemerkt dat de kan meerdere functies kan vervullen, zoals decoratie of gebruik als vaas of drinkbeker, waardoor de vorm geen duidelijke merkidentiteit uitstraalt.
Verweer aanvrager
De producent was het uiteraard niet eens met de afwijzing en voerde aan dat de visvorm uniek en herkenbaar is, dat zij de oorspronkelijke maker is van dit ontwerp en dat de vorm in de praktijk sterk met hun merk wordt geassocieerd. Ook wees zij erop dat aanvragen voor vergelijkbare woordmerken eerder wel werden geaccepteerd. Het EUIPO ging daar echter niet in mee en stelt dat dat wanneer een bedrijf de eerste is met een bepaalde vorm, of anderen het ontwerp kopiëren, dat nog niet betekent dat de vorm automatisch juridisch onderscheidend is of daarmee afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is. Bovendien werd benadrukt dat het in dit geval om een vormmerk ging, terwijl de eerder aangehaalde registraties betrekking hadden op woordmerken, wat juridisch een belangrijk verschil is bij de beoordeling.
De registratie als vormmerk werd afgewezen voor alle producten in klasse 21, namelijk allerlei verschillende soorten servies en decoratieve en huishoudelijke artikelen. Voor de producten in andere categorieën zoals kaarsen (klasse 4), papierwaren (klasse 16), handdoeken (klasse 24) en verlichting (klasse 11) mocht de registratie wél doorgaan. Het EUIPO is daarmee van mening dat de vorm voor deze productcategorieën wel significant afwijkt van de norm en de vorm hiervoor wél kan fungeren als merk.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
