01 引言
绝大多数发明专利在获得授权之前，通常会收到至少一次审查意见通知书。申请人需要对审查意见通知书进行答复，对此，一个最基本的要求是对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
那么，在答复审查意见通知书时，对审查意见通知书中指出的问题进行了一一答复，且申请文件的修改不超范围，是否就意味着答复文件必然是一份合格的文件呢？
答案当然是否定的。
在很多情况下，申请会因为下面几个在审查意见答复中容易忽视的问题而导致审查意见次数增多，甚至导致专利申请被驳回，包括：
第一，修改的权利要求中新增的技术特征与该权利要求中的其他特征之间缺少关联性；
第二，独立权利要求的修改导致其从属权利要求的技术方案中存在相互矛盾的技术特征；
第三，为克服审查意见通知书中指出的一个/多个问题，而在修改权利要求时引入新的缺陷。
笔者以下将以几个具体案例来尝试分析其中的原因，并给出相应的对策。
02 案例分析
案例1：修改的权利要求中新增的技术特征与该权利要求中的其他特征之间缺少关联性
案例1涉及一种信号处理装置，共有9个权利要求，权利要求1为独立权利要求，权利要求2-9为权利要求1的从属权利要求。
独立权利要求1如下：
“1. 一种信号处理装置，包括：
校正信息生成单元，生成指示麦克风与声源之间的距离的位置校正信息；以及
位置信息生成单元，基于指示所述麦克风在目标空间中的位置的麦克风位置信息和所述位置校正信息来生成指示所述声源在所述目标空间中的位置的声源位置信息。”
在审查意见通知书中，审查员指出权利要求1-9不具备创造性。
为了克服独立权利要求1缺乏创造性的问题，申请人根据说明书的记载，对权利要求1进行了修改，修改后的权利要求1如下：
“1. 一种信号处理装置，包括：
校正信息生成单元，生成指示麦克风与声源之间的距离的位置校正信息，基于从所述声源到所述麦克风的传输特性来生成音频校正信息，其中，所述音频校正信息是所述传输特性的反向特性；以及
位置信息生成单元，基于指示所述麦克风在目标空间中的位置的麦克风位置信息和所述位置校正信息来生成指示所述声源在所述目标空间中的位置的声源位置信息。”
从形式上看，上述修改似乎并没有什么问题。然而，细究之后可以发现，新加入到权利要求1中的技术特征“基于从所述声源到所述麦克风的传输特性来生成音频校正信息，其中，所述音频校正信息是所述传输特性的反向特性”，与权利要求1中的其他技术特征之间没有任何关联，仅仅是一个孤零零的生成音频校正信息的步骤。
案例2：独立权利要求的修改导致其从属权利要求的技术方案中存在相互矛盾的技术特征
案例2涉及一种感测系统，共有20个权利要求，权利要求1为独立权利要求，权利要求2-19为权利要求1的从属权利要求。
独立权利要求1如下：
“一种感测系统，包括：
发光单元，被配置为与预定的发光控制信号同步地施加不可见光；
不可见光像素，被配置为光电转换相对于所述不可见光的反射光以生成脉冲信号作为不可见光脉冲信号；
可见光像素，被配置为光电转换可见光以生成脉冲信号作为可见光脉冲信号；以及
计数单元，被配置为执行用于对所述可见光脉冲信号的数量进行计数的处理并且执行用于与所述发光控制信号同步地对所述不可见光脉冲信号的数量进行计数的处理。”
在审查意见通知书中，审查员指出权利要求1不具备新颖性，但对于权利要求5的新颖性和创造性给予认可。
申请人在答复审查意见通知书时，为了克服权利要求1缺乏新颖性的问题并促进本案尽快授权，将权利要求5加入到权利要求1中，修改后的权利要求1如下：
“1.一种感测系统，包括：
……；以及
计数单元，被配置为执行用于对所述可见光脉冲信号的数量进行计数的处理并且执行用于与所述发光控制信号同步地对所述不可见光脉冲信号的数量进行计数的处理，
其中，所述可见光像素包括光电转换同一可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素，
……”
上述修改从形式上看似乎并没有问题，因为增加到权利要求1中的技术特征是原始权利要求5中记载的技术特征，对权利要求1的修改并不超范围，并且原始权利要求5的新颖性和创造性得到了审查员的认可，该修改显然也能够克服权利要求1缺乏新颖性和创造性的问题。
然而，本案权利要求2却为：
“2.根据权利要求1所述的感测系统，其中，
所述可见光像素包括光电转换彼此不同的可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素，
……”
在修改后的权利要求1中限定了“所述可见光像素包括光电转换同一可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素”，然而权利要求2中限定了“所述可见光像素包括光电转换彼此不同的可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素”。很显然，这两个技术特征之间是相互矛盾的。
案例3：为克服审查意见通知书中指出的一个/多个问题，而在修改权利要求时引入新的缺陷
案例3涉及一种具有内置冗余的用于光测量的光电传感器构件，共有13个权利要求，权利要求1为独立权利要求，其他权利要求2-13为权利要求1的从属权利要求。
在审查意见通知书中，审查员指出权利要求1-13不具备创造性。为了克服独立权利要求1缺乏创造性的问题，申请人根据说明书的记载，向权利要求1中加入了如下技术特征：
“……
四个端口，
其中，一个端口是所述传感器构件（100）的数据输出端，由探测装置（102，104，106，108）提供并通过所述信号处理电路（110）处理的信号经由该端口输出；
一个端口是用于向所述传感器构件（100）提供时钟频率的时钟输入端；
一个端口是所谓的中断引脚，所述传感器构件（100）能够使用该输出端口来通知外部控制单元，光强度发生大的变化；
一个端口是所谓的地址引脚，外部控制单元能够相对于第四光电二极管（108）经由该输入端口来设置传感器的地址。”
在上述特征中首先限定了“四个端口”，接下来分别以“一个端口”“该端口”“该输出端口”“该输入端口”来对这四个端口进行进一步的限定。然而，对于权利要求1来说，“一个端口”“该端口”“该输出端口”“该输入端口”指的是“四个端口”中的哪一个端口并不清楚。另外，上述特征中还出现了“所谓的”“大的变化”这样的导致权利要求1不清楚的表述。
03 原因分析及对策
在一个独立权利要求中，各个技术特征之间需要通过逻辑关联来共同构成完整的技术方案。从属权利要求在形式上来看是对其所引用的独立权利要求的进一步限定，但其实际上是一个独立的技术方案，该技术方案不仅包含其所引用的独立权利要求的所有技术特征，还包含在该从属权利要求中进一步限定的技术特征。因此，从属权利要求中包含的所有的技术特征，也需要通过合理的逻辑关联构成一个完整的技术方案。
在案例1中，新增的技术特征与权利要求1中的其他技术特征之间没有任何逻辑关联，即，该新增的技术特征与权利要求1中的其他技术特征并没有通过合理的逻辑关联构成一个完整的技术方案。申请人显然没有理解一个权利要求的技术方案和其所包含的技术特征之间应该具有的关系。
案例1所示出的问题，通常是由于独立权利要求对说明书中的具体实施方式进行了过度概括，而加入到独立权利要求中的特征却下位到说明书中具体实施方式的具体细节，从而导致独立权利要求中的特征与新加入的特征之间难以建立直接关联。对于这种情况，通常需要在独立权利要求的特征之间添加较多的中间特征来使各个特征之间建立关联。
具体就案例1而言，可以通过进一步从说明书中补充另外的特征，构建“音频校正信息”与“位置校正信息”或“麦克风位置信息”之间的关系，从而使它们之间建立逻辑关联。
在案例2中，申请人并没有意识到从属权利要求2中所包含的技术特征随着权利要求1的修改而发生了变化，即，增加了技术特征“其中，所述可见光像素包括光电转换同一可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素，……”，而该增加的技术特征与从属权利要求2中原始包含的技术特征“其中，所述可见光像素包括光电转换彼此不同的可见光的第一可见光像素、第二可见光像素和第三可见光像素，……”存在矛盾，由此导致从属权利要求2中的所有技术特征并不能通过合理的逻辑关联构成一个完整的技术方案。
案例2所示出的问题通常出现在以下情况下：
在说明书中公开了多个并列技术方案，独立权利要求以上位的方式概括包含了说明书中记载的所有并列的技术方案，而在从属权利要求中分别对各个并列的技术方案进行进一步的具体限定。在修改时，如果将包含一个并列方案的从属权利要求补入到独立权利要求中，将势必造成修改后的独立权利要求和包含其他并列方案的从属权利要求之间的矛盾。
对于上述问题，可以采用以下方案来解决：
（1）如果包含其他并列方案的从属权利要求不具备创造性，可以删除这些从属权利要求；（2）如果包含其他并列方案的从属权利要求具备创造性，则可以将这些从属权利要求改写成独立权利要求的形式。尽管解决方案（2）可能存在各个独立权利要求之间缺乏单一性的问题，但考虑到审查员已经审查了所有权利要求，本着节约程序的原则，在符合其他授权条件的情况下，审查员通常不会再下发单一性通知书。
具体就案例2而言，可以通过删除权利要求2来解决上述问题。
对于说明书中记载的技术特征或技术方案，即便说明书中并没有明确描述对同类相似术语进行区分，我们通常也可以结合附图及参考标号清楚地理解相应的技术特征或技术方案。然而，这并不意味着与说明书中完全相同的表述可以原样添加到权利要求中。因为对于权利要求来说，括号内的参考标号并不能对权利要求的保护范围起到限定作用，权利要求的范围需要通过清楚准确的语言描述来限定。
在案例3中，技术特征“……四个端口，其中，一个端口是所述传感器构件的数据输出端，由探测装置提供并通过所述信号处理电路处理的信号经由该端口输出；一个端口是用于向所述传感器构件提供时钟频率的时钟输入端；一个端口是所谓的中断引脚，所述传感器构件能够使用该输出端口来通知外部控制单元，光强度发生大的变化；一个端口是所谓的地址引脚，外部控制单元能够相对于第四光电二极管经由该输入端口来设置传感器的地址”，在说明书中结合附图及参考标号是可以清楚理解的。但在权利要求中，未进行具体区分的四个端口等描述，将会导致权利要求1的保护范围不清楚。
针对案例3示出的问题，可以对四个端口进行具体区分，例如，可以将上述技术特征修改为：“四个端口，包含第一端口、第二端口、第三端口和第四端口，其中，所述第一端口是所述传感器构件的数据输出端，由探测装置提供并通过所述信号处理电路处理的信号经由所述第一端口输出；所述第二端口是用于向所述传感器构件提供时钟频率的时钟输入端；所述第三端口是中断引脚，所述传感器构件能够使用所述第三端口来通知外部控制单元，光强度发生变化；所述第四端口是地址引脚，外部控制单元能够相对于第四光电二极管经由所述第四端口来设置传感器的地址。”
从以上三个具体案例可以看出，审查意见通知书的答复并不是单纯的一问一答的过程，对申请文件的修改不仅要考虑到修改能否克服审查意见中所指出的问题，还需要特别注意对申请文件的修改是否会带来新的缺陷，由此综合考虑对权利要求的修改方式和答复方式。
参考文献
[1]．国家知识产权局，《专利审查指南（2023）》，北京，知识产权出版社，2023年，第二部分第二章。
本文首发自：知产财经
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