Merkdepots te kwader trouw: een risico voor bedrijven

In het merkenrecht lijkt het ‘first-to-file’-principe op het eerste gezicht exclusieve rechten toe te kennen aan degene die een merk als eerste registreert. Toch kent dit principe een fundamentele beperking. Giovanna Cassin bespreekt het verbod op merkdepots te kwader trouw. Te kwader trouw, speelt in de praktijk een belangrijke rol onder meer het Duitse merkenbureau DPMA signaleert een sterke toename van mogelijk te kwader trouw ingediende merkaanvragen sinds medio 2025. Volgens het DPMA gaat het onder meer om depots van tekens die al succesvol door derden worden gebruikt, maar nog niet formeel zijn beschermd. Zulke depots worden vaak gebruikt om later druk uit te oefenen op die derde partijen. 

Het DPMA stelt dat merkregistraties steeds vaker strategisch worden ingezet: niet om de commerciële herkomst van waren of diensten aan te duiden, maar om een machtspositie te creëren in concurrentieverhoudingen. Daarbij spelen technologische en marktontwikkelingen een belangrijke rol. AI-tools maken het eenvoudiger om onbeschermde tekens te identificeren, terwijl handhavingsmechanismen op online marktplaatsen merkhouders in staat stellen om derden, soms zelfs geautoriseerde partijen snel te blokkeren, vaak voordat zij effectief kunnen reageren. Tegen deze achtergrond doen ondernemingen er goed aan om tijdig alle van belang zijnde merken te registreren en nieuwe merkdepots actief te monitoren op aanvragen die mogelijk te kwader trouw zijn ingediend. 

Wat is te kwader trouw? 

Van kwade trouw, is sprake wanneer een merkaanvraag wordt ingediend met een misbruik makend of oneerlijk doel. Denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van derden, het verkrijgen van ongeoorloofde voordelen of het verstoren van bestaande rechten. Op basis van wetgeving kan een geregistreerd merk nietig worden verklaard wanneer het te kwader trouw is aangevraagd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat misbruik zowel tijdens de aanvraagfase als achteraf via nietigheidsprocedures kan worden aangepakt. Er bestaat geen uitputtende definitie van kwade trouw. De beoordeling gebeurt aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval, met bijzondere aandacht voor de intentie van de aanvrager op het moment van depot. 

Indicatoren van kwade trouw in de rechtspraak 

Het vaststellen van kwade trouw vereist een zorgvuldige beoordeling van zowel subjectieve intentie als objectieve omstandigheden.

Belangrijke indicatoren zijn: 

• Geen oprechte intentie om het merk te gebruiken
• Kennis, of veronderstelde kennis, van oudere rechten
• Blokkerings- of afpersingsdoeleinden, gericht op het hinderen van concurrenten 

Dit wordt ook wel trademark squatting genoemd: het meeliften op de reputatie van anderen. Beslissingen in gevoerde rechtszaken laten zien dat kwade trouw doorgaans voortvloeit uit een combinatie van factoren, zoals het ontbreken van een gebruiksintentie, kennis van eerder gebruik of het strategisch inzetten van merken als obstructiemiddel. Niet alle elementen hoeven aanwezig te zijn. Doorslaggevend is of het totaalbeeld wijst op misbruik van het merkenstelsel. 

Gevolgen van merkdepots te kwader trouw en praktische implicaties 

De gevolgen van een merkaanvraag te kwader trouw kunnen zijn: 

• weigering van de aanvraag;
• nietigverklaring van het geregistreerde merk;
• mogelijke aansprakelijkheid voor schade. 

Merkaanvragen moeten gebaseerd zijn op een oprechte intentie om het merk te gebruiken. De omschrijving van waren en diensten moet nauw aansluiten bij realistische en voorzienbare bedrijfsplannen. Tegelijkertijd zijn duidelijke afspraken over de eigendom van tekens essentieel, vooral in relaties met distributeurs, agenten en andere commerciële partners. Doorlopende monitoring van merkenregisters vormt een belangrijke aanvulling op deze aanpak. Daarmee kunnen mogelijk misbruik makende depots vroegtijdig worden opgespoord en kan tijdig strategisch of juridisch worden gereageerd. In combinatie met een zorgvuldig afgestemde depotstrategie en duidelijke contractuele afspraken over eigendom helpen deze preventieve maatregelen om het risico op beschuldigingen of gevolgen van Bösgläubigkeit aanzienlijk te beperken. Tegelijkertijd vergroten zij de rechtszekerheid en dragen zij bij aan de duurzame ontwikkeling van merkenportefeuilles. 

FAQ

Wat is een merkdepot te kwader trouw?

Een merkdepot te kwader trouw is een aanvraag waarbij de aanvrager geen oprechte bedoeling heeft om het merk te gebruiken, maar het depot inzet om bijvoorbeeld derden te blokkeren, druk uit te oefenen of voordeel te halen uit bestaande rechten of reputatie.

Waarom is dit belangrijk ?

Wanneer merken worden gebruikt zonder registratie , kunnen derden proberen die tekens strategisch te registreren

Welke signalen kunnen wijzen op kwade trouw?

Voorbeelden zijn het ontbreken van een reële gebruiksintentie, kennis van oudere rechten, een eerdere commerciële relatie met de rechtmatige gebruiker, strategische of seriële depots, blokkering van concurrenten of meeliften op de reputatie van een ander

Is kennis van een ouder teken voldoende om kwade trouw aan te tonen?

Niet altijd. Soms is meer nodig dan alleen kennis van een ouder teken. In sommige landen moeten er concrete omstandigheden zijn die wijzen op misbruik of de intentie om belangen van derden te schaden. 

Wat zijn de gevolgen van een depot te kwader trouw?

Een depot te kwader trouw kan leiden tot weigering van de aanvraag, nietigverklaring van het merk en mogelijk aansprakelijkheid voor schade. Voor merkhouders zijn de gevolgen dat zij tijd en geld dienen te spenderen om hun belangen te verdedigen.

Hoe kunnen bedrijven zich beschermen?

Bedrijven kunnen zich beschermen door merken tijdig te registreren, nieuwe merkdepots actief te monitoren, gebruik van tekens goed te documenteren en duidelijke contractuele afspraken te maken met distributeurs, agenten en commerciële partners. 

Samenvatting

Van een merkdepot te kwader trouw is sprake wanneer een merk wordt aangevraagd zonder oprechte gebruiksintentie, maar met een oneerlijk of misbruikmakend doel. Door technologische ontwikkelingen, AI-tools en online marktplaatsmechanismen neemt het risico op strategische merkdepots toe. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om merken tijdig te registreren, nieuwe aanvragen te monitoren en duidelijke afspraken te maken over eigendom van merken.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.