Internationale routebepaling merkregistraties

Voor de internationale bescherming van merken bestaan verschillende registratieroutes.

Van oorsprong is het merkenrecht nationaal geregeld en georganiseerd. Dat betekent dat voor het verkrijgen van een geldig merkrecht een merk per land moet worden aangevraagd en een aparte nationale inschrijvingsprocedure zal worden gevolgd. Als de merkhouder bescherming wenst in één land of in een beperkt aantal landen, kan ervoor worden gekozen om in die landen een nationale aanvraag tot registratie te laten verrichten. Voor het verkrijgen van merkbescherming in diverse landen is de nationale route echter doorgaans de minst aantrekkelijke weg, in elk land moet immers een nationale registratieprocedure worden gestart. Dat is duurder vergeleken met de routes die hieronder worden toegelicht.

Sinds 1996 bestaat het European Union trademark ('EUTM' of 'Uniemerk'). Door middel van het Uniemerkensysteem kan met één merkregistratie een merkrecht worden verkregen voor alle EU-landen. De voornaamste kenmerken van dit systeem zijn:

• één aanvraag bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
• één registratie voor de gehele EU, dus geen landenkeuze mogelijk;
• eigen inhoudelijke EU-regels, dus in beginsel geen nationale regels van toepassing.

Als er alleen belang is bij de Benelux respectievelijk de EU, dan kan worden volstaan met een Benelux of EU-registratie.

Voor bescherming van merken buiten de Benelux of EU gebieden is de zogenoemde Internationale Registratie een aantrekkelijk optie. Al in 1891 werd een verdrag gesloten (de Overeenkomst van Madrid, sinds 1996 het Madrid Protocol) waarbij een systeem van Internationale Registraties (IR) in het leven werd geroepen uit het besef dat er besparingen bereikt konden worden door internationale samenwerking op registratiegebied. Dit registratiesysteem bestaat uit een gemeenschappelijke aanvraag- en administratie-procedure en een inhoudelijke toetsing per aangewezen land.

Kort samengevat wordt het IR-systeem gekenmerkt door de volgende aspecten:

• voorwaarde is een basisregistratie of aanvraag in het land waar de deposant (merkhouder) is gevestigd;
• een centrale aanvraag tot registratie bij het Internationale Bureau (WIPO) met een keuze uit de bij het Madrid Protocol aangesloten landen;
• het WIPO stuurt de aanvraag door naar de merkenadministraties van de aangewezen landen, de acceptatieprocedures gaan dan per land volgens de nationale wetgeving;
• relatief snelle procedure: binnen anderhalf jaar is duidelijk of de bescherming is toegewezen in de gewenste landen;
• resultaat is een bundel nationale rechten onder hetzelfde IR-nummer, de bescherming per land is in principe gelijk aan die van een nationale registratie;
• latere uitbreiding van de IR tot andere landen is in beginsel mogelijk.

Het IR-systeem is een relatief goedkoop en makkelijk systeem, maar kent wel één nadeel. De IR is gedurende de eerste vijf jaar afhankelijk van de geldigheid van de gekozen basisregistratie. Deze afhankelijkheid heeft tot gevolg dat bij een succesvolle aanval door derden op deze basisinschrijving ('central attack'), de gehele IR in één keer komt te vervallen. Dit nadeel is ondervangen door de mogelijkheid de IR voor die landen om te zetten in nationale aanvragen met behoud van de aanvraagdatum van de IR. In dat geval dient wel de nationale procedure verder te worden gevolgd en dat kan een aanzienlijke kostenpost zijn. Vandaar dat wij adviseren om eerst de registratie van de basisaanvraag af te wachten en pas als duidelijk is dat geen ambtelijke weigering of oppositie de registratie in de weg staat de Internationale aanvraag te verrichten. Als de basisaanvrage op dat moment korter dan 6 maanden geleden (en van het bedoelde merk voor het eerst) is aangevraagd kan de prioriteit van de basis aanvraag in de International registratie worden ingeroepen, voor alle aangewezen landen gaat de merkenrechtelijk claim dan terug tot de depotdatum van de basis aanvraag.

Routebepaling

De verschillende systemen maken het voor de merkhouder niet eenvoudiger om de juiste route te bepalen als internationale bescherming wordt gewenst. Voor ingezetenen van de Benelux is er een keuze tussen gebruik van een Benelux merk als basis voor een IR of (sinds 2004) een EU merk om de IR op te baseren. Hieronder zetten wij de verschillende routes uiteen: de Uniemerk route met een Internationale Registratie op basis van een Uniemerk en de Benelux route van de Internationale Registratie op basis van een Benelux merk.

Op het eerste gezicht lijkt de route via de EU het meest efficiënt, je hebt dan uiteindelijk twee registraties te beheren, de EU-registratie en de IR zonder dat er sprake is van een geografische "overlap" van de claim op het merk. Dat laatste is anders als er gekozen wordt voor een Benelux registratie met daarop gebaseerd een IR waarbij onder meer de EU wordt aangewezen. De laatste strategie lijkt op het eerste gezicht deels "dubbelop" (voor het gebied van de Benelux, immers ook deel van de EU) en initieel duurder, echter uiteindelijk kan dit qua kosten en risico's de betere optie zijn en wel om de volgende redenen.

Een Unie merk kan een wankele basis zijn voor een IR, bestaat er immers in één EU-land een ouder gelijkend merk, dan kan een Uniemerk-aanvraag, na een succesvolle oppositie door een oudere merkhouder, geweigerd worden. Ook kan sprake zijn van een andere grond op basis waarvan het Uniemerk alsnog wordt geweigerd. Tenslotte kan ook na registratie op grond van oudere rechten ergens in de EU de gehele doorhaling van de EUTM worden geëist, waarna een daarop gebaseerde IR ook omvalt, tenminste als binnen de eerder genoemde termijn van vijf jaar na aanvraag van die IR de EUTM en dus de basisregistratie alsnog sneuvelt.

Het is echter ook mogelijk om de EU aan te wijzen in een IR op basis van een Benelux merk. Bij een succesvolle aanval door derden tegen de EU-aanwijzing is het dan in beginsel mogelijk de EU-aanwijzing om te zetten in aanwijzingen van individuele EU-lidstaten binnen de Internationale Registratie (voor de EU-landen waarvoor de oppositie grond tegen de EU-aanwijzing niet geldt). Dat is veel voordeliger dan het moeten omzetten in nationale aanvragen als een EUTM definitief wordt geweigerd. Dus zelfs als er alleen belang is bij de EU kan de route van een Benelux merk met daarop gebaseerd een IR met aanwijzing van de EU uiteindelijk voordeliger uitpakken.

Qua kosten moet ook rekening gehouden worden met de verschillen in de tarieven tussen een IR op basis van een Benelux registratie en die op basis van een EUTM, met name bij depot in verschillende klassen kunnen de kosten per land bij een IR op basis van een EUTM oplopen ten opzichte van een IR op basis van een Benelux merk, dit geldt onder meer voor aanwijzing van landen als China en Zwitserland.

Tenslotte nog de "doublure" (Benelux/EU) bij de route via een Benelux merk. Dit is in de aanvraag fase zeker het geval maar bij verlengen van de registraties kan de Benelux inschrijving vaak vervallen als de prioriteit van de Benelux aanvraag is ingeroepen voor de IR met aanwijzing van de EU en anders kan alsnog de senioriteit van de Benelux registratie in de EU-aanwijzing worden ingeroepen zodat de Benelux registratie kan vervallen.