技术许可“攻守道”（二）——IP侵权相关条款设计

前言

技术许可合同里，有几类常见的条款会与知识产权（以下简称“IP”）侵权相关：IP维权条款（第三方侵犯许可IP时，合同双方该如何采取维权行动）、不侵犯第三方IP的陈述保证（许可方对使用许可IP不侵犯第三方IP情况提供陈述和保证），以及IP侵权赔偿条款（被许可方使用许可IP导致侵犯第三方IP时，许可方如何提供救济）。如何设置这三类条款，通常取决于交易的模式、许可IP的实际情况，以及双方的谈判地位。本文将简要介绍此类条款，并分析交易双方在条款背后的考量。

01.IP维权条款

技术许可交易达成后，被许可方可在许可地域范围内实施许可IP，比如利用许可IP研发、制造和销售许可产品。此时，如果某第三方在许可地域内实施了侵犯许可IP的行为，双方该如何采取维权行动呢？这一般会涉及到以下几个问题：哪一方有权维权、采取维权行动的机制/流程（包括如何互相配合），以及维权取得的收益如何分配。

（1）维权权利与许可类型的对应关系

维权主导权通常取决于许可的排他性以及被许可方的商业投入程度。独占许可下，被许可方作为在许可地域内唯一的IP实施方，若出现第三方侵权，被许可方往往是直接甚至唯一的利益受损方，因此被许可方一般希望掌握维权决定权和主导权;。普通许可下，鉴于许可地域内可能存在多个被许可主体，许可方希望统一维权口径，避免多头行动影响整体维权与谈判策略，因此许可方一般不会授予被许可方采取维权行动的权利。排他许可介于两者之间，取决于许可方整体维权策略和被许可方的商业投入程度，比较常见的机制是许可方主导、被许可方参与，并在许可方不行动或不合理拖延时给被许可方以“代位推进”的权利。

关于独占许可、排他许可以及普通许可的区别，请见文章《技术许可“攻守道”（一）——软件许可关键条款解析》第2章的介绍。

（2）明确约定可执行的流程

确定哪一方有权采取维权行动后，接下来便是将整体维权行动拆成具体流程：发现侵权后的通知和证据保全协作；主导方的响应窗口与行动方案准备；另一方提供法律文件、技术支持等配合；起诉、撤诉、和解、许可谈判等关键决定的控制权边界以及双方之间的协商机制等。将每一个流程都写清楚，才不会在真正需要行动时产生争议或出现混乱。

需要注意的是，尽管协议中已经明确约定被许可方可独自采取维权行动，某些权利类型或特定许可结构下，被许可方是否能单独起诉可能存在不确定性。不同司法辖区或者同一司法辖区的不同法院可能会有不一致的实践要求。对被许可方而言，我们更建议在合同中要求许可方提供必要授权文件，以及在必要的情况下共同起诉或配合出庭，并进一步将拒绝配合与违约责任直接绑定，避免进入诉讼才发现权利在手但资格不够。

（3）成本与收益分配

维权行动可能带来经济收益，比如损害赔偿、许可费或和解金，这类经济收益如何在双方之间分配需要事先考虑。通常的原则是，先回收成本，后按比例分配（或者不分配）。以排他许可为例，若被许可方主导维权行动并承担主要成本，可约定取得的经济收益先扣除双方的维权支出，剩余部分按照一定比例在二者之间进行分配——考虑到被许可方的维权主导地位，在收益分配时通常也应体现激励机制。

02.不侵犯第三方IP的陈述保证

（1）什么是“陈述”与“保证”

“陈述（representation）”与“保证”（warranty）通常成对出现，是交易文件里最常见的风险分配工具之一，在跨境股权/资产交易、融资、重大采购、技术许可等合同中十分常见。“陈述”是一方对既存事实或状态的说明，目的是让对方据此作出交易决策并确定价格与交割条件；“保证”更接近合同义务层面的承诺，强调该事实或状态在约定范围/期间或特定时点成立，并在不成立时触发合同救济。

在英美法合同语境中，陈述不实通常可能引向因错误信息导致的订约救济（例如合同撤销、欺诈或过失失实陈述下的损害赔偿等，但具体取决于适用法与合同救济安排），强调对交易决策的污染；保证被违反则属于合同违约，救济以损害赔偿为核心，通常不以“是否影响订约决策”为前提。实践中，交易双方常将二者合并使用（例如“represent and warrant to the other party”），并通过专门条款把救济路径进一步合同化。

在中国法下，“陈述”、“保证”不是法定术语，也没有以“陈述保证”为名的专门制度安排或统一裁判规则。这类条款通常会被法院作为当事人意思自治下的一般性合同安排予以评价——法院会先看该条款是否构成合同权利义务的一部分、是否足够明确、是否属于交易关键事实，以及违反陈述保证时是否满足违约、缔约过失、欺诈、重大误解等情况的构成要件。也就是说，中国法院并不会因为合同中写了“陈述保证”条款，就相应适用英美法下的救济，而是基于条款功能与事实基础，按照中国法的规定提供救济。当然，双方也可以在适用中国法的合同中明确约定违反陈述保证条款的具体救济，法院通常会倾向于尊重双方的意思自治（在不违反强制性规定的前提下）。

（2）不侵权陈述保证及背后的考量

在技术许可合同中，“不侵权陈述”是关于许可方已知的与侵犯第三方IP相关事实的披露与确认（比如是否曾收到第三方的IP侵权指控、是否知悉或被告知存在潜在侵权风险），目的是给被许可方一个暂无IP侵权风险的事实安全感；“不侵权保证”是关于在约定范围内使用许可IP不侵犯第三方IP的合同承诺，目的是给被许可方一个后续无IP侵权风险的未来安全感，同时也常常作为IP侵权救济的触发条件。

具体而言，“不侵权陈述”通常围绕信息披露与风险线索展开：许可方陈述其就许可IP及其授权使用，未收到或未获知第三方提出的侵权主张、警告函、行政投诉、诉讼仲裁，以及不存在已知的权利瑕疵、权属争议。由于涉及事实情况说明，许可方通常会用“知识标准（knowledge qualifier）”、“披露清单”把事实陈述风险界定在已知范围内，例如“据许可方所知”、“经合理查询后所知”、“除已通过XX方式披露外”。

“不侵权保证”围绕授权范围内的使用结果展开。许可方保证其拥有充分权利授予许可，且被许可方依约定使用许可IP不会侵犯第三方权利。许可方通常难以也不愿对所有可能存在的IP侵权风险提供无条件担保，尤其在专利丛林密集、底层技术依赖链复杂的场景下，侵权风险往往不可穷尽、难以完全排查。而被许可方往往担心业务连续性被第三方侵权指控破坏（比如产品是否会被法院禁令卡死，客户是否会因产品侵权被连带起诉而导致业务受阻），因而会要求一项书面的保证求个心安，同时在发生第三方侵权指控时能有个抓手。因此，在设置这类条款时，双方拉锯的核心通常是“保证”的限定方式：

• 绝对式保证：比如“不侵犯任何第三方IP”。这对被许可方最有利，但许可方通常很难接受，即使接受也往往需要更高对价或更严格的使用约束来平衡风险；

• 范围限定式保证：将责任边界划在许可方可控制的部分，更贴合技术许可的客观现实。例如仅保证某一法域、某一应用领域或某一版本的实施方式不侵权，或者仅保证不侵犯某一类型IP。

当然，谈判地位特别强势的许可方可能会拒绝提供任何“不侵权保证”，而是按原样（“as is”）提供许可。需要注意的是，不提供“不侵权保证”并不意味着许可方一定拒绝提供IP侵权赔偿——根据笔者的经验，在一些技术许可交易中，许可方在拒绝提供“不侵权保证”的同时，仍会同意设置IP侵权赔偿条款（见第三章介绍）。也就是说，如果侵犯第三方IP，许可方仍会提供救济，只是此时许可方并未违反保证条款（即不构成违约）。

03.IP侵权赔偿条款

前文提到，许可方在拒绝提供“不侵权保证”的同时，仍可能会同意设置IP侵权赔偿条款。可见，IP侵权赔偿条款的本质不是违约救济，而是提供一套应对第三方IP侵权指控的响应方案。该响应方案的触发事件是第三方IP权利人对被许可方产品提出IP侵权指控，与许可方是否违反不侵权陈述保证并无直接联系。

该响应方案通常包括：第三方IP侵权指控发生时双方如何告知/沟通、赔偿对象范围、赔偿金额范围、应诉和谈判控制权分配、金钱赔偿之外的救济方式、不提供赔偿的情况、责任上限等。笔者在下文简要介绍一些核心安排。

（1）赔偿对象范围

赔偿对象（indemnitees）范围决定了风险会不会沿着交易链条“外溢”。被许可方通常希望赔偿覆盖的不仅是自身，还包括其关联公司、分包商（subcontractors）、代工厂、分销商乃至客户，因为第三方在起诉策略上常常会把销售链条上的主体一并拉入。尤其当被许可方把许可技术嵌入产品对外销售，或将技术用于为客户提供服务时，客户被起诉的概率极高。一旦客户出事，被许可方往往不得不先行安抚、替客户出面应诉或承担赔偿责任，单纯赔偿被许可方本身在商业上并不足够。

许可方的担忧在于，如果把下游客户、渠道都纳入，赔偿会出现不可预期的放大效应，许可方将很难评估潜在索赔规模，同时也无法控制这些主体的合规使用行为和诉讼配合程度。此时，当下游客户和渠道面临侵权指控时，许可方可能承担的赔偿责任要比收取的许可费高出许多，许可方通常难以接受这种“低收益+高风险”的交易模式。

同下文要介绍的其他安排一样，如何圈定赔偿对象本质上取决于双方的谈判地位，并无对错之分。也正由于涉及双方的核心利益且各自都有合适的理由，该条款的可谈判空间其实并不大。不过，赔偿对象范围仅是双方谈判拉锯战的一个方面，作出让步的一方仍可以通过其他方面（比如赔偿金额、应诉与谈判控制权等）提出诉求以保护自己的利益。

（2）赔偿金额范围

赔偿金额范围也是谈判的重难点之一。赔偿金额范围自然与被许可方的损失挂钩，双方比较容易达成一致的是那些简单易证的损失，比如生效判决里写明的赔偿金额、谈判确认的和解金额、应诉及和解谈判的支出（如律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、翻译费、差旅费）。这些损失与侵权指控高度关联且易举证。

容易产生争议的部分是，赔偿金额范围是否包括被许可方（及其他赔偿对象）的利润损失、业务中断、商誉损害、机会损失等后果性/间接性损失。被许可方会认为，停止侵权禁令导致的停产停服才是“致命伤”，仅赔偿前述直接损失无法覆盖真实损害；而许可方则认为这类损失链条长、变量多、举证难，且很容易被放大，将其放进赔偿范围等于打开了一个无法预估的风险敞口。在一些交易中，势均力敌的双方一般会在折中方案上达成一致，比如将赔偿范围做成“全额赔偿直接损失+有限赔偿间接损失（保留少量对业务连续性至关重要的例外）”。

此外，赔偿金额范围还会与责任上限联动。许可方通常会要求以许可费总额或一定倍数作为上限，被许可方则会争取对特定项目不适用上限或设定更高上限。

（3）应诉与谈判控制权的分配

许可方提供赔偿往往以获得控制权为前提：由其主导抗辩策略、选择律师、决定是否应诉或提起反诉、批准和解方案。原因在于，被许可方被第三方指控IP侵权时，可能会为了尽快止损而接受高额索赔，甚至在应诉/和解中自认侵权。这类情况会相应抬高许可方赔偿责任，甚至直接影响到许可方的业务开展和商业声誉。此外，许可方主导进程可以确保策略统一、证据口径一致，并避免多头谈判。

被许可方的顾虑在于，许可方未必承受一线业务压力，可能为了节省赔付或维持业务现状而拖延、硬扛，导致被许可方产品被下架、客户流失、错过融资窗口。此外，如果赔偿对象范围包括被许可方的下游客户、渠道，被许可方客观上可能无法确保说服下游客户和渠道将应诉/和解的控制权转交许可方，尤其是在下游客户和渠道有更高谈判地位的情况下（汽车行业尤其如此）。

当然，双方对于控制权的诉求并非一成不变。根据笔者的经验，有些许可方可能自身没有合适的法务团队、对被许可方（包括其下游客户和渠道）的业务场景不了解，或者单纯不揽下应诉/和解谈判的额外工作量，而选择不要求取得控制权。

此外，控制权条款的设置也非“yes or no”的选择题，在条款细节上双方仍有谈判的空间。比如，取得控制权的一方需要承担及时通知、友好协商、及时介入、合理勤勉推进应诉/谈判、重大决策征求另一方意见等义务；无控制权的一方拥有提出意见、信息共享、部分事项一票否决等权利。控制权条款写得好，能把双方天然的“利益不一致”变成可操作的、利益平衡的程序规则，避免双方在危机时刻互相掣肘。

（4）不提供赔偿的例外情形

常见的例外情形通常围绕“非许可方可控因素”展开，比如被许可方超范围使用、擅自修改、二次开发、与非许可组件组合、未按照许可方提供的实施指引使用、侵权源于被许可方提供的技术要求或参数等。这些排除项的逻辑是，许可方为其能控制的授权与交付负责，但不为被许可方自己的工程选择和商业决策兜底。

而被许可方则希望排除条款只覆盖其可控、可归责的行为，并要求许可方对触发条件承担相应的举证责任。被许可方会重点审查两点：第一，排除项是否过于宽泛，比如，是否任何/绝大多数侵权都可以被解释为“组合使用”或“定制化”而被排除；第二，排除项的触发标准是否清晰、可举证、可操作，避免在争议发生后变成“谁解释谁有利”的弹性标准。

04.小结

IP侵权相关条款没有“标准答案”，在不同交易模式、不同IP状况、不同谈判情况下，条款的写法与尺度都会有变化。企业在处理此类条款时应先把自身商业目标与可承受的风险理清楚，再把条款细化成明确的、能落地的机制，这样才能在谈判时减少不必要的拉锯，也为相关事件发生时预留处置路径。

阅读原文

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.