【华源原创】专利预警中，公众意见的作用与影响

在预警分析中，一旦锁定具有潜在侵权风险的在审专利，企业就会在考虑推进自身技术专利布局规划的同时，进一步考虑如何规避侵权的风险。从整体程序、成本支出及操作的便利性来看，提交第三方公众意见（Third Party Observation，TPO），阻止风险专利的授权进程，无疑是多数企业的优先选择。

一、TPO的主要特点

01、什么时间提出TPO？

目前，受各个国家/地区专利保护制度、审查规定的影响，世界主要国家/地区对于TPO的提出时间规定存在一些差异。

世界主要国家/地区TPO提交时间

02、不同技术领域提交TPO的数量相同吗？

通过对USPTO于2007年至2021年收到的TPO专利分类号累积总量进行统计（包括在审、授权有效、主动放弃以及失效专利） ¹，可以从宏观上看出，TPO发挥潜在作用的技术领域或者说技术博弈最为激烈的技术领域所在。

经统计，累积提交TPO总量超过1000件的领域由多到少依次为A部、G部、C部以及H部。进一步展开至大类后可以看到，累计提交TPO总量超过500件的分类号分别为A61、G06以及H01。

2007-2021年USPTO收到TPO的专利分类号（部）

2007-2021年USPTO收到TPO的专利分类号（大类）

当然，提出TPO的领域肯定不是"一刀切"的，例如有统计表明，EPO在医疗领域的TPO提出率仅为0.67% ²。

03、提交TPO带来的影响是什么？

提出TPO对于第三方带来的影响，可以从客观和主观两个方面来看。客观上，直接的影响是提出TPO会导致专利审查周期延长，以EPO医疗领域为例，统计表明，收到TPO案件的平均授权周期会比其他未收到TPO的案件延长约210天左右。间接的影响是提交TPO与专利被驳回并无直接因果关系，且TPO的提交也不会直接影响EPO的异议结果。或者说，至少在医疗领域，TPO仅仅作为一种第三方参与审查的途径，对于官方的终局审查结果影响较小。但是，从整体数据来看，提交TPO对于第三方的受益比权利人会多一些。

提交TPO对EPO医疗领域的异议案件的影响

主观上，提交TPO的影响主要反映在第三方提交证据的有效性上。提交TPO的第三方一般是比审查员更熟悉该领域的现有技术和最新技术，第三方通过提交TPO可以向审查员提供领域内最相关的技术，阐明在审专利与现有技术的相似之处；或者通过提交TPO向审查员提供更佳的证据组合方式，以期阻止申请人获得较大或对第三方存在威胁的授权保护范围。然而如果第三方提交的技术文件无法影响在审专利的新颖性和创造性，那么提交TPO这个行为本身反而会"打草惊蛇"，促使申请人根据第三方提交的证据修改和完善其权利要求，绕过潜在的"雷区"。

其次，TPO相关性论述应当满足相应的官方要求。例如，USPTO对于TPO的相关性论述（Concise Explanation）有严格规定，应当仅就证据与目标专利申请权利要求的相关性进行论述，客观阐述证据与目标专利申请权利要求对应的技术内容，而不允许就目标专利申请的"可专利性"进行讨论评价。

以上两点就要求，第三方应充分掌握目标专利申请所在国家对于专利审查以及TPO提交的相关规定。

另一个需要注意的是，对处于某个容易发生过度竞争的领域（如钢铁、石油化学等）的企业来说，提交TPO所涉及的证据可能是目标专利申请最接近的现有技术，或者是第三方在诉讼阶段持有的有效"底牌"，因此，过早亮出"底牌"的行为有可能具有商业风险，这也是部分业内人士主张"keeping the powder dry"的原因。

对于专利申请人来说，收到TPO的企业也无需过度紧张，因为TPO中的证据是把"双刃剑"。专利申请人在进行相关技术路线的专利布局时，可以利用该证据实时调整布局策略，例如，是否要对相关技术的同族或后续申请进行信息披露声明（IDS），是否有必要直接撤回一项在审专利以节省专利申请成本等，都可以让专利申请通过TPO朝着有利于自己的方面发展。

04、错过了TPO的提交窗口期，只能异议或无效了吗？

如果第三方错过了提交TPO的窗口期，美国律师还常采用如下方法将现有技术文件提交到USPTO。首先律师会将现有技术发送给目标专利申请的美国律师，敦促对方律师在信息披露声明中将其提交给USPTO，因为目标专利申请的美国律师有义务披露已经知晓的现有技术。采用这种策略，从结果和效果来看可能是相同的，即现有技术文件都提交到了USPTO，但缺陷是第三方无法通过相关性论述（Concise Explanation）向审查员充分解释现有技术与目标专利申请权利要求的相关性。

总体来说，TPO的提交理由和方式多种多样，是否提交TPO也会基于个案的具体情况来具体考虑，如何能更好地优化TPO提交策略，并与企业商业目的保持一致，是企业进行TPO决策时应重点考虑的问题。

Footnotes

1. 数据来源于密苏里大学法学院教授Dennis Crouch的统计数据：

https://patentlyo.com/patent/2022/02/third-party-submissions-2.html

2. https://www.mewburn.com/news-insights/should-i-file-third-party-observations

文章首发自：中国知识产权报 2025.1.22

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