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23 June 2023

职务发明创造纠纷中,如何判断发明创造与本职工作或被分配的任务"有关"?

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Kangxin

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随着技术人才的流动愈加普遍且通常是流动到同业竞争方...
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随着技术人才的流动愈加普遍且通常是流动到同业竞争方,同时随着技术创新的发展以及知识产权保护意识的增强,专利权属纠纷案件数量逐年增长(最高人民法院知识产权庭2022年全年新收专利民事二审案件中,专利权属纠纷案件占比超过10%),而由此产生的专利权属纠纷中,职务发明创造纠纷是常见的类型。

关于职务发明创造,根据我国现行专利法及实施细则的规定,专利申请权及专利权应归属该单位,职务发明创造主要包括以下几种:

(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。虽然专利法及实施细则有上述规定,但实践中对于上述规定中的具体认定要件的解释仍然存在争议,尤其是上述第三项所涉及的纠纷通常是由技术人员的离职所产生的,如何认定发明创造与离职员工在原单位本职工作或者分配任务“有关”?具体判断标准及尺度如何适用?

下文结合最高人民法院知识产权庭于2023年3月发布的一个案例进行介绍和分析,在该案例中最高院对“有关”的认定需要考虑的因素进行了详细论述。

在上诉人浙江C公司与被上诉人S公司、陈某、隆某等专利权属纠纷案[1]中,C公司主张,诉争专利发明创造系陈某、隆某从C公司离职后1年内作出的与其二人在C公司承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造,故诉争专利权应当归属于C公司。

最高院认为,判断发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”,既要注意维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和支持创新驱动发展,也要注意避免将细则规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释,导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议约定的情况下,不适当地限制研发人员的正常流动,或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。

具体而言,最高院认为进行上述判断时应综合考虑以下因素:

一、诉争专利的具体情况,包括技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的”实质性特点“等。分析诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中,或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。

本案中,C公司空气滤清器的技术方案无论从技术手段及技术效果来看均未体现诉争专利区别于现有技术的发明点,因此诉争专利发明创造相对于C公司的技术方案在技术思路上并未体现出延续性和传承性。

二、离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等,以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的关系。

本案中,陈某、隆某的工作岗位均不涉及空气滤清器的具体研发,也未被分配改进空气滤清器的具体工作任务。虽然二人曾接触过“空气滤清器总成”相关图纸,但这些图纸并未进一步披露具体的技术信息细节。因此,最高院认为C公司关于诉争专利系其职务发明创造、诉争专利应归属其所有的诉请不能成立。

同时本案中最高院还指出,空气滤清器为汽车众多零配件之一,且为该领域常见的零配件,应适度把握”相关性“认定的尺度,如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定,势必相当于认为离职员工只要在离开原单位1年内作出的涉及任一汽车零配件的发明创造都应当然地认定为原单位的职务发明创造,由此获得的专利权都当然地归属原单位,这种思路无异于实质性剥夺了离职员工独立发挥职业技能进行技术创新的机会,不适当地限缩了员工基于个人职业规划重新作出择业选择的正常流动空间,进而导致在原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡,显然并不足取。

在以往的司法实践中,关于“有关”的判断标准和尺度并不统一。通过该案,最高院细化了判断标准,明确了判断的尺度,即不能按照技术领域相关这种过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定,而应综合考虑发明人在原单位的工作内容及在原单位接触相关技术方案并将其带到新单位申请专利的可能性,同时应该考虑原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间的利益平衡。虽然我国司法并非判例法体系,但上述判断的思路对后续类似案件具有一定的参照和借鉴意义。

Footnote

1. (2022)最高法知民终1229号判决书

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