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9 June 2021

"四"说新语——结合典型案例再谈《商标法》第四条

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Kangxin

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《商标法》第四条的热度从2019年...
China Intellectual Property

《商标法》第四条的热度从2019年一直持续到现在。2019年11月1日实施的新修订的《商标法》,在原第四条的基础上又加上了一句"不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回"。

短短21个字,便赋予了审查员打击不以使用为目的的恶意注册申请"尚方宝剑"。国知局发布的数据显示:2020年度,国知局适用新商标法驳回不以使用为目的的恶意商标注册申请已经「 超过了1万件 」。审查端口前移,打击效果初现。距离2019年11月已经过去了一年半的时间,但「 第四条 」热度未减。

因其填补了曾经的立法空白,让那些既不抢注知名品牌,但又明显恶意注册、大量囤积商标的恶意申请人无处可逃,即便是有漏网之鱼,异议人和无效宣告申请人也可以使用《商标法》第四条对恶意注册进行打击。

本文将从国知局最近公布的2020年度典型异议案例之"打击不以使用为目的、大量进行恶意商标注册申请行为,规范商标注册秩序的'中智行'商标异议案",以及"严厉打击不以使用为目的的恶意商标注册申请或以其他不正当手段取得注册的97件'云铜'系列商标无效宣告案"中,一探《商标法》第四条的威力。

一、(2020)商标异字第0000108829号和(2020)商标异字第0000104426号

异议人"中智行科技有限公司"对被异议人"徐豪杰"注册申请人的第33777099号和第33953937号"中智行"商标提出异议。

虽然异议人称被异议商标是被异议人恶意抢注其在先使用并有一定影响的商标,并侵犯其在先字号权;但是商标局认为,异议人提供的证据材料不足以证明在被异议商标申请日前异议人已于相关商品或服务上在先使用"中智行"商标,并使之具有一定影响;同时也不足以证明在被异议商标申请注册前异议人将"中智行"作为其企业字号在我国相关行业内已为公众普遍知晓。

因此,异议人引用的第三十二条并未得到商标局的支持。

但该案的转机在于被异议人先后在「20多个商品 」或服务类别上申请注册了「170件商标 」,其中数十件商标与他人企业字号相同或近似。

如:"科旭业"、"博盛尚"、"瞬知"、"禧涤"、"VEONEER"、"安软慧视"、"锱云科技"等,被异议人并未提交上述商标使用证据及商标创作来源,亦没有提供其实际使用上述商标的意图,其申请注册商标数量、类别明显超出了市场主体的正常需求。

最终,商标局认定被异议人申请被异议商标已构成第四条所指的"不以使用为目的的恶意商标注册申请"之情形,依据《商标法》第四条,决定第33777099号和第33953937号"中智行"商标不予注册。

二、商评字[2020]第0000330418号等97件"云铜"系列商标无效宣告案

申请人"云南铜业(集团)有限公司"对被申请人"美国奥洛海集团公司"已获准注册的第37762286号等97枚"云铜"商标提出无效宣告请求。

申请人称"云铜"作为申请人简称,已经与申请人建立了唯一、固定的对应关系,并在相关领域具有极高的知名度和影响力。

争议商标构成对申请人企业商号简称以及在先使用商标的完全抄袭,损害了申请人商号权,同时构成对申请人在先使用并具有一定影响商标的抢注。

但是商标局并不认可申请人的上述观点,称在争议商标申请日前,虽然"云铜"作为申请人的企业名称的简称经过使用具有了一定的知名度,但是争议商标指定使用的商品,与申请人赖以知名的有色金属行业相差较远,申请人亦未提交其"云铜"企业名称简称及"云铜"商标在与争议商标指定使用相同或类似商品上的使用证据。

因此争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指"损害他人现有的在先权利"及"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"的情形。

看,又是用三十二条无法打击的恶意注册行为。

但该案的转机在于被申请人名下共「146件 」"云铜"、"云铜集团"、"云铜股份"、"云铜公司"、"云冶"等系列商标,涉及第1-45类全部商品及服务类别,其中「40余件 」"云铜"系列商标及"云冶"商标系2019年2月6日由其关联公司转让。

同时,被申请人的关联公司名下在第3、4、6、8、10、12、14、15、16、17、20、21、32、35、36、37、38、40、41、43、44等多个商品及服务类别上分别有「40余件 」"云铜"、"云冶"以及牛角图形等系列商标、「19件 」"云铜"、"云铜集团"以及牛角图形等系列商标,并且多件已经转让。

由此,商标局认定被申请人及其关联公司大量申请、囤积注册商标,以合作为名索取高额转让费,同时利用注册商标进行恶意诉讼和炒作,该行为明显有悖于「诚实信用原则 」,具有通过抢注商标牟取不当利益的目的,严重扰乱了正常的商标注册秩序,已构成《商标法》第四条"不以使用为目的的恶意商标注册申请"以及《商标法》第四十四条第一款所指"以其他不正当手段取得注册"之情形。

最终,97枚争议商标均予以无效宣告。

上述情况是权利人通过《商标法》第四条维护自身权利能够得到的最好的结果了。

但现实中却有很多狡猾的恶意申请人,串通"非关联"公司小数量、多批量、勤转让等方式拆分、化解明显的"囤积"行为,企图逃避来自第四条的打击。

可见,针对恶意注册行为的规制任重而道远,如何从源头上解决问题,似乎成为一个永远也绕不过的话题——国内产业的充分发展、国民素质的整体提升、商标法律法规的科学完善,商标注册和使用秩序良性发展,才能让"不以实用为目的恶意囤积"始于第四条,最终也止于第四条,我们期待着这一天的到来。

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