Le Protocole de Madrid est entré en vigueur au Canada le 17 juin 2019. Les entreprises étrangères peuvent désormais sélectionner le Canada comme juridiction pour protéger leurs marques de commerce. Cet article est le deuxième de la série concernant le Protocole de Madrid et il porte sur les dépôts faits par les entreprises étrangères au Canada.

Consultez notre premier article sur les dépôts canadiens à l'étranger, «  Enregistrer sa marque à l'étranger : le Protocole de Madrid est-il la meilleure stratégie ? »

Mieux vaut prévoir

Les objections les plus fréquentes de l'examinateur visent i) la description inadéquate des produits et services; ii) les risques de confusion avec une autre marque sur le registre; et iii) l'absence de de caractère distinctif.

i) Spécificité du libellé

Contrairement à certaines juridictions, le Canada est relativement exigeant au niveau de la spécificité de la description des produits et services. Entre autres, les termes « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » et « Produits » ne sont généralement pas considérés comme acceptables et les intitulés de classe ne suffisent pas. L'examinateur canadien exigera que les produits et services soient en termes ordinaires du commerce.

À titre d'illustration, comme « produits hygiéniques » n'est pas un terme acceptable, l'examinateur exigera qu'on précise quels produits sont visés. Il faudra indiquer « produits hygiéniques, nommément pansements ». Dans le cas des logiciels, il faudra préciser la fonction du logiciel et, selon le cas, le domaine d'emploi si celui-ci n'est pas évident de par la fonction du logiciel. Les produits médicaux ou pharmaceutiques devront préciser la maladie, le groupe de maladies ou le type de maladie, de trouble ou de condition à traiter, ou indiquer le type précis de médicament.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) met en ligne à notre disposition le Manuel des produits et services. 

Ce manuel gratuit et évolutif contient des termes préapprouvés. Cependant, ce manuel n'est pas exhaustif, il contient peu de termes utilisés dans les industries émergentes ou technologiques. Par exemple, dans certains domaines comme la cryptomonnaie, l'intelligence artificielle et les jetons non fongibles, les choix de termes acceptables sont limités ou ils n'ont pas encore été déterminés par l'OPIC. Il est possible qu'en raison de la nouveauté sur le marché, l'examinateur s'oppose à la description de certains produits et services en croyant que ces termes ne sont pas utilisés dans le cours normal du commerce. 

Cette situation particulière au Canada confirme qu'il est avantageux d'impliquer le plus tôt possible votre agent de marques de commerce dans votre stratégie de protection de vos marques de commerce pour que vos demandes soient les plus « acceptables » possibles, évitant des objections qui retarderaient le processus. En nous fournissant des précisions sur ce que la marque servira à promouvoir, nous pourrons vous recommander des termes acceptables réduisant les risques de recevoir des objections basées sur le manque de spécificité.

ii) Confusion

Avant de désigner le Canada dans votre demande internationale, nous recommandons d'effectuer une recherche de disponibilité. Cela vous permettra de vérifier si la marque est disponible pour l'emploi et l'enregistrement. Le processus d'une demande déposée en vertu du Protocole de Madrid désignant le Canada doit accomplir les mêmes étapes d'examen que si vous aviez choisi de procéder par un dépôt national. Au Canada, le concept de confusion est évalué selon le consommateur francophone et anglophone. En d'autres mots, une marque en français pourrait porter à confusion avec une marque en anglais, même si le son et l'apparence sont complètement différents. Il faudra donc effectuer la recherche de disponibilité en français et en anglais.

iii) Absence du caractère distinctif

L'examinateur canadien peut s'objecter à une demande d'enregistrement sur la base que, selon son avis préliminaire, la marque de commerce n'a pas de caractère distinctif inhérent. Généralement, si la marque est considérée comme étant clairement descriptive par l'examinateur, il y aura également une objection fondée sur l'absence de caractère distinctif, – mais il arrive aussi que cette objection soit faite seule. Selon la pratique administrative actuelle, l'examinateur se demandera si les autres commerçants souhaiteraient utiliser votre marque. Nous pouvons évaluer le caractère distinctif de votre marque et vos chances de succès face à une éventuelle objection. Nous avons connu plusieurs succès quant à ce type d'objection, soit par argumentation, soit par la production de la preuve du caractère distinctif requise.

Patienter...

Dans la mesure où le Canada est déjà désigné et la demande en attente d'examen, vous pouvez obtenir l'opinion d'un agent de marques pour savoir si certaines options s'appliquent pour vous pour permettre d'accélérer l'examen de votre demande. Comme il y a actuellement des retards dans la procédure d'examen, un premier rapport d'examen ou une approbation de publication est transmis proche de la fin de l'échéance des 18 mois prévus par le Protocole de Madrid.

Depuis le 3 mai 2021, l'OPIC accepte des requêtes d'accélération d'examen sur la base de motifs limités et préétablis. En raison du long délai d'examen au Canada, il peut être avantageux de vérifier si votre demande internationale qui désigne le Canada se qualifie pour cet examen accéléré. 

Agir...vite !

Il est important de se rappeler que l'OPIC enverra tous ses avis et notifications à l'agent désigné dans la demande internationale, il faut donc être diligent afin de transmettre dans les meilleurs délais tout rapport d'examen à un agent officiel canadien. Une fois que ce dernier se sera nommé agent auprès de l'OPIC, il pourra vous donner des recommandations et préparer la réponse au rapport d'examen dans les délais impartis.

Pour d'autres questions concernant la Désignation du Canada dans les demandes produites en vertu du Protocole de Madrid, nous vous invitons à consulter notre Foire aux questions.

Restez à l'affut de nos prochains articles de la série sur le Protocole de Madrid !

Si vous rencontrez des difficultés quant au dépôt, à l'enregistrement ou la gestion de vos marques au Canada ou à l'international, veuillez nous contacter. Notre équipe Fasken possède une solide expérience dans la gestion de portefeuilles de marques de commerce nationales et internationales et peut vous fournir une assistance adéquate.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.