Comme le veut le dicton, « la meilleure défense c'est l'attaque », une défenderesse d'un recours pour contrefaçon de brevet utilise souvent une attaque en invalidité comme défense. En particulier, une attaque en invalidité va très souvent argumenter que le brevet en question n'aurait pas dû être accordé, en raison de l'art antérieur qui existait avant le brevet. Ce type d'argument fonctionne souvent.
Or, dans ce type d'argument, une défense dite Gillette est souvent mise de l'avant. Cette défense a été au cSur d'une décision de 1913, il y a de cela 105 ans bien sonnés, impliquant évidemment l'entreprise de rasoirs Gillette. Selon le principe au centre d'une défense Gillette, si les revendications sont contrefaites par une action de la défenderesse, alors les revendications ne sont pas brevetables parce qu'anticipées par l'art antérieur.
En termes plus pratiques, partons du principe qu'un brevet est contrefait parce que ses revendications couvrent un produit vendu, fabriqué ou utilisé par un compétiteur. Il arrive souvent que le breveté doive lors d'un procès étirer la portée des revendications, pour établir que le produit est effectivement une contrefaçon des revendications. Prenons par exemple le cas hypothétique où une entreprise vend un produit A+B+C+E. En réaction, un breveté accuse l'entreprise de contrefaçon du brevet par la vente du produit A+B+C+E. Ce breveté a un brevet couvrant A+B+C+D, mais argumente que la revendication portant sur A+B+C+D couvre aussi A+B+C+E, parce que E est équivalent à D. Le breveté se trouve donc à étirer la portée des revendications.
Par une défense de type Gillette, l'entreprise accusée va prouver que le produit A+B+C+E existait bien avant que le breveté obtienne son brevet sur A+B+C+D. Donc, si le brevet en question est étiré pour que D couvre E, alors le brevet n'est pas valide parce que A+B+C+E existait déjà.
Et c'est de cette manière que la Cour fédérale du Canada a conclu sur l'invalidité du brevet de TearLab, tel que documenté ici. Bravo à l'équipe Norton Rose Fulbright pour l'astucieuse défense Gillette!
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