【摘要】法律顾问业务是律师非诉法律业务的重要组成部分。对于科技创新类型的顾问单位而言，知识产权作为无形资产进行保护的难度很大，却至关重要。本论文从裁判文书网上公开的有关知识产权的生效判决角度出发，就在法律顾问业务中，如何帮助顾问单位未雨绸缪地构建和完善知识产权保护制度，提出了几点可供参考的建议。

【关键词】知识产权保护制度 法律顾问业务

一、引言

对于科技创新类型的顾问单位而言，新技术成果是企业成败的命脉，是企业在激烈的市场竞争中的有力武器。新技术在产生、成型、应用、推广等多个环节都应该得到周密的保护，然而知识产权作为无形资产进行保护的难度很大。而且顾问单位往往在需要维权的时候才会想到找律师求援，但是如果顾问单位最初知识产权保护的基础制度不完善，很容易造成维权困难。

本文基于对裁判文书网上公开的有关知识产权的生效判决的解读，整理出帮助顾问单位未雨绸缪地构建和完善知识产权保护制度的几点可供参考的建议。

二、生效判决和从中得到的启示

（一）由侵害技术秘密纠纷生效判决出发，提出建立技术秘密的保护制度的建议

1、（2020）最高法知民终1667号案情简述以及判决要点
     嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司共同研发了乙醛酸法生产香兰素工艺，并将之作为技术秘密保护。嘉兴中华化工公司基于这一工艺成为全球最大的香兰素制造商。王龙集团公司、王龙科技公司、喜孚狮王龙公司、傅某某、王某某未经许可使用其香兰素生产工艺，侵害了其技术秘密。最高人民法院根据权利人提供的经济损失相关数据，综合考虑涉案技术秘密商业价值巨大、侵权规模大、侵权时间长、拒不执行生效行为保全裁定性质恶劣等因素，改判王龙集团公司、喜孚狮王龙公司、傅某某、王龙科技公司及其法定代表人王某某连带赔偿权利人经济损失约1.59亿元。

2、由以上案例得到的启示
   首先，《中华人民共和国反不正当竞争法》第9条给出了商业秘密的定义：本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并 经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
   实践中如何证明顾问单位的某项技术属于技术秘密非常困难，（2020）最高法知民终1667号中详细叙述了嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司所采取保密措施情况：
1）文件控制程序规定：将公司文件进行编号、按受控、非受控分类管理，凡与质量体系运行紧密相关的文件列为受控文件，香兰素作业指导书上标有“受控”字样；由文件管理员负责文件的发放、更改、回收及原件的存查管制工作；文件的发放、回收建立登记记录；文件领用人须妥善保管领取的文件，不得涂改或擅自更改，不得私自转让、外借，不得改变文件的原装订形式，不可私自复印；由企业管理部负责管理性文件、技术部负责工艺文件管理等事项。
2）记录控制程序规定：公司人员查阅记录时，须经保管部门主管同意；所有记录的原件一律不予外借。
3）设备/设施管理程序规定：设备动力部负责对生产、工艺设备、环境运行设备等的归口管理，建立设备档案；设备说明书、合格证、安装图及其他相关资料交设备部设备管理员归入设备档案。
4）食品安全、质量和环境管理手册规定：建立档案室和档案与信息化管理安全保密制度，设有专职档案管理人员。
5）各部门岗位职责规定：技术部负责公司产品技术文件的标准化审查工作和标准化资料的登记、备案、存放、查阅等事项。
6）职工手册规定：由安全员检查、督促员工遵守安全生产制度和操作规程，做好原始资料的登记和保管工作。
此外，嘉兴中华化工公司还制定了《档案与信息化管理安全保密制度》，内容包括，对于公司纸质或电子形式存在的技术方案、操作规程、设备图纸、实验数据、操作记录等作为公司涉密信息，公司所有职工必须保守秘密；任何部门及个人不得私自查阅公司档案信息；公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施；公司与接触相关技术和操作规程的员工签订《保密协议》等。
从以上案例可以得到启示，律师除了可以从常规的员工与企业之间的粗略的保密协议或者保密条款等方面帮助顾问单位保护技术秘密，而且还可以进一步细化，通过贯穿生产过程以及文件管理、设备管理的各个环节层层设防，帮助顾问单位建立严密的技术秘密保密措施。

（二）由专利权权属纠纷的生效判决出发，提出保管证明职务发明证据有关的建议

1、（2017）京民终54号案情简述以及判决要点
    涉案专利ZL200930244248.2的原专利权人为郑某某，北京艾森仕食品有限公司通过证明该专利为职务发明，得到北京市高级人民法院支持，终审确认ZL200930244248.2专利权归北京艾森仕食品有限公司所有。

2、由以上案例得到的启示
首先，《中华人民共和国专利法》第6条给出了职务发明的定义以及专利权归属的规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
在企业员工或者股东以自己名义抢先申请专利的情况下，用人单位能否夺回专利权的关键在于能否证明所涉及的发明创造属于职务发明。本案中，更多优势证据指向了涉案专利系郑某某为完成公司职务、利用公司的物质技术条件完成的职务发明创造。具体证据归纳如下：
1）艾森仕公司提供了其持续为郑某某缴纳了医疗保险、社会保险的证据，其可以证明，艾森仕公司与郑某某之间存在实质上的劳动关系。
2）涉案专利的登记费200元、申请费、专利证书印花税、2010年－2014年的专利年费等相关费用均由艾森仕公司支付。
3）虽然艾森仕公司提交的多份在案设计费单据不能明确指向涉案专利的设计费，但可间接佐证艾森仕公司的各项设计费用均是由艾森仕公司承担。
从以上案例可以得到启示，在顾问单位与其员工签订的劳动合同中优选能够包括以下两个方面的内容：（1）有关职务发明的专利权和专利申请权归属的内容，以及（2）对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励的内容。这样不仅专利权以及专利申请权的权属清晰，而且合同中明确了发明人或者设计人能够得到奖励，一定程度上能够降低员工因担心顾问单位没有针对发明人或设计人相应奖励，而私自抢先以个人名义申请专利而伺机获利的几率。
另外，如果顾问单位不愿意添加有关内容，律师有必要提醒顾问单位保存好有关发明人或设计人的职务发明的证据，例如劳动关系证明（缴纳医疗保险、社会保险的证明），以及缴纳专利申请的费用和专利年费的发票等。  

（三）由侵害实用新型专利权纠纷的生效判决出发，提出专利申请布局的法域和递交的时机有关的建议

1、（2019）最高法知民终164号案情简述以及判决要点
ZL201620518129.6号、名称为“在壳体内具有玩偶的组合件”实用新型专利的专利权人斯平玛斯特公司诉广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司、东莞昌明玩具厂有限公司以及广州市培培乐玩具有限公司，要求其停止侵害该实用新型专利权、销毁库存侵权产品、连带赔偿原告经济损失及合理费用。大部分诉讼请求在终审中得到了最高人民法院的支持。

2、由以上案例得到的启示
本案中，涉案专利的要求了申请号为14/884191的美国专利申请的优先权，然而，该美国在先申请的权利要求1-8被驳回，侵权人使用被驳回的美国专利申请14/884191作为现有技术抗辩的证据。但是，判决书中明确指出：美国在先申请的权利要求1-8被驳回，只意味着权利要求1-8不符合美国专利法的授权要求，在美国不能被授予专利权，并不意味着该权利要求1-8不能成为我国在后申请的优先权基础。
从以上案例可以得到以下两点启示：
第一，专利保护具有地域性。在一个国家或地区未能授予专利权的专利申请，在其他的国家或地区不一定同样也得不到专利权授权。本案就是在美国的同族专利申请遭到了美国专利商标局（USPTO）的驳回，但是在中国的同族专利却获得了中国国家知识产权局的实用新型的授权，并且专利权评价报告印证了其部分权利要求具有新颖性和创造性，进一步证明了该专利权的稳定性。因此，律师在帮助顾问单位决定布局专利申请递交的法域时，应当首先充分考虑到其潜在市场的位置，并分别在不同法域地递交申请。
第二，同族专利申请不必须同时在多个国家或地区递交。律师可以建议顾问单位利用优先权制度，按照《巴黎公约》和《专利合作条约》的规定分批次递交，从而赢得更多的准备不同语言申请文件的时间。

三、建议汇总


综上，律师在处理针对知识产权的法律顾问业务中，应当时时关注有关业务领域最新生效判决的结果，并根据生效判决的启示，在各个关键环节给出及时准确的预警和相应的建议，以帮助顾问单位未雨绸缪地构建和完善知识产权保护制度，从而尽量避免日后可能出现的知识产权纠纷。具体建议如下：
1）在开始研发新技术之前，与员工、合作伙伴等签定保密协议，并就日后可能的研究成果提前约定权属；
2）在测试和生产过程中，建立周密的保密措施，例如以上第二部分第（一）2项所提及的多种管理措施。
3）在新技术成型之后，及时递交专利申请，并且在潜在市场所在的国家或地区全面布局。
4）在新技术相关产品上市前，甚至着手研发之前，提醒顾问单位在相关技术领域内尽量全面检索有关专利和公开的专利申请，从而尽量提前避免侵犯目标法域内他人已有的专利权，并且提前收集现有技术抗辩的证据。 

【参考文献】

[1]（2020）最高法知民终1667号，裁判文书网（ https://wenshu.court.gov.cn/）；

[2]（2017）京民终54号，裁判文书网（ https://wenshu.court.gov.cn/）；

[3]（2019）最高法知民终164号，裁判文书网（ https://wenshu.court.gov.cn/）；

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