- in Turkey
- within Criminal Law and Energy and Natural Resources topic(s)
A. GİRİŞ
Uygulamada şirketler, tescilli markalara benzer veya aynı ibareleri ticaret unvanı içerisinde kullanmakta; işbu ibareler tabela, web sitesi, sosyal medya, fatura ve broşürlerde ön plana çıkarılarak pazarlama faaliyetinin bir parçası hâline gelebilmektedir. Bu noktada ise karşımıza çıkan temel soru şudur: Ticaret unvanındaki kullanım klasik anlamda "markasal kullanım" olmasa da marka hakkına tecavüz sayılabilir mi?
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli, 2021/446 E., 2023/61 K. sayılı kararı, ilgili soruya şu şekilde cevap vermektedir: Markaların işlevlerinin zarar görme ihtimali varsa, "markasal kullanım"ın varlığı ayrıca aranmayıp tecavüz tespiti mümkün olabilir. Diğer taraftan, uygulamada "beş yıl sessiz kalma" ilkesi nedeniyle terkin taleplerinin sınırlandığı görülmekte; ancak markasal etkinin devam ettiği veya kötü niyetin bulunduğu durumlarda bu sınırlama mutlak kabul edilmemektedir.
B. MEVZUAT
1. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK")
SMK m. 7/3-e uyarınca marka sahibi, işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasını men edebilir. SMK m. 29/1-a uyarınca ise marka sahibinin izni olmaksızın markanın ticaret unvanı/işletme adı olarak kullanılması, m.7'ye yollama ile tecavüz kapsamında değerlendirilir.
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")
TTK m.18'e göre her tacir, hukuka uygun bir ticaret unvanı belirlemekle yükümlüdür. TTK m.39 uyarınca tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemler bu unvan altında yürütülür; işletmeye dair senet ve diğer belgeler de aynı unvanla imzalanır. Unvanın seçimi, unsurları ve kullanımına ilişkin ayrıntılı kurallar ise TTK m.39 ve devamı hükümlerinde yer almakta; ayrıca ilgili yönetmeliklerde detaylandırılmaktadır.
C. UNVANSAL KULLANIMIN TEK BAŞINA İHLAL DEĞERİ
SMK m.29/1-a'nın m.7/3-e'ye atfı gereğince, ihlal için kullanımın klasik "markasal kullanım" eşiğini aşması gerekmez. Ticari faaliyetin yürütülmesi sırasında işaretin ticaret unvanı/işletme adı olarak kullanımı dahi, markanın işlevlerini zedeleme ihtimali (kaynak gösterme, ayırt ediciliğin seyrelmesi, itibarın sömürülmesi vb.) mevcutsa yasaklanabilir ve tecavüz kapsamında değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli, 2021/446 E., 2023/61 K. sayılı kararında da açıkça teyit edilmiştir:
SMK m.29/1-a'nın m.7/3-e'ye yaptığı yollama uyarınca, marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için ticaret unvanındaki kullanımda klasik "markasal kullanım" ın şart olmadığı ve markanın işlevlerinin zarar görme ihtimalinin yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, davalının unvanında "..." ibaresini, davacıların "..." esaslı markalarıyla benzer hizmetlerde kullanmasının ihlal oluşturduğuna karar verilerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin direnmesi yerinde bulunmuştur.
Yani tescilli bir markanın, bir başkası tarafından ticaret unvanında kullanılması halinde ticaret unvanında geçen markanın unvandan terkini talep edilebilmektedir. Bu çerçevede, işaretin ticaret unvanında kullanımı ayrıca klasik "markasal kullanım" ispatı aranmaksızın, markanın işlevlerine zarar verme ihtimali ortaya konulduğu takdirde, unvandan terkin talebine konu edilebilir.
D. BEŞ YILLIK SESSİZLİĞİN ETKİSİ: MARKASAL ETKİ VE KÖTÜ NİYET
Yukarıda değinildiği üzere, SMK sisteminde m.29/1-a'nın m.7/3-e'ye yaptığı atıf nedeniyle, bir işaretin ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanımı marka sahibi tarafından yasaklanabilir kullanım türleri arasındadır; bu çerçevede, önceki tarihli tescilli markanın unsurlarını içeren bir ticaret unvanının unvandan terkininin talep edilebilmesi, kural olarak "markasal kullanım" ispatına bağlanmaksızın, markanın işlevlerine zarar verme riski bulunmasına dayandırılabilmektedir.
Ancak uygulamada, bir ticaret unvanının tescilinden sonra uzun süre (uygulamada yaklaşık beş yıl) sessiz kalınması, Türk Medeni Kanunu ("TMK") m.2'deki dürüstlük kuralı uyarınca terkin talebini kural olarak zayıflatan bir unsur olarak kabul edilir. Ancak bu, SMK m.25'te marka hükümsüzlüğü davaları için düzenlenen katı "beş yıl" süresiyle karıştırılmamalıdır: Hükümsüzlükte beş yıl SMK'dan doğan bir eşikken, terkin davalarında sabit süre yoktur; Yargıtay, somut olayın özelliklerini (davacının öğrenme zamanı, kullanımın yoğunluğu ve mecraları, pazar/kitlenin örtüşmesi, tarafların iyi-kötü niyeti, yatırımlara dayalı güven vb.) birlikte değerlendirir. Bu nedenle, tescilden beş yıl geçmiş bir unvan bakımından da unvanın piyasada marka gibi algılanacak biçimde kullanılmaya devam etmesi ve bu kullanımın markanın işlevlerini zedeleme riski yaratması hâlinde, m.29/1-a'nın m.7/3-e'ye yaptığı atıf nedeniyle ihlalin tespiti ve men'i; koşulları varsa unvanın sicilden terkinine karar verilebilir. Başka bir deyişle, beş yılı aşmış unvanlarda markasal etki doğuran kullanım terkini hem mümkün kılar hem de çoğu kez zorunlu hâle getirir. Buna karşılık, kullanım gerçekten unvansal sınırlar içinde kalıyor ve markasal etki yaratmıyor veya kötü niyet gibi olgular ispat edilemiyor ise terkin talebinin kabulü mümkün olmamaktadır.
E. YARGI KARARLARI
➢ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli ve 2017/27 E., 2020/225 K. sayılı kararı
Marka hükümsüzlük davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanabilmesi için beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmekte olduğu, ancak ticaret unvanı yönünden mevzuatta bir süre belirlemesi bulunmadığından TMK'nın 2. maddesi de gözetilmek suretiyle her somut olayın özellikleri dikkate alınarak sürenin belirlenmesi gerekmekte olduğu belirtilmiştir.
Davacı şirketin hem davalının ticaret unvanının tescilinden itibaren yaklaşık altı yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra ihtarname göndermesi hem de ihtarnamelerin gönderilmesinden sonra makul süre içerisinde dava açmaması nedeniyle ticaret unvanının terkini davasında sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı kabul edilmiştir.
Bir ticaret unvanının tescili üzerinden beş yıl geçtikten sonra kural olarak ticaret unvanının terkininin istenmesinin mümkün olmadığı, ancak üzerinden beş yıldan uzun bir süre geçen ticaret unvanının markasal etki doğuracak şekilde kullanılması markaya tecavüz oluşturacak bir eylem olacağından bu durum ticaret unvanının terkini isteme hakkını doğuracağı belirtilmiştir. Bir diğer anlatımla, tescili üzerinden beş yıl geçen bir ticaret unvanı o unvanının markasal etki doğuracak şekilde kullanılması halinde mümkün ve gerekli olduğu, şayet unvanın kullanımı tamamen ticaret unvanı kapsamında kalıyor ve hiçbir markasal etki doğurmuyorsa, markaya karşı bir iltibas tehlikesinin varlığından söz edilemeyeceği, bu kapsamda "ticaret unvanının kullanımının markasal nitelikte olması ve marka hakkına tecavüz eder boyutta olması" şartlarının sağlanması durumunda tescili üzerinden beş yıldan daha uzun bir süre geçmiş ticaret unvanının sicilden terkini söz konusu olabilmekte olduğu ifade edilmiştir.
Davalının ticaret unvanı ... A.Ş.'de bulunan"..." ibaresi davalı tarafa ait otel tabelasında ve internet sitesinde davalının ticaret unvanından farklı puntolarla ve şekillerle Eylül-Ekim 2020'den beri kullanıldığı, söz konusu kullanımın hedef kitle gözünde marka algısı oluşturduğu, bu algının da unvan kullanımı sınırlarını aşacak ve markasal bir kullanım niteliği kazandıracak boyutta olduğu anlaşılmakla ticaret unvanının terkin şartlarının oluştuğu değerlendirilmiştir.
Davacılardan ... A.Ş.'ye ait .... tescil numaralı marka ile davalı yana ait fiili markasal kullanımların ve davalı yana ait ticaret unvanının "..." asli unsurunu içerdiği, söz konusu ayniyet içerir kelimenin benzerlik ve karıştırma ihtimali doğurduğu, davalı yanın ticari faaliyet alanı ile davacıya ait ... tescil numaralı markanın tescilli olduğu sınıfların da benzerlik içerdiği ve bu hali ile marka haklarına tecavüz ve ticaret unvanı terkin koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır.
F. SONUÇ
SMK m.29/1-a'nın m.7/3-e'ye yaptığı atıf ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.02.2023 tarihli yaklaşımı uyarınca, ticaret unvanındaki kullanımın klasik anlamda "markasal kullanım" düzeyine ulaşması zorunlu değildir; kullanımın markanın işlevlerini (kaynak gösterme, ayırt edicilik, itibar) zedeleme ihtimali doğması, ihlalin tespiti için yeterlidir.
Diğer taraftan, terkin taleplerinde uygulamada anılan "beş yıllık sessiz kalma" ölçütü TMK m.2 (dürüstlük) temelinde bir eşik olarak işler; katı bir şart değildir. Bu nedenle, tescilden uzun süre geçmiş olsa dahi unvanın piyasada marka gibi algılanacak biçimde kullanılmaya devam edilmesi veya kötü niyet gibi olguların varlığı hâlinde, gecikmeye rağmen ihlalin tespiti ve men'i ile somut olayın koşulları oluşmuşsa unvanın sicilden terkinine karar verilebileceği kabul edilir. Buna karşılık kullanım gerçekten unvanla sınırlı kaldığı, markasal etki yaratmadığı ve böylece iltibas/işlevsel zarar riski somutlaşmadığı durumlarda, terkin talebinin ve çoğu kez ihlal iddiasının kabulü zorlaşır.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
