Amerykański urząd patentowy (a właściwie: Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych – USPTO) jest federalną agencją udzielającą patentów i rejestrującą znaki towarowe na terenie Stanów Zjednoczonych1. USPTO w kategorii patenty wyodrębnia podkategorie Design patents2 i Utility patents3, które są odpowiednikami naszych polskich wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych. Z tego tekstu dowiesz się najważniejszych informacji o tym organie z perspektywy przedsiębiorcy z Polski.
Amerykański urząd patentowy działa w oparciu o amerykańskie prawo federalne i sprawuje, podobnie jak nasz Urząd Patentowy RP, pieczę nad procesem uzyskiwania ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych – skutecznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Jeśli myślisz o ochronie własności intelektualnej na terenie USA, ważniejsze będą dla Ciebie jednak spore różnice w sposobie funkcjonowania tego organu w porównaniu do jego polskiego odpowiednika.
Ile kosztuje zgłoszenie wynalazku w USPTO?
W przeciwieństwie do Urzędu Patentowego RP, amerykański urząd patentowy posiada znacząco wyższe opłaty urzędowe. Przykładowo, zgłoszenie wynalazku w Polsce kosztuje od 500 PLN, a w USA (przy założeniu nie przekraczania limitów liczby stron i zastrzeżeń) od 300 do 1800 USD w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zgłaszającego.
W USPTO płatne są także przedłużenia czasu na odpowiedź do urzędu, a opłata za pierwsze 3,5 roku ochrony patentowej sięga 2000 USD4 5. Niestety, opłaty urzędowe to jednak tylko ułamek kosztów uzyskania patentu. Na wysokie koszty ochrony patentowej w USA składa się przede wszystkim wysokie wynagrodzenie pełnomocników.
Czy muszę obawiać się patentów amerykańskich?
To zależy. Urzędy patentowe działają na
ściśle określonych terytoriach,
najczęściej terytoriach powiązanych z geograficznym
położeniem państw. Tym samym patenty
uzyskane przed USPTO są ważne na całym terytorium
największej gospodarki światowej. To
właśnie stanowi główny czynnik
warunkujący istotność patentów i
znaków towarowych chronionych w USA.
Według raportu IP5 Statistic Report
2022 20% wszystkich ważnych na świecie
patentów jest ważnych właśnie w Stanach
Zjednoczonych6.
Jeśli więc działasz wyłącznie w Polsce, a swoich produktów nie eksportujesz do USA, patent amerykański czy znak towarowy zarejestrowany na terenie USA nie powinny mieć dla Ciebie znaczenia. Rzeczywistość bywa jednak bardziej skomplikowana.
Niedawno opiniowaliśmy ryzyko związane z naruszeniem patentu amerykańskiego przez polskiego producenta części samochodowych. Części te montowane są przez jednego z nabywców na terenie fabryki w Niemczech, skąd złożone samochody eksportowane są m. in do USA. Wprawdzie polska spółka nie będzie odpowiadała w takim przypadku za naruszenie patentu, ale może odpowiadać względem swojego niemieckiego kontrahenta za dostarczenie produktów z wadą prawną7.
Jak mogę uzyskać ochronę w amerykańskim urzędzie patentowym?
Terytorialność urzędów patentowych znajduje także odzwierciedlenie w ograniczeniu możliwości reprezentacji klientów. Dlatego właśnie nie da się uniknąć wysokich kosztów wynagrodzeń lokalnych pełnomocników.
Zgodnie z amerykańskim prawem przed amerykańskim urzędem patentowym występować mogą:
- registered patent practitioners, to osoby fizyczne, które zdały egzamin przed USPTO i spełniły wymogi do reprezentowania wnioskodawców przed USPTO, m.in. są obywatelami USA;
- trademark practionioners, czyli prawnicy zajmujący się zawodowo znakami towarowymi, którzy są aktywnymi członkami sądu najwyższego dowolnego stanu USA8.
W drodze długiej praktyki, osoby z innych krajów, które wykażą, że są upoważnione przez pracodawcę do występowania przed USPTO, mogą być pełnomocnikiem na podstawie 37 CFR § 11.9(b). Jednak, osoby te mają status ograniczonego uznania. Tacy pełnomocnicy, w swoich CV i mediach społecznościowych nie mogą wpisać informacji, że są zarejestrowani do praktykowania w sprawach patentowych przed USPTO9.
Zatem amerykański urząd patentowy nakłada na Ciebie obowiązek reprezentacji przez osobę uprawnioną do występowania przed tym konkretnym urzędem.
Jak skontaktować się z pełnomocnikiem zagranicznym, jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą?
Najlepiej przez polskiego pośrednika w postaci wyspecjalizowanej kancelarii patentowej, która rozumie Twoją technologię i markę. Polscy oraz europejscy pełnomocnicy posiadają liczne kontakty do sprawdzonych partnerów z innych krajów, którzy reprezentują przedsiębiorców na terytoriach zagranicznych. Dużym plusem takiej współpracy jest fakt, że polski partner zwykle dużo lepiej zna kontekst biznesowy klienta.
Taka współpraca polega nie tylko na przekazywaniu sprawy zagranicznym kolegom, ale także:
- wsparcie w procesie przygotowania informacji potrzebnych zagranicznym pełnomocnikom do uzyskania ochrony dla rozwiązania klienta (to kluczowy element projektu, bez którego uzyskanie praw jest dużo trudniejsze),
- informowanie klienta o terminach opłat,
- wsparcie przy przygotowywaniu odpowiedzi na pisma urzędowe.
Czy USPTO posiada powszechnie dostępne rejestry?
Tak. Amerykański urząd patentowy posiada liczne rejestry dostępne z poziomu strony internetowej10. Możesz dzięki nim wstępnie (samodzielnie lub z polskim pełnomocnikiem) zorientować się, jak wygląda potencjalnie Twoja szansa na uzyskanie ochrony prawnej w USA (więcej o ocenie szans na uzyskanie patentu znajdziesz tutaj).
Dla przedsiębiorców i ich pełnomocników najprzydatniejsze rejestry to:
- Patent Public Search – rejestr umożliwiający budowanie pytań dotyczących zgłoszeń patentowych i patentów na podstawie słów kluczowych. Rejestr umożliwia podgląd treści wyszukanych zgłoszeń11.
- Global Dossier – rejestr umożliwiający wyszukiwanie zgłoszeń i praw po numerze zgłoszeniowym. Daje pogląd stanu prawnego zgłoszeń, a także podgląd dokumentów wysyłanych do uprawnionego w sprawie12.
Footnotes
1. https://www.uspto.gov/about-us,
2. https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/design-patent,
3. https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/utility-patent,
5. https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule,
6. https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports,
7. In the absence of contractual regulations, the rules of liability of the supplier of goods are governed by Article 42 of the Convention on the International Sale of Goods (CISG).
8. https://www.uspto.gov/learning-and-resources/patent-and-trademark-practitioners,
10. https://www.uspto.gov/patents/search,
11. https://www.uspto.gov/patents/search/patent-public-search,
12. https://globaldossier.uspto.gov/home,
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
