Onderdelen van complexe voorwerpen die bij normaal gebruik van het voorwerp niet zichtbaar zijn, genieten geen bescherming op grond van het EU-modellenrecht. Het modellenrecht kwam ook ter sprake in ons eerdere artikel over het ontwerp van de onderkant van een fietszadel. Maar wat is precies een onderdeel van een complex object? Moeten de accessoires die constitutief zijn voor andere objecten en die gelijktijdig worden gebruikt altijd worden beschouwd als de onderdelen ervan? Deze vraag kwam aan de orde in een recente uitspraak van het Gerecht in de zaak B&Bartoni v EUIPO.
In 2011 heeft Hypertherm, Inc. een aanvraag ingediend voor een EU-gemeenschapsmodel voor een elektrode voor lastoortsen, zoals weergegeven in de volgende afbeeldingen:
In 2017 heeft B&Bartoni spol. s.r.o. tegen dit model een vordering tot nietigverklaring ingediend. Het belangrijkste argument van B&Bartoni spol. s.r.o. was dat de elektrode een onderdeel was van het complexe object (de lastoorts) en dat deze bij normaal gebruik van de toorts niet zichtbaar is. Het Europese Merkenbureau EUIPO was het met B&Bartoni eens en verklaarde de registratie van de elektrode ongeldig.
Hypertherm, Inc. heeft beroep aangetekend tegen de beslissing bij de EUIPO Kamer van Beroep en heeft de zaak gewonnen. De Kamer van Beroep oordeelde dat de beschermde elektrode geen bestanddeel vormt van het complexe object (de lastoorts).
B&Bartoni spol. s.r.o. was het niet eens met de beslissing van de Kamer van Beroep en heeft de zaak voorgelegd aan het Gerecht.
De uitspraak van het Gerecht
Het Gerecht was het eens met de Kamer van Beroep. Het verwees eerst naar het artikel 4.2 van de EU-verordening volgens welke een onderdeel van een samengesteld product als nieuw kan worden beschouwd en een eigen karakter heeft (en daarmee voldoet aan de voorwaarden voor bescherming op basis van het EU-modellenrecht), als het zichtbaar blijft tijdens normaal gebruik van het object. Volgens het Hof beperkt deze bepaling de rechten van de rechthebbende en dient ze bijgevolg strikt te worden geïnterpreteerd om de uitsluiting van modellenbescherming tot een minimum te beperken. Dat betekent dat wat "een onderdeel van een samengesteld product" is ook strikt moet worden geïnterpreteerd.
Daarnaast dient de vraag of een product moet worden gezien als een 'onderdeel van een samengesteld product' casuïstisch (met andere woorden, van geval tot geval) te worden beoordeeld aan de hand van een set van relevante factoren. De factoren die het Gerecht in deze zaak relevant en belangrijk achtte, zijn de volgende:
Onderdeel of een afzonderlijk object: relevante criteria
Het eerste criterium is of het product dat in een ander object is verwerkt een verbruiksartikel is. Als het product door intensief gebruik continu aan vervanging toe is, dan kan dit erop duiden dat het een verbruiksartikel is en dus een apart product is. In overeenstemming met de conclusie van de Kamer van Beroep wat betreft het modellenrecht, oordeelde het Gerecht dat de elektrode snel wordt verbruikt en vervangen en daarom moet worden beschouwd als een verbruiksartikel en dus als een afzonderlijk product.
Het tweede criterium is of een product kan worden verwijderd zonder het object waarvan het deel uitmaakt te demonteren. Indien dit mogelijk is en indien dit product bedoeld is om regelmatig en eenvoudig door eindgebruikers te worden vervangen, kan het product in relatie tot het modellenrecht worden gezien als een afzonderlijk product en niet als een onderdeel van een ander object.
Het derde criterium is of beide objecten (het complexe object zelf en het product dat erin verwerkt is) los verkocht kunnen worden. Volgens het Gerecht zal de koper bij aankoop van een lastoorts zonder elektrode niet snel de conclusie trekken dat die lastoorts kapot of incompleet is. Dit is een belangrijk criterium dat aangeeft dat dat product (de elektrode in dit geval) geen onderdeel vormt van een ander object.
Het vierde criterium is de uitwisselbaarheid van de producten die verwerkt zijn in complexe objecten. Het Hof stelde vast dat een elektrode in kwestie makkelijk kan worden vervangen door een andere elektrode. Bovendien kan de huidige elektrode in verschillende soorten lastoortsen worden gemonteerd. Deze uitwisselbaarheid is een goede indicatie of de producten in kwestie onderdeel zijn van andere objecten of er eerder los van staan.
Conclusies
Deze uitspraak geeft een belangrijke leidraad bij de beoordeling of producten, verwerkt in andere voorwerpen, kunnen worden beschouwd als onderdeel van deze voorwerpen of juist als afzonderlijke toebehoren en daarmee voor bescherming op grond van het modelrecht in aanmerking komen.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
