By 乔传林
2019年7月2日，马来西亚新的商标法——《2019年商标法》（以下简称"新法"）在马来西亚议会二读通过，新法对当地目前仍然使用的《1976年商标法》（以下简称"旧法"）进行了大量修订和扩充，基本法条从旧法下的84条增加到新法下的180条，新法内容的扩充将为马来西亚国内和国外主体申请注册商标以及进行商标维权带来便利。新法已于2019年12月27日正式生效。
一、 新法制定的背景
新法的制定有两大背景，一是旧法内容难以完全适应马来西亚商标实践发展的需要，当地需要制定一部新的商标法吸收旧法实施过程中积累的经验并解决长期存在的问题；二是呼应2015年11月东南亚国家联盟（东盟）出台的《2025年东盟经济共同体蓝图》。
马来西亚《1976年商标法》的制定是基于英国的《1938年商标法案》，英国《1938年商标法案》的内容较为简单，随着时代发展，越发难以适应商标审查实践和商标维权的需要，对此，英国官方早在1994年即颁布了《1994年商标法案》，以取代《1938年商标法案》。虽然马来西亚官方先后对旧法进行了三次修订，但仍然难以满足实践的需要，为此，当地有必要制定一部能与国际接轨又符合自身需要的新的商标法。
2015年11月，第27界东盟首脑会议出台了《2025年东盟经济共同体蓝图》，督促各成员国加入马德里国际商标注册体系被列入该蓝图的文本。马来西亚通过新的商标法，即是兑现其对东盟的承诺。至此，东盟十国中已有九国加入马德里国际商标注册体系，具体包括印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、柬埔寨和马来西亚，只有缅甸仍未加入该体系。
二、 新法新增的内容
新法最大的亮点在于增加了马德里国际商标申请注册的规定，此外，新法在商标申请、商标评审、商标维权等方面都有较大的改动和内容扩充，详述如下。
（一） 加入马德里国际商标注册体系
目前马德里国际商标注册体系下已有106个成员，涵盖122个国家，商标申请人可基于其在任何一个成员国内的基础申请或基础注册商标，通过提交一次新申请，使用一种语言（英语、法语或西班牙语），缴纳一次费用，任意指定该体系下的任何成员，这为相关主体申请注册国外商标带来了极大的便利，并节省了费用。
2019年9月27日，马来西亚政府正式向世界知识产权组织交存加入《马德里议定书》的正式文本，并将于2019年12月27日正式生效。至此，马来西亚成为马德里国际注册商标体系下的第106个成员。此后，该国的相关主体可通过当地官方递交马德里国际商标注册申请，别国的商标申请和注册人也可通过提交马德里国际商标注册申请指定马来西亚。
对于中国的商标申请人而言，其可通过马德里国际注册体系指定马来西亚的方式在当地寻求商标保护，并且后续的续展、转让、更址、更名等程序皆可通过马德里国际商标注册体系进行，无需委托当地律师办理，这不仅为申请人提供了一条更为便捷的商标注册途径，还能节省费用，可谓两全其美。但是，由于通过马德里国际商标注册体系提交新申请后，要经过中国知识产权局转交世界知识产权组织国际局、再由国际局转交马来西亚商标局等程序，在提交新申请后的审查效率上，在当地直接提交新申请仍然优于通过马德里国际商标注册体系指定马来西亚。对此，有在马来西亚申请商标需求的申请人，可根据自身需要，选择合适的途径提交新申请。
（二） 商标申请阶段新增和扩充的内容
在商标申请阶段，新法在旧法基础上修改和扩充的内容主要有以下几个方面：
1. 申请日的确定和优先权的适用
新法要求，只有在官方要求的形式要件完全满足以后，新提交的商标申请才会生成申请日期。商标申请日对于商标申请人的意义重大，是判断商标申请先后的依据，影响商标审查时在先商标的检索范围。按照新法的要求，提交商标新申请时，必须一并提交官方要求的文件资料，并符合格式要求。对于不符合要求的内容，申请人需要补正，商标申请日从最后完成补正的日期起算。对于来自中国的申请主体而言，若申请的商标为汉字或者其他非罗马字母、当地语言、英文字母的文字，必须同时提供该文字商标的英文或当地语言的音译和意译，否则将会被要求补正，从而失去较早的申请日期，在官方要求的补正期限内没有及时补正的，则将被当作撤回申请处理。
新法同时规定，提交商标新申请的同时主张优先权的，优先权日仅在商标审查中检索在先商标的程序中有效，优先权日不影响当地商标的申请日。
2. 重新定义商标，引入非传统商标和集体商标
旧法中，商标的形式被局限为文字、数字、图样及其组合。新法中引入了非传统商标，包括产品包装、颜色、声音、气味、全息图、动画及其组合等形式，从而大大的扩展了商标素材。
新法还引入了"集体商标"，将其定义为"能够对集体组织成员的商品和服务起到区分来源作用的标识"，正式将"集体商标"引入到商标的申请和注册程序中。
3. 允许一件商标指定多个类别
旧法要求一件商标只能指定一个类别，即使要在多个商品或服务类别上申请注册相同的商标，则需同时提交多件商标新申请，同时缴纳对应件数的注册费用。新法则修改了这一规定，允许申请人申请一件商标同时指定多个类别，只需缴纳一件商标的费用。虽然目前还无法确定一件商标指定多个类别的具体官费收取标准，但是，从以往各国的商标申请实践经验来看，在允许一标多类的国家，一件商标指定多个类别的收费明显低于在每个类别上分别申请一件商标的收费。因此，今后在当地提交一标多类新申请，有望节省一笔申请注册费用。
（三） 商标评审和撤销阶段新增和扩充的内容
在商标评审阶段，新法在旧法基础上修改和扩充的内容主要有以下几个方面：
1. 将驳回事由划分为绝对事由和相对事由
旧法规定中只对驳回事由进行了笼统的罗列，没有对驳回事由进行进一步的区分。新法将驳回事由划分为绝对事由和相对事由。按照通常理解，绝对事由意味着对该种类型的标识既禁止任何人注册，也禁止任何人将其作为商标使用；而相对事由则是由于存在他人在先注册商标、在先权利导致的在后申请人无法获得商标注册。新法第三章对驳回事由进行了专门规定，第23条专门规定了商标驳回的绝对事由，其中包括：表示地理名称的标识；缺乏显著性的标识；商品和服务的通用名称；仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状；具有欺骗性或容易造成相关公众混淆、误认或者违反法律规定的标识；在商品或服务的来源、质量、性质方面欺骗或误导公众的标识；有违公共利益的标识等。商标驳回的绝对事由中也有一些例外，比如缺乏显著性的商标经使用后获得显著性的，仍可获得注册。商标驳回的相对事由则主要包括在相同或类似商品上与他人在先注册的商标相同或近似；同在先的驰名商标冲突；同他人的在先权利冲突，在先权利包括他人的著作权、工业设计等。前述内容与中国现行法律和实践比较类似。
2. 承认同意书的效力
新法在商标驳回的相对事由中，明确规定了可通过在先权利人出具同意书克服在先障碍。但是，同意书是否被接纳取决于审查员的自由裁量，审查员在审查出具同意书的案件时，需同时考虑公共利益以及商标共存对相关公众造成混淆误认的可能性。同时，同意书要符合官方统一规定的格式要件，同意书的格式有望在具体的商标法实施条例中规定。新法在对待同意书效力的问题上，与中国的实践基本一致。
3. 商标撤销
同中国《商标法》一样，马来西亚旧法规定了商标连续三年不使用撤销制度。新法在旧法的基础上，修订了商标连续三年不使用撤销制度的内容，同时引入了新的撤销事由。
所谓商标连续三年不使用撤销，是指商标权利人若连续三年在注册商标指定的商品和服务上不使用其商标，第三人可对其商标申请撤销。对于三年内没有实际使用，能够提供合适的理由的，其商标仍可予以维持。关于不使用商标的合适理由，新法中并未列明，有望在即将出台的《商标法实施条例》中列明。旧法规定，仅在第三人提交三年不使用撤销申请前的一个月内，商标权利人对其商标进行实际的商业使用的，不视为商标的实际使用，新法将一个月的期限修改为三个月，即仅在第三人提交三年不使用撤销申请前的三个月内，商标权利人对其商标进行实际的商业使用的，不视为商标的实际使用，除非前述实际使用行为是在商标注册人意识到其商标可能被撤销之前作出的。
新法同时将撤销的事由进行了扩充，除上述事由外，注册商标若成为通用名称或者在商品的性质、质量和来源方面误导公众的，也可成为撤销的依据。
（四）商标保护和商标权利行使阶段新增和扩充的内容
1. 商标的保护范围扩大
新法扩大了商标权的保护范围。旧法规定，商标侵权仅限于在注册商标指定的相同商品上使用与注册商标相同标识才构成侵权。而按照新法的规定，侵权人若在与注册商标指定的类似商品或服务上使用与注册商标相同的标识，商标权利人同样可主张商标侵权。这就大大增加了商标权的保护范围，例如，权利人如果在第25类"服装"注册了"友好"商标，第三人未经允许在第18类"手包、旅行包"上使用"友好"商标，由于"服装"和"手包、旅行包"构成类似商品，则商标注册人即可向第三人主张商标侵权。
2. 确认商标的财产权属性
新法确认了已注册商标可以作为担保物权的一种形式。尽管商标权是一种无形财产权，但是新法赋予商标权与个人财产权、动产物权相同的法律地位，这意味着，商标权本身可以在马来西亚作为物权抵押，也可以有偿转让。新法生效后，商标权利人能够以其享有的商标权作为抵押物在金融机构获得金融支持。当然，对于新申请注册的商标，由于没有通过使用积累一定的商誉和知名度，其财产属性表现的并不明显。商标只有通过使用获得一定的市场声誉和知名度之后，才会具有真正的财产价值。
3. 确立了商标授权许可使用制度
旧法体系下，商标的实际使用人需在官方登记方可合法使用他人申请注册的商标。新法废除了这一规定，重新确立商标授权许可使用制度。商标实际使用人获得商标注册人的书面授权即可合法使用注册商标，向官方登记不再是强制性要求。
4. 商标推定有效的时间缩短
马来西亚商标法规定了推定有效制度，只要注册商标不是通过欺骗手段获得的注册、或者使用过程中变为通用名称、或者其他绝对驳回事由中规定的情形，经过一定时间的使用，商标即可被推定在任何情形下都具有效力。旧法规定商标推定有效的时间为注册日起满七年，新法将这一时段缩短为五年。
5. 恶意发出侵权警告信以及虚构注册商标将面临处罚
在商标维权实践中，存在缺乏商标权利基础却对他人发出商标侵权警告信的恶意维权的情况。针对这一情况，新法赋予收到恶意侵权警告信的受害人向法院寻求救济的权利。受害人可向法院申请出具其经营行为没有侵害恶意维权人所主张的商标权的声明、向法院申请禁令禁止恶意维权人继续向其发出此类警告信，受害人若因他人的恶意侵权警告而遭受财产损失的，还可主张损害赔偿。
新法同时规定，相关主体若明知其商标未获得注册却将其商标用作注册商标的，该主体将面临10000林吉特，约合17000元人民币的罚款。
6. 强化商标侵权救济措施
新法列明了四种侵权救济措施，包括损害赔偿、侵权利润所得、禁令和强制命令。按照旧法的规定，商标权人遭受商标侵权后，其只能在自身的实际损失与侵权人的侵权得利两者之间选择一项作为侵权赔偿的依据，新法则赋予商标权人在主张自身损失的赔偿后，还可进一步要求根据侵权人的实际获利情况获得额外补偿，这一规定显然对商标权人更为有利。
新法还赋予法院对侵权人发出强制命令的权利，包括销毁侵权标识和货物，处置侵权商品等。
在民事诉讼中，新法还赋予法院向权利人判定额外损害赔偿金的自由裁量权。
7. 引入刑事处罚条款
关于违反商标注册和使用制度的刑事处罚条款在旧法中并未列明，而是单独规定在马来西亚《2011年贸易说明法案》（Trade Descriptions Act 2011）中。新法将《2011年贸易说明法案》中有关违反商标注册和使用制度的刑事处罚的条款引入到第十五章，以加强对商标违法行为的处罚力度。
同上述内容相对应，新法第十六章明确了调查商标违法和强制执行的主体及其权限，调查和执行官员有权进行调查取证、逮捕嫌疑人、搜查和扣留违法货物。
以上是马来西亚《2019年商标法》主要修改和扩充的内容，除此之外，新法还规定了电子发文（商标注册证将主要以电子文档的形式出具）、通信保密（商标代理与客户之间的通信不可随意公开）等内容。有些内容与来自中国的申请人关系不大，此处不再一一列举。
Apr 27, 2020
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