技术问题在评价权利要求创造性中的重要作用

摘要：

在中国专利法体系中，创造性是判断发明专利性的核心标准之一。本文以最新审查指南的修改为切入点，分析修改前后的重要区别，并且探讨了同一技术方案在解决不同技术问题的情况下，可能产生不同的创造性判断结论的原因。

关键词：创造性、技术问题、审查指南

一、引言

在专利审查中，创造性评价的本质是判断发明创造对于本领域技术人员而言是否显而易见。在实际审查中，技术问题作为评价创造性的核心因素，直接影响到权利要求的创造性判断。在新修订的审查指南中，技术问题的明确界定被进一步强化。

二、新版审查指南关于技术问题的修改

《专利审查指南》（2023版）对于创造性判断中技术问题的确定有如下规定：

"在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。"

其中，审查指南将旧版中"根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题"修改为"根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题"。表面上，新版审查指南只多了"在要求保护的发明中"几个字，但这句修改在创造性判断中影响很大。这一修改防止申请人和审查员在审查过程中"加工"技术效果而脱离权利要求、说明书的原始内容。

旧版审查指南中的表述容易给审查实践造成一种理解：只要某区别特征在理论上可以产生某种技术效果，就能作为判断技术问题的依据，即使该效果在申请文件中没有明确体现，甚至不是本申请真正追求的。

这会导致以下问题：

1. 申请人可能在答复 OA 时"重构"技术效果。

在答复OA时，申请所记载的主要发明点（区别特征）可能已经被审查员所引用的现有技术公开，并且记载的技术问题也被现有技术所解决。然而，申请人可能会以该区别特征在说明书中可推导出的能够解决的其他技术问题为由，重新确定技术问题。

又或者，申请人如果在说明书中找到现有技术未记载的其他技术特征，尽管该技术特征并非申请人在提出申请时的发明点所在，说明书中也未记载该技术特征的任何技术效果，申请人仍然趋向于将该技术特征加入权利要求，并且以该技术特征理论上可以实现的技术效果进行创造性争辩。

2. 审查员可能基于现有技术中公开的效果、或者理论上可能的效果去认定技术问题，而不是基于本申请实际披露的效果。

在实践中，当审查员在现有技术（例如对比文件2）中找到权利要求相比于最接近现有技术（对比文件1）的区别技术特征时，有时候会将区别技术特征在对比文件2中解决的技术问题确定为本申请要解决的技术问题，又或者以"该区别特征在对比文件2中必然能够解决本申请要解决的技术问题"为由，否认权利要求的创造性。

以上都导致技术问题容易虚化，偏离原申请内容，影响创造性判断的稳定性。对于相同的区别技术特征，审查员和申请人对于技术问题的确定观点可能完全不同，模糊了创造性判断的标准。

新版审查指南规定申请要解决的技术问题应当是区别特征在"本发明中实际达到的效果"，即说明书中已充分记载、能从本申请整体中直接得到的技术效果。这一修改意味着：（1）技术问题应当主要来源于说明书整体记载，而非审查中重构；（2）新主张的效果若无说明书支持，则难以用来界定技术问题。其体现了一个核心价值：创造性的评价必须基于申请文件揭示的技术贡献，而非申请人事后挖掘的潜在贡献，也非审查员自身推断的贡献。

换言之，新版审查指南不再允许申请人利用"理论上可能有的技术效果"来扩大技术问题的范围与技术贡献的高度，强化了权利要求、说明书披露与技术贡献之间的内在一致性。从另一角度来看，新版审查指南也不允许审查员用现有技术中记载的技术问题或者理论上能够解决的技术问题来代替本申请所记载的技术问题，使得创造性判断逻辑更加透明。

根据新版审查指南的要求，申请人在撰写申请文件时应当在说明书中清晰界定申请要解决的技术问题，并描述技术特征如何解决该问题以及产生的技术效果，不能含糊不清，避免只描述方案本身而忽略技术问题，从而能够更好地使申请文件与申请人的技术贡献相匹配，也有利于公众对于发明创造本身的理解。

三、技术问题对于权利要求创造性判断的重要性

在审查指南修改后，说明书中技术问题记载的重要性得到进一步提升。说明书技术问题记载的不同，在实践中可能会产生相同的权利要求创造性不同的判断。

我们来看下面的例子。

假设有不同申请人于同日提交的发明申请I、II，审查员在审查过程中对于这两项发明申请的创造性判断均引用对比文件1和2，其中：

申请I的权利要求1记载的技术特征为A+B+C+D，特征D解决的技术问题为P1；

申请II的权利要求1记载的技术特征为A+B+C+D，特征D解决的技术问题为P2；

对比文件1记载了技术特征为A+B+C；

对比文件2记载了技术特征D，特征D解决的技术问题为P1。

从以上假设出发，不难得出的是，申请I、II的权利要求1相比对比文件1的区别技术特征均为D，并且对比文件2给出了将特征D与特征A+B+C相结合以解决技术问题P1的技术启示，因此申请I的权利要求1不具有创造性。

而对于申请II的权利要求1而言，由于对比文件2未记载特征D能够解决技术问题P2，未给出将特征D与特征A+B+C相结合以解决技术问题P2的技术启示，因此申请II的权利要求1相比对比文件1、2是具有创造性的。

根据三步法的创造性判断步骤，尽管申请I、II的权利要求1记载的技术特征相同，但由于申请I、II的说明书中记载的技术问题不同，审查员可能会得出完全不同的创造性判断结论。

那么这一现象是否合理呢？

从法律程序角度看，每个专利申请是独立的。即便权利要求1的文字相同，只要说明书记载的发明目的、技术效果或技术问题不同，审查员就可能做出不同的创造性判断。

从技术贡献的角度出发，尽管申请I、II的权利要求1记载的技术方案相同，但是申请I和申请II解决的技术问题不同，相比最接近的现有技术（对比文件1）做出的技术贡献也是不同的。其中申请I相比对比文件1做出的贡献被对比文件2所公开，而申请II做出的贡献未被对比文件2公开，因此申请I的权利要求1不具有创造性，而申请II的权利要求1具有创造性，这一判断也是合理的。

由以上例子，可以看到说明书中技术问题的记载对于创造性判断的重要性。申请人在撰写专利时应充分考虑技术问题的表述，以确保发明贡献能够得到合理评价和保护。

四、小结

审查指南关于技术问题界定的修改虽然表面上只是增加了"在要求保护的发明中"几个字，但实际上强化了创造性评价中技术贡献应当源于申请本身的原则，使创造性判断与说明书披露之间的关系更紧密。通过限制技术效果的理论外推，这一修改对申请文件撰写和审查答复均产生深远影响，使得创造性评价从过去可能存在的主观不稳定性，转向更依赖技术披露、更强调技术贡献、更具可预期性的一种审查体系。

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