最高人民法院：秘密保持審査義務違反の判断について

【裁判要旨】

　特許法における秘密保持審査に関する規定に違反したことにより、中国特許が無効となるか否かを判断する際には、中国特許出願前に海外で出願された特許技術案の実質的内容が中国国内で完成したか否かを検討する必要がある。技術案の実質的内容の完成地の判断は、提出された証拠に基づき、技術案の形成過程を検討し、関連分野の技術研究開発動向と照らし合わせて総合的に判断すべきである。

　【キーワード】

　行政、発明特許無効審判、秘密保持審査、技術案の実質的内容

　【基本事実】

　米国企業は、特許番号20131032****.8、「体外診断用医療機器及びシステム」（以下「本件特許」という）の発明特許の特許権者である。2018年6月14日、広州の某社（以下、「広州某社」）が、本件特許に対して国家知識産権局に無効審判を請求した。主な理由は、本件特許の技術案が広東省における研究プロジェクトの成果であり、米国企業が秘密保持審査を請求することなく米国で特許出願を行ったため、特許法の秘密保持審査に関する規定に違反しているというものであった。さらに、同社は、本件特許は米国企業が同一の技術案を用いて中国で出願し、既に特許権を取得しているものであり、したがって特許権は付与されるべきではないと主張した。2019年7月30日、中国国家知識産権局は無効審判請求審査決定第41277号（以下「無効審判決定」という）を発出し、特許の有効性を認めた。これを不服とした広州某社は、第一審人民法院に起訴し、無効審判決定の取消しと国家知識産権局による新たな審査決定の発出を求めた。

　2021年12月28日、第一審法院は行政判決を下し、広州某社の提訴を棄却した。広州某社は控訴した。2024年3月14日、最高人民法院は行政判決（2022）最高法知行終255号を発出し、控訴を棄却し、原判決を維持した。

　【裁判意見】

　本判決では、以下のとおり判断した。2009年施行の特許法第20条第1項は、「中国において完成した発明又は実用新案について、国外で特許を出願する法人又は個人は、まず国務院特許行政部門に提出し、秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き及び期限は、国務院の規定に従って実施される」と規定している。第4項は、「本条第1項の規定に違反する発明又は実用新案について、国外で特許を出願した場合、中国において特許出願がなされたとしても、特許権は付与されない」と規定している。2010年に改正された特許法施行規則第8条第1項は、「特許法第20条に規定する中国において完成した発明又は実用新案とは、その実質的な技術的内容が中国国内において完成した発明又は実用新案をいう」と規定している。特許制度は「保護と引き換えに開示する」制度であり、原則として、特許出願の対象となる技術案は開示されなければならない。上記の秘密保持審査に関する規定の立法趣旨は、国家安全保障または国家の重大な利益に関わる発明や創作物が特許出願によって開示され、国家の利益を損なうことを防止することにある。上記の規定によれば、特許出願人が秘密保持審査を申請する義務を負うか否かを判断する法的基準は、技術案の実質的な内容が中国国内で完成したか否かである。

　（I）技術案の実質的な内容の判定

　特許出願が2009年施行の特許法第20条第1項および第4項に違反するか否かを判断するためには、まず、当該特許出願に含まれる技術案の実質的な内容を判定する必要がある。

　まずは、審査の根拠についてである。2009年施行の特許法第20条第1項および第4項に違反して既に付与された特許を無効とすべきかどうかを判断するには、中国特許出願に先立って海外で出願された特許出願の技術案の実質的内容が中国で完成したかどうかを審査する必要がある。したがって、原則として、海外で出願された特許出願の記載内容を審査の根拠とすべきである。中国特許出願と海外特許出願の技術案が実質的に同一であることが確認できる場合は、中国特許出願の記載内容を審査の根拠とすることができる。

　次に、技術案についてである。前述のとおり、秘密保持審査制度は、国家安全保障または国家の重大な利益に関わる発明が特許出願を通じて開示されることを防止するために設けられている。したがって、秘密保持審査の内容は、特許出願書類全体の内容であり、請求項に記載された内容に限定されるべきではない。

　最後に、実質的内容についてである。発明を保護するための特許権付与の根拠は、その発明が技術革新に貢献しているかどうかにある。秘密保持審査請求義務に関わる「技術案の実質的内容」とは、発明または実用新案が従来技術と比較して行った改良を指す。これらの改良により、発明または実用新案は、解決しようとする技術的課題を解決し、所望の技術的効果を達成することができる。「実質的内容」を判断する際に比較対象として用いられる従来技術は、特許明細書に記載された背景技術、または特許権者もしくは発明者が発明の出発点として述べた先行技術のいずれかである。発明者とは、発明の実質的特徴に創造的な貢献をした者を指す。発明者が述べた先行技術が、明細書に記載された背景技術よりも特許請求の範囲に記載された技術案に近い場合、発明者が述べた発明の要点を、技術案の実質的内容を判断する主要な根拠として用いることができる。

　本件において、本件特許明細書の背景技術における先行技術の記述は、かなり一般的なものである。しかしながら、本件特許の第1発明者は第一審において証人として証言し、先行技術との比較において、本件特許の3つの発明の要点を述べた。本件特許明細書における背景技術の説明と比較すると、発明者が発明の要点の根拠とした先行技術は、本件特許で保護を求められる技術案により近い。したがって、発明者が述べた発明の要点は、本件特許の技術案の実質的内容を決定する主要な根拠として用いることができる。

　従属請求項の追加的な技術的特徴が本件特許の技術案の実質的内容を構成するか否かについては、当該追加的な技術的特徴が先行技術に対してどの程度貢献しているかに主に依存する。従属請求項の追加的な技術的特徴は、関連する構成要素の機能と構造をさらに詳細に規定している。提出された証拠は、これらが新たな実質的内容を構成することを証明できないため、これらは本件特許の実質的内容とはみなされない。

　（II）技術案の実質的内容が中国で完成したか否かについて

　技術案の実質的内容が完成した場所の認定にあたっては、提出された証拠に基づき、技術案の形成過程、発明者が技術案の実質的内容を完成させた場所などを検証し、関連分野の技術発展の法則と照らし合わせて総合的に判断すべきである。

　本件において、まず、本件技術案の形成過程について、本件特許の発明者間のメールやり取りに記録された技術的内容に基づくと、発明者らは既に本件特許の技術的概念を形成し、上述の3つの発明の要点を含む関連する技術案を2010年6月末までに完成させていたことは明らかである。反証がない限り、技術案の実質的な内容は2010年6月末までに完成していたと判断できる。次に、発明者らが技術案の実質的な内容を完成させた場所について、本件特許の3人の発明者の旅券情報と、上述の本件技術案の形成過程を合わせて考えると、本件技術案の実質的な内容は中国国内で完成されたものではないと判断できる。最後に、この分野における技術研究開発および産業化の法則の観点から、医療機器の発明の創出には、ニーズの特定、発明概念の形成、技術案の実質的内容の完成、技術案のさらなる改良と完成、臨床研究の実施、そして産業化に至るまで、通常、相当な期間を要する。一定期間の産業化研究と試験を経て、機密保持措置によって保護され、市場性を有する技術案について特許を出願することは、技術案が公知となるまでの時間を客観的に延長することができ、この分野における技術研究開発および産業化の法則にも合致する。広東省の研究プロジェクトで記録されたプロジェクトの背景と進捗状況に基づくと、この特許技術の実質的内容は、広東省の研究プロジェクトが開始された時点で完成していたと判断できる。このプロジェクトは、関連する技術案の産業化プロセスとみなされるべきである。この特許技術の実質的内容が中国国内で完成したことを証明する既存の証拠は不十分である。したがって、当該米国企業の特許出願行為は、2009年施行の特許法第20条第1項および第4項の規定に違反していなかった。

　【関連索引】

　『中華人民共和国特許法』第20条第1項および第4項（2009年10月1日施行の『中華人民共和国特許法』第20条第1項および第4項が本件に適用される）

　『中華人民共和国特許法実施細則』第8条第1項（2010年2月1日施行の『中華人民共和国特許法実施細則』第8条第1項が本件に適用される）

出所：最高人民法院知的財産権法廷

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