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在关于发明申请的专利实质审查实践中,审查员有时需要对最接近的现有技术和"本领域的公知常识"进行结合来评述创造性。当这种结合超越了发明所属的技术领域边界时,便引发了一个值得深入探讨的问题,即其他领域的知识应如何被正确、合理地引用?这不仅关乎审查标准的统一,也直接影响专利申请人的合法权益。本文拟对这一问题进行探讨,并给出一些实务应对策略和建议。
"公知常识"在《专利审查指南》中有其明确的定义。它并非指日常生活中的一般常识,而是指在发明所属的技术领域内,于申请日之前为止所属领域的技术人员普遍知晓的技术知识。《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节明确规定:
"下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示:(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。"
通常,这些技术知识记载于教科书、技术词典、技术手册等权威性文献中,属于该领域技术人员基础知识和常规技能的一部分。例如,对于一项机械领域的发明,"使用润滑剂减少摩擦"是其公知常识。此类知识往往具备以下特征:一是领域特定性,其仅限于本技术领域内的普遍常识;二是普遍知晓性,应当是该领域技术人员无需创造性劳动就能掌握的基础知识;三是载体权威性,通常记载于教科书、技术手册等权威文献中。
在审查实践中,偶尔会出现这样一种情况:为论证某项发明的显而易见性,审查意见中将源自其他技术领域的某类知识直接认定为"本领域的公知常识"。例如,将化工材料处理领域的气液传质原理,用于评价饮料配制领域发明的创造性;或者将金属加工领域的金相组织分析方法,用于论证食品烘焙领域发明的显而易见性。
这种引用方式可能带来一些问题。例如,它模糊了"本领域公知常识"与"其他领域现有技术"之间的重要界限。根据《专利审查指南》对公知常识的定义,公知常识具有明确的领域属性,应该是本领域技术人员普遍知晓的知识。将其他领域的知识直接认定为公知常识,实际上是不适当地扩大了公知常识的范围。
此外,这种引用方式可能一定程度上降低了对"技术启示"的论证要求。在《专利审查指南》中记载的三步法中,结合另一份对比文件来评价创造性,需要论证其披露的相关技术手段在该对比文件中所起的作用与区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同,即存在结合的"技术启示"。而当直接将其他领域的知识称为公知常识,就可能规避或弱化这一关键论证环节,使得创造性评判缺乏充分的说服力。
那么,对于跨领域知识,是否存在合适的引用框架呢?在《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节中,将区别特征为公知常识和区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段的两种情况进行了区分。对于其他技术领域的知识来说,在被引入评价创造性时,应当以"对比文件"的身份而非"公知常识"被引入,从而需要严格遵循"技术启示"的论证要求。
具体而言,当审查员意图引用其他领域的知识时,应当着重论证两个方面:一是技术领域的相关性,二是技术问题的同一性。在第105111号复审决定(200680026094.3)涉及的案件中,这一点得到了充分体现。该案涉及一种化妆用或皮肤病用的局部制剂,权利要求1与对比文件1的区别在于限定了制剂的PH值大于6。该区别特征的引入使涉案申请解决的是在该制剂中提高叶酸的稳定性的技术问题。对比文件2《功能性食品(第二卷)》公开了叶酸需要在中性或碱性环境下(即pH为7或大于7)才能稳定保存。决定认为,食品领域和化妆品领域是相邻的技术领域,在这两个领域中,均需保障产品的稳定性,只要产品中含有叶酸,就必须考虑叶酸在产品中是否稳定的问题。因此,为了稳定化妆品中的叶酸,所属领域的技术人员有动机去食品领域寻找使叶酸稳定的技术手段。
在这个论证过程中,《功能性食品(第二卷)》实际上是食品领域的公知常识类文献,其在技术领域上不同于本申请涉及的化妆品领域。审查员以对比文件的方式引用了这篇文献,并充分地论证了食品领域和化妆品领域在领域上的相关性,且在"提高叶酸稳定性"的技术问题具有同一性。基于解决叶酸稳定的共性问题,本领域技术人员具备着去相近的食品领域寻求技术解决方案的充分动机。因此,这一案例很好地诠释了跨领域知识引用的一种合适方法:首先确定技术问题的同一性,其次论证技术领域的相关性,最后说明技术手段的可适用性。
对于申请人而言,在面对疑似不适当地引入"跨领域的公知常识"的审查意见时,可先区分引入的文献属于本领域公知常识还是其他领域的现有技术。若属于后者,可请求审查员提供该知识属于本领域公知常识的证据,或者请求审查员补充阐明技术启示的论证逻辑。在陈述意见时,可重点围绕"技术启示"展开论证,并客观分析本领域技术人员缺乏从该领域寻找技术手段的动机,或说明两个领域下的技术问题及手段之间的本质差异。申请人还可主动提供本领域权威文献等参考资料,来佐证该知识并非所属领域的公知常识,或者从技术角度说明跨领域应用存在的具体困难。
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