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現在の審査・裁判例によれば、商標無効審判請求を審理する際に、国家知識産権局と裁判所は、商標が他者に譲渡されたことを理由として、商標出願における悪意の有無に関する判断を左右することは通常ない。すなわち、係争商標が商標法第44条第1項に規定する「欺瞞的手段その他の不正な手段」に該当するか否かを判断するにあたっては、係争商標が登録される過程において、欺瞞的手段その他の不正な手段が用いられたか否かに基づくべきであり、単に後の譲渡行為が存在するという理由だけで、同項に規定される情状に該当しなくなると判断すべきではない。これは、商標登録人が悪意で取得した商標を譲渡して処罰を免れるリスクを防止するためである。
しかしながら、実務上は、係争商標の譲受人が、悪意商標出願人による抜け駆け出願行為の対象そのものであり、時間や費用コストを考慮して有償で当該商標を譲り受けることを決断するケースが少なくない。このような善意による商標の譲受けは、係争商標の「悪意出願」の認定に影響を与えるのだろうか。以下の事例を参考に検討することができる。
事例1：第17036203号「華凌HUALING」商標無効審判事件
第17036203号「華凌HUALING」商標（以下「係争商標」という）は、中山市桜花尚品家居日用制品有限公司が2015年に出願登録した。予備的査定公告後、美的集団は自社が「華凌」ブランドの権利者であることを理由として異議を申し立て、商標局は登録を認めない決定を下した。その後、不登録決定不服審判の手続き中に、美的集団は法に基づき当該商標を譲り受け、2022年に登録が許可された。2022年、広州華凌智能科技集団有限公司（以下「華凌公司」という）は、元の出願人に「他者の有名商標を模倣する一貫した悪意がある」ことを理由として、国家知識産権局に対し、係争商標の無効宣告を請求した。国家知識産権局は審理を経て、無効宣告の決定を下した。美的集団はこれに不服で行政訴訟を提起し、一審で敗訴し、その後北京市高級人民法院に控訴した。
北京市高級人民法院は、以下の見解を示した:商標法第44条第1項の規定は、係争商標の登録出願行為の合法性を評価するためのものであり、係争商標の元出願人である中山市桜花尚品家居日用制品有限公司が多数の国内外の有名ブランドを商標として出願したものの、美的集団公司は「華凌」ブランドの権利者として、係争商標の登録出願時に異議を申し立て、さらに不登録決定不服審判段階で譲渡により係争商標を取得しており、その行為目的は自社のブランド権益を守るためであった。国家知識産権局も最終的には係争商標が美的集団公司に譲渡されたことで、係争商標の登録を認めた。美的集団公司の行為は社会公共の利益を損なわず、他者の合法的権益も損なっておらず、2013年商標法第44条が規制する「商標登録秩序を乱し、公共の利益を損ない、公共資源を不正占有し、又は不正利益を謀取する」行為には該当しない。また、係争商標の登録後の実際の使用状況から見ると、美的集団公司は係争商標を使用する真実の意図を主観的に有し、客観的に使用行為があり、他者の商誉に便乗する悪意は存在せず、中山市桜花尚品家居日用制品有限公司の他の商標登録行為のみに基づいて本件係争商標の登録可能性を否定すべきではない。したがって、本件係争商標は、2013年商標法第44条第1項の規定に基づいて無効宣告すべきではない。
事例2：第10082055号「愛妻」商標無効審判事件
第10082055号「愛妻」商標（以下「係争商標」という）は、周錦葆が2011年に登録出願し、予備的査定公告期間中に呼和浩特市天杉商務咨詢服務有限責任公司に譲渡され、その後、異議及び不登録決定不服審判手続を経て登録が許可された。2018年、当該商標は現登録人である寧波愛妻智能科技有限公司（以下「寧波愛妻公司」という）に譲渡された。2019年、中山市愛妻電器有限公司（以下「中山愛妻公司」という）は、元の商標登録人である周錦葆が多数の他者の有名商標と同一又は類似する商標を出願しており、その他の不正な手段により登録を取得した情形に該当すると主張し、国家知識産権局に対し、係争商標の無効宣告を請求した。国家知識産権局は審査を経て、無効宣告決定を下した。寧波愛妻公司はこれに不服で行政訴訟を提起し、一審で敗訴し、その後北京市高級人民法院に控訴した。
北京市高級人民法院は、以下の見解を示した:本件において、係争商標の元登録人である周錦葆または呼和浩特市天杉商務咨詢服務有限責任公司の商標登録出願が2014年商標法第44条第1項に規定する「その他の不正な手段により登録を取得した」情形に該当するか否かにかかわらず、以下の事実に基づき、係争商標は2014年商標法第44条第1項に規定する「その他の不正な手段により登録を取得した」情形には該当しないと認定した。第一に、寧波愛妻公司（すなわち譲受人）は、1994年に初めて第11類のガスコンロ等の商品において「愛妻」商標を出願して以来、第11類の小家電類商品において数百件の「愛妻」シリーズ商標を出願している。寧波愛妻公司は「愛妻」ブランドを持続的に使用することにより、その「愛妻」ブランドは中国市場において一定の知名度を有するに至っている。第二に、係争商標の登録出願過程において、寧波愛妻公司は既に異議を申し立てており、その異議申立が認められなかった状況下で、寧波愛妻公司は係争商標に対して無効審判請求を準備すると同時に、協議により有償で係争商標を譲り受けている。すなわち、寧波愛妻公司は自社の合法的権益が侵害されていると認識した後、救済手段を講じる努力を尽くしており、救済が成功しなかった場合に市場の合理性などの要因から、やむを得ず協議による有償譲受けという選択をしたものである。第三に、寧波愛妻公司が1994年に第11類のガスコンロ等の商品において最初に「愛妻」商標を出願し使用して以来、その「愛妻」ブランドの持続的使用は既に約30年にわたり、また寧波愛妻公司が係争商標を譲り受けた後の実際の使用状況と合わせ考慮すると、同社は確かに実際の使用目的をもって有償で係争商標を譲り受けており、かつ係争商標は寧波愛妻公司による長年の実際の使用を経て、一定の知名度を有するに至っている。第四に、広東省中山市中級人民法院が2019年11月8日に下した(2019)粤2072民初10191号民事判決書の内容から見ると、中山愛妻公司（すなわち無効審判請求人）は主観的に「愛妻」標識を不正使用する意図を有し、客観的にも「愛妻」標識を不正使用する行為があり、一定程度、寧波愛妻公司が有一定の知名度を有する「愛妻」ブランドに対する不当な便乗を形成している。上記の理由に基づき、係争商標も2014年商標法第44条第1項の規定に基づいて無効宣告すべきではない。したがって、寧波愛妻公司の、係争商標は2014年商標法第44条第1項に規定する「その他の不正な手段により登録を取得した」情形に該当しないとする控訴主張は成立するものであり、本院はこれを支持する。
上記二つの事例において、北京市高級人民法院は、係争商標の元登録人による悪意出願行為のみによって係争商標が商標法第44条第1項にいう情形に該当すると認定したのではなく、譲受人が商標を取得した正当性、使用意図、ブランドの歴史、合理的な救済努力を尽くしたか否か等要素を総合的に考慮した上で、登録維持の判決を下した。
上記の事例から、裁判所が善意で譲り受けた商標が商標法第44条第1項にいう情形に該当するか否かを判断するにあたっては、①譲受人自身のブランドの歴史と先行使用の状況、②譲受人が合理的な救済努力を尽くしたか否か、③商標の実際の使用状況と使用意図などを主たる考慮要素としていることが分かる。このような裁判の考え方は、悪意のある出願の抑制と、市場主体の正当な権利・利益の保護との両立を図るバランスを体現したものである。
ただし、注意すべき点は、上記二つの事例はいずれも、係争商標が商標法第44条第1項に規定する無効事由に該当しないと認定したにすぎず、元登録人の行為が「使用を目的としない悪意のある商標出願」に該当しないことを否定したわけではない、ということである。この点について、一部の学者は、「使用を目的としない悪意のある商標出願」は絶対的な拒絶理由であり、その規制は公共の利益と秩序の維持を目的とするため、たとえ後に商標が譲渡されても、出願時点における悪意に関する裁判所の判断は影響されるべきではないと指摘している。また、商標審査審理ガイドラインにおいても、商標の譲渡行為は、元の出願行為の性質を変えるものではないとされている。したがって、たとえ善意で商標を譲り受けた場合でも、元の出願に悪意があったことを理由として、商標が無効宣告されるリスクがある。
譲受人が、取得したい商標は悪意出願の疑いがあることを認識しつつも、譲渡によって迅速に商標権を取得したいと希望する場合には、以下の方策を講じることで、リスクと損失を低減することができると思われる。
一、商標譲渡契約において、譲渡人に起因する理由で当該商標が取消または無効宣告された場合、譲渡人がこれによって生じた全ての損害を賠償することを明確に定めた条項を設ける。
二、商標譲渡の手続と並行して、同一または類似の商品／役務において、同一商標の補充出願を行う。
三、商標権を取得した後は、遅滞なく実際の使用を開始し、商標使用証拠を確実に保管する。
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