在中国专利的诉讼中,专利所有权纠纷历来是重要的诉讼原因之一。
在最高人民法院公布的2022年典型案例“气化炉除尘装置及系统”专利权权属案中,原审原告(以下称“原告”)认为,其与原审被告(以下称“被告”)合作期间,被告将原告提供的技术方案申请了两个专利,因此原告请求判决两专利权归原告所有 1。
该案件中,合作方将原告的技术方案适当改动后申请了专利,不仅将原告的商业秘密公开,同时将原告的技术方案衍生的专利据为己有。
一审判决原告胜诉后,被告不服,继续上诉;最终,二审并未支持被告的诉求,原告获得了相应的专利权 2 3。
该案中对将合作方的技术改进后申请专利的案件的举证责任的承担和专利所有权归属的裁判原则作出了阐述。
一、举证责任分配的法律规定
当前,中国在民事诉讼中针对举证责任有明确的规定,在《中华人民共和国民事诉讼法》中规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”(现第六十七条第一款);在最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释中,更进一步规定了举证不力的后果:“在做出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”(第九十条第二款)。总体来看,举证责任的原则是“谁主张,谁举证”,未充分证明自己主张的一方承担不利后果。
具体到本案,法官在上述法律原则基础上进一步明确了原被告的举证责任。对于原告来说,首先需证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案;其次需要证明被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案;最后,若原告主张被告的针对原方案的改进是公知常识、现有技术或基于现有技术给出的启示等,还需要给出相应的证据。
对于被告,从技术方案是否来源于原告的角度,举证责任的承担分为两种情形。
情形一:如果主张涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进,应当举证证明。
情形二:在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下,被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别。除此之外,被告还需要证明:首先,被告需要对申请的专利相对原有技术来说,做出实质的创造性贡献进行证明或合理说明;其次,若主张原告的技术方案属于公知常识、现有技术或基于现有技术给出的启示,应对此进行举证。
综上所述,原告需要证明在申请日之前已经研发了相应技术,同时该技术已经交付被告;被告需要提供证据证明己方对申请专利方案的实质性贡献,或者证明对方的技术方案为现有技术。
二、从举证责任的承担到企业知识产权管理
在上述案例中,原告通过充分的举证,充分证明其技术研发的时期远早于被告专利申请的日期,同时证明其将相关技术文档交付了被告,且同时期相关技术方案并非公知常识,因此获得了最终的胜诉。因此从证据责任承担的视角,企业在日常知识产权管理过程中,使用充分完整保存的研发技术资料等作为证据,能够在后续的诉讼中获得优势,有利于维护自身合法权益。
首先,企业应当注重研发原始文件的保存。企业在产品或技术的研发期,通常会产生大量的研发文件,如设计图,实验数据等,即使上述研发文件中记录的方案并未产生有益的技术效果,但能够充分证明其针对目标技术进行了大量的研发。
具体到上述案例中,原告提供大量的证据证明其对该技术的研发,例如流程图、装置信息等,并且研发行为明显早于被告的专利申请日期。此外,对于有一定技术效果的研发资料,更应当重点保存。特别的,当前诸多企业为了保证其技术持续领先,通常将技术以商业秘密的方式保护,而非采用专利公开的方式保护。商业秘密方式保护自有知识产权对于举证来说,证明难度显著增加,因此需要更加细致和系统地管理研发数据、文档及图纸等文件。
其次,在进行技术转移时,应在合同中对技术相关的知识产权问题进行详细约定。具体的可以在合同中约定:
(1)技术权利的明确归属:合同应当明确约定技术输出方对技术的知识产权状况,明确技术权利的归属,并将其写入合同中,以确保技术权利的合法转移。
(2)技术使用范围的明确界定:合同应当明确约定技术的使用范围和用途,限制技术的非法使用和滥用,保障技术权益的合法利用。
(3)技术保密条款的约定:合同应当约定技术的保密义务和违约责任,保障技术秘密的安全性。
(4)技术权利的转移方式:合同应当明确约定技术权利的转移方式,包括技术输出的范围、方式、时间、地点等,确保技术权利的合法转移。
此外,对违约责任、保证条款等内容也可以进行具体约定。
再次,在技术文档转移过程中,要对转移手续和文档内容、清单等妥善保存。在上述案件中,原告提供了充足的证据,证明其向被告提供了相应的技术文档,例如,施工文档、流程图、结构图及项目交接单等。由此可见原告完整全面地保管了项目实施中的相关文件,从而为案件的胜诉奠定了坚实基础。
因此,在实际的项目管理中,可以从如下方面入手:
(1)编制技术文档转移清单:在技术文档转移前,应该制作一份清单,明确记录需要转移的文档内容、数量、格式等信息,以便后续进行确认和核对。
(2)确认双方转移协议:转移双方应该在转移前,达成技术文档转移协议,约定转移的内容、方式、时间、地点等相关事项,并且应该在协议中规定保密、保管等事项。
(3)严格控制技术文档转移流程:转移双方应该在转移过程中,严格控制文档的转移流程,确保文档内容不会被篡改或遗漏、遗失等。可以采用电子文档或者纸质文档转移的方式,及采用对文档进行密封、封条等防止文档被恶意更改的措施。
(4)记录转移过程:在技术文档转移过程中,需要记录转移的各个环节和详细的操作过程,以备查证。同时在转移过程中应记录相关的交流、沟通内容,以便后续解决问题和纠纷。
(5)确认转移完成情况:在技术文档转移完成后,应及时确认转移是否成功,包括确认文档的数量、格式、完整性等方面,以确保文档转移完整、无误。
综上所述,企业应该在实际操作中细致和系统地管理自身研发数据和文档,这对于企业在诉讼中占据优势至关重要;企业也可以通过借助第三方机构对自身专利文档和管理流程进行梳理,制定相应的流程管理手册,对技术文档管理人员进行培训,提升企业自身的知识产权相关文件的管理能力。
三、小结
针对当下专利所有权争端的高发情况,最高院的判决为争端过程中的举证责任承担提供重要参考。在实际纠纷中,举证责任遵循“谁主张,谁举证”的原则,具体到此类案件中,原告需要证明自身在申请日之前已经完成相应技术的研发,同时该技术已经交付被告;被告需要提供证据证明己方对申请专利方案的实质性贡献,或者证明对方的技术方案为现有技术。
在企业对知识产权管理的过程中,为了保障技术权益和为法律纠纷提供有力证据:
首先,要注重研发原始文件的保存,对于有技术效果的研发资料更应该重点保存。
其次,进行技术转移时,应在合同中对技术权利进行详细约定,包括技术权利的归属、使用范围、保密条款等。
再次,在技术文档转移过程中,要妥善保存转移手续和内容相关的文件,包括编制技术文档转移清单、确认转移协议、控制转移流程、记录转移过程以及确认转移完成情况等。
Footnotes
1. https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-394812.html
2.(2020)最高法知民终1293号
3.(2020)最高法知民终1652号
*本文首发自:知识产权家微信公众号
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.