商标能注册就一定不具有侵权风险吗?注册商标的使用可以高枕无忧吗?商标注册前针对 商标使用风险的分析报告是否有必要?下面这个案例可能会让你有不一样的想法。

李小龙有限责任公司诉广州市真功夫餐饮管理有限公司、广州真功夫快餐连锁管理有限公司,及上海真功夫快餐管理有限公司一般人格权纠纷的案件自2019年12月立案,2022年8月25日在上海市第二中级人民法院开庭审理后至今仍没有新的进展。

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原告李小龙有限责任公司的法定代表人李香凝是李小龙的女儿,原告认为其合法享有李小龙相关的各种权利,并就被告真功夫品牌快餐使用李小龙肖像作为商标的行为进行索赔,金额高达2.1亿。

在提起 侵权诉讼的同时,李小龙有限责任公司对广州市真功夫餐饮管理有限公司名下商标进行打击,提起 商标无效宣告。

广州市真功夫餐饮管理有限公司在食品、饮品及餐饮住宿类别申请的涉及李小龙经典荧幕形象的商标共计有26个,而其中除一枚商标是通过三年不使用撤销申请进行撤销并公告的以外,其余全部25枚商标,均被李小龙有限责任公司提起商标无效宣告申请,并在2022年9月左右,全部下发无效宣告请求裁定书,认定:

李小龙是一代武术宗师,中国功夫首位全球推广者,好莱坞的首位华人主角,被誉为"功夫之王",在争议商标申请注册之前,李小龙已是家喻户晓的公众人物,具有极高的知名度和广泛的影响力。争议商标与李小龙的肖像及经典动作几近相同,作为商标使用在核定商品上,易使消费者对商品的来源等特点产生误认,已构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的"有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响"是指商标本身的图形、文字或其他构成要素有害于人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,或者对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。争议商标不属于上述所指的情形,未违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。

因此李小龙有限责任公司无效宣告理由部分成立,国家知识产权局认定争议商标应予以无效宣告,但目前尚未签发无效公告。

根据商标法第四十四条,"已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册 商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。"

及商标法第第四十七条,"依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。"

而根据被告2019年的回应,"真功夫系列 商标是由公司申请、国家商标局严格审查后授权的,我们的商标是否侵权,多年前也曾有过争议,但我们的商标一直没有被判定侵权或者撤销的行政或司法结论。时隔多年后被起诉,我们也很疑惑,我们正在积极研究案情、准备应诉。"

在2019年,真功夫确实在餐饮等多类别拥有李小龙经典荧幕形象的商标,但是截止到现在,如果真功夫放弃这些商标,不针对无效宣告请求裁定提起诉讼,导致其在食品、饮品及餐饮住宿类别涉及李小龙经典荧幕形象的商标全部被自始无效,则广州市真功夫餐饮管理有限公司、广州真功夫快餐连锁管理有限公司及上海真功夫快餐管理有限公司是否会被认定构成侵权的结果不容乐观。

如果真功夫在食品、饮品及餐饮住宿类别涉及李小龙经典荧幕形象的 商标全部被无效,无论一般人格权纠纷案件结果如何,真功夫都难以继续使用李小龙形象商标。这对于真功夫来讲也将会是一个商业难题。其商业形象的损失与后续更换商标带来的商业成本与相关公众的认可度都将是真功夫需要面临的难题。

因此,尤其是对于业务广泛的大型公司,商标使用前的 侵权风险分析是非常必要的,不仅可以避免侵权的风险,同时也可以最大限度的维护自己的商业信誉。避免因更换商标而造成运营成本及公众认可度的下降。

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