各个国家和地区关于专利分案申请的规定在很大程度上彼此相似,但是又各自包含一些可能对专利申请过程产生深远影响的微小差异。美国、欧洲和中国对于分案申请的限制相对比较宽松,而印度关于专利分案申请的限制较多。本文将通过介绍过去的印度知识产权上诉委员会(Intellectual Property Appellate Board,IPAB)发布的三个判决中对印度与专利分案申请有关的法规的解释,来着重介绍印度专利分案申请实践中需要关注的方面,并建议在印度提交专利分案申请的策略。

一、与专利分案申请相关的法律规定

印度专利法第16条规定:

"审查官有权针对申请的分案做出命令。

(1)已经根据专利法针对专利做出申请的个人,在该专利授权前的任何时候,如果他愿意的话,或者针对审查官根据完整说明书的权利要求涉及多于一项发明而发出的反对意见进行补救,可以就首次提及的申请(first mentioned application)中已经提交的临时说明书或完整说明书中所公开的发明提交进一步申请(further application)。
(2)根据第(1)款提出的进一步申请应当附有完整说明书,但该完整说明书不应包括根据首次提及的申请提交的完整说明书中未实质公开的任何内容。
(3)审查官可以要求对根据原始申请或进一步申请提交的完整说明书进行必要的修改以确保任一完整说明书不包括针对在其它完整说明书中要求保护的任何内容(matter)的权利要求。

解释——就本法而言,进一步申请及其所附完整说明书应被视为已在首次提及的申请提交之日提交,并且进一步申请应作为实质性申请进行并且当在规定期限内提出审查请求时予以审查。"

印度专利法第7条规定:

"(1)每项专利申请应当仅针对一项发明......。"

印度专利法第10条规定:

"10.说明书的内容——......

(5) 完整说明书的权利要求应涉及单个发明,或涉及相关联从而形成单个发明构思的一组发明,应清楚简洁,并应相当程度上基于说明书中所公开的内容。"

其中,第16条第(1)款规定了分案申请的申请人应与母案申请人相同,分案申请的提交时间应在母案授权之前,申请人可以主动分案或应审查官的反对意见被动分案。第16条第(2)款明确了分案申请的完整说明书不能超出母案记载的范围。第16条第(3)款指出已经在母案申请中已经要求保护的主题不能再在分案申请中要求保护。第16条解释部分明确了分案申请可以享有母案申请的申请日并作为一件实质的申请请求审查。第7条和第10条第(5)款规定了一件分案申请应当仅针对一项发明,其中一项发明涉及单个发明或相关联从而形成单个发明构思的一组发明。

二、IPAB的判决中对与专利分案申请相关的法律规定的解释

在印度专利分案申请的相关实践中,对上述法律规定的理解存在诸多分歧,这些分歧使得许多申请人因不服审查官的决定而向IPAB提起上诉。IPAB通过多年来的若干判决,对与分案申请相关的法律规定进行了更明确的解释,试图以此使得审查官在处理分案申请相关的问题时采取相对统一的标准。

对于专利法第16条第(1)款,比较大的争议存在于,从字面来看,专利法规定了申请人可以或者根据个人意愿主动分案,或者在审查官发出缺乏单一性意见(即母案包含多于一项发明)时被动分案。并未明确规定主动分案是否要满足一定的条件(例如,母案必须包含多于一项发明等)才可以提出。

IPAB在针对LG Electronics Inc. v. The Controller of Patents & Designs and others(2011)案的判决中澄清了这一点。

在该案中,上诉方LG Electronics Inc.的一件PCT申请在2004年进入国家阶段。一年后,申请人基于原始申请提交了分案申请。审查员在对分案申请进行审查时,发出反对意见,指出(1)由于申请人没有在规定时间内对母案的审查报告进行答复,母案已经被视为放弃,并且,(2)母案并不包含多项发明,因此没有理由进行分案。
印度专利法第16条第(1)款的原文为:

"A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application."

上诉方在答复该反对意见时辩称专利法第16条第(1)款中的"or"一词本质上是分离的,赋予了申请人即使没有审查官的指示也可以按照自己的意愿进行分案的自由度。即上诉方认为,专利法第16条第(1)款规定了两种情形,一种是申请人可以根据自己的意愿进行分案,该情形是无条件的;另一种是应审查官鉴于母案的权利要求包含多于一项发明发出的反对意见进行被动分案。

IPAB否定了该论点,指出专利法第16条第(1)款中的"or"是连词,并指出专利法第16条的本意是用于补救审查官针对包含多于一项发明的母案发出的反对意见。IPAB明确了"if he so desires"这种情形并不是无条件的,并没有赋予申请人在即使母案不存在多项不同发明的情形下也可以无条件提交分案的自由。IPAB阐明了即使申请人想要自愿对母案进行分案,也必须基于母案包含没有通过单个发明构思关联的多项发明这一事实。IPAB指出,如果允许在母案并不存在多项发明的情况下将母案进行分案,将导致针对实质相同的主旨内容进行多重审查,在专利授权过程中引入不确定性,并且使得申请人可以通过提交专利的分案并放弃母案来无限制地延长专利的生命。

由以上可知,在印度,不论是主动分案还是被动分案,首次提及的申请的权利要求涉及多于一项发明是能够分案的强制条件。换言之,即使是主动分案(即第16条第(1)款中的"如果他愿意的话"这种情形),也需要满足母案包含多于一项发明的先决条件。

对于第16条第(3)款,其规定了母案和分案的完整说明书中的任一者不能包含针对已经在其它申请中要求保护的内容的权利要求。在上述LG Electronics Inc. v. The Controller of Patents & Designs and others(2011)案中,IPAB指出上诉方提交的分案的权利要求与已被视为放弃的母案的权利要求相同,违反第16条第(3)款的规定。

然而,上述判决仅针对分案的权利要求与母案的权利要求完全相同的情形,即明显违反第16条第(3)款的情形。对于其它情形,例如分案的权利要求与母案的权利要求虽属于相同发明构思,但是并不完全相同的情形,是否违反第16条第(3)款的规定并不清楚。

IPAB在UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案的判决中,对该问题进行了澄清。

在该案中,上诉方(Esco Corporation)提交的首次提及的申请(4702/DELNP/2005)中包括56个权利要求,其中权利要求 1-40 涉及"一种磨损组件",权利要求 41-52 涉及"一种磨损部件",权利要求 53-56 涉及"一种将磨损部件连接到支撑分支件的方法"。这些权利要求被进一步修改,仅保留了 34 项权利要求,其中权利要求 1-14 涉及"一种磨损组件",权利要求 15-19 涉及"一种方法",权利要求 20-28 涉及"一种锁",权利要求29-31涉及"一种楔形件",最后,权利要求32-34涉及"一种磨损组件"。

在母案的第一次审查报告中,审查官提出反对意见,认为权利要求 20-34 与权利要求 1 不一致,并且存在多项独立权利要求。作为回应,上诉人就权利要求 20-34 提出了分案申请(8094/DELNP/2008)。在分案申请的权利要求中,权利要求13-15涉及"一种磨损部件",其与母案经修改的权利要求1-34中的权利要求 32-34 相对应。

分案申请被另一审查官审查。在针对分案申请发出的第一次审查报告中,分案的审查官根据专利法第16条第(3)款对权利要求13-15提出了反对意见。作为回应,上诉人修改了分案的权利要求,最终在分案申请中仅保留权利要求 13-15 作为权利要求1-3。然而,分案的审查官认为未决权利要求 1-3 不涉及与母案中所要求保护的发明不同的发明(即并不属于不同的发明构思),因为磨损部件已经是母案中所要求保护的磨损组件的特征,因此分案申请自始就不合法,以违反第16条第(1)款的规定为由而驳回了分案申请。

IPAB在该案的判决中给出了两个重要结论:(1)只有当母案要求保护"多于一项发明"时(换言之,当母案的权利要求涉及多于一项发明时),才能基于母案进行分案。该结论的依据是专利法第16条、第7条和第10条第(5)款,专利局实践和程序手册(Manual of Patent Office Practice and Procedure, MPOPP)中与分案申请有关的规定以及其他的判决;(2)一项发明是指完整说明书中或者针对单个发明或者针对相关联从而形成单个发明构思的一组发明的权利要求,该结论的依据是专利法第10条第(5)款和第7条。IPAB明确指出,"除非符合单一发明构思,否则不得在一件专利申请中允许两项发明。因此,无论哪种方式,根据法律规定,一件申请中只能允许单一发明构思。我们可以称其为在单个申请中允许'一项申请一个发明构思'"。

由此可见,如果原始申请的权利要求仅涉及单项发明,或者仅涉及与同一发明构思相关联的多项发明,则不可主张分案。要使得分案是有效的,分案的权利要求必须基于与母案的权利要求不同的发明构思。

基于上述论点,对于UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案,IPAB确认由于该案的母案中所有权利要求1-34涉及单一发明构思,在经过了适当的修改后本应该被授权;上诉方作为对审查官针对母案发出的反对意见的回应已经提交了分案,该分案被授权,也并不属于"重复授权"的情形。

关于重复授权,印度专利局实践和程序手册(MPOPP)在第6章第06.01.01节第iii项规定,"分案申请的审查总是要相对首次提及的申请进行。如果基于首次提及的申请提交了两个或更多个分案申请,第二分案申请或后续分案申请的审查应当相对审查员在前审查的首次提及的申请以及其它分案申请进行,以避免重复授权。"

因此,从避免重复授权的角度,分案与母案以及分案与分案之间也需要保证权利要求之间有所区别。

此外,专利法第16条第(2)款明确了分案的内容不能超出母案实质公开的范围。印度专利局实践和程序手册(MPOPP)在第6章第06.01.01节第vi项规定:"分案申请的权利要求应当基于该分案申请从其分案的首次提及的申请(或较早申请)的权利要求,不允许增加没有落在所述权利要求范围内的权利要求。"

IPAB在UCB Pharma S.A. v. The Controller General of Patents & Designs(2020)案的判决中,IPAB进一步澄清了第16条第(1)款,并限制了有资格通过分案保护的客体。
在该案中,申请人提交了原始申请,其包含84个权利要求,并在后续答复第一次审查报告时为了克服新颖性等问题修改为包含67个权利要求。申请人主动提交了分案申请,该分案申请包含相同的67个权利要求。

IPAB认为申请人由于母案权利要求的限制而提交分案不符合专利法第16条第(1)款的规定。进一步地,IPAB认为"从说明书中添加的、不存在于专利权利要求书中的新权利要求不能构成分案申请的一部分。"换言之,仅母案权利要求中与其余权利要求属于不同发明构思的权利要求(而不是在说明书中公开的内容)能够形成分案申请的一部分。

三、IPAB提供的专利分案申请相关考虑点

IPAB综合考虑印度专利法、MPOPP、PCT以及在先发布的诸多判决,列举了以下在处理分案申请相关问题时可以参考的关键点。

在提交分案申请之前的考虑点
(1) 分案申请可以在下列任何一种情况下提出:
– 由申请人 (suo-moto),如果他愿意的话;
– 对基于多项发明提出的反对意见进行补救。
在任何一种情况下,母案中存在多项发明是提交分案申请的必要条件。
(2) 分案申请的权利要求应植根于首次提及的(母)申请,即使是分案的分案申请也是如此。分案申请不得提交与首次提及的申请相同的权利要求。
(3) 只有在根据专利法第16条设计了"多项发明"时才需要分案。依据专利法的其它规定而被认为不具有专利性的权利要求不应当有获得分案申请状态的价值。
(4) 申请被分案的首要条件是该申请必须存在,不能针对"视为放弃"、"撤回"或"驳回"的申请进行分案。但是,一旦提交,分案申请将作为实体申请继续存在,并且母案的状态不会影响分案申请。
(5) 分案申请可以在专利授权之前的任何时候提出。然而,IPAB建议引入"授权告知"("Intimation to Grant"),以便确定提交分案申请的最终日期。
(6) 分案申请可以在首次提及的专利申请被授予之前提出。在提交分案的分案申请的情况下,不得让申请人没有任何补救措施。
(7) 分案申请的完整说明书不应包括任何实质上未在首次提及的申请的完整说明书中公开的内容。因此,任何从未构成原始提交的权利要求的一部分的附加权利要求不得在分案申请中被允许。

在分案申请审查时的考虑点
(1) 说明书中存在不同实施例,并且各个实施例作为独立的一组权利要求要求保护的,并不必然导致缺乏"发明单一性"。IPAB还建议,修改权利要求的选择主要是为了克服任何权利要求范围或权利要求确定性的要求,而不是对多项发明提出彻底的反对。
(2) 如果在审查的权利要求中确定了多项发明,则需要在第一次审查报告中确定不同的发明组,以尽量减少提交分案的分案申请的机会,以及不必要的法律纠纷。
(3) 分案申请的审查应始终针对首次提及的申请进行。如果根据首次提及的申请提交了两个或多个分案申请,则第二次/后续分案申请的审查应针对首次提及的申请和在先审查的其他分案申请(如果有的话)进行以避免重复授权。
(4) 当在对首次提出的申请的审查中对发明单一性提出反对意见时,如果分案申请满足所有其他法定要求并且申请人准备通过修改来消除冲突(如果有的话),则不应不允许该分案申请。审查官在分案申请方面的法定权力已得到IPAB的确认,但附加了一项意见,即应考虑完整的法律规定并根据每个案子不同使用此类权力。

澄清点
(1)仅当与母案有关的发明的权利要求不涉及单个发明时,申请人可以提交分案。IPAB还阐明了即使是申请人有权按照自己的意愿提交分案申请,该权利也是值得商榷的并且审查官有是否允许这样的申请的自由裁量权。
(2)如果母案中的权利要求与分案中的权利要求重叠,审查官可以要求申请人修改权利要求来去除这样的重叠。换言之,分案申请不应当包括已经存在于母案中的任何权利要求。
(3)分案中公开的内容不应当包括在母案的完整说明书中未公开的任何内容。为了符合专利法第16条关于分案申请资格的规定,分案申请所基于的母案应当公开多于一项发明。

四、专利分案申请策略

鉴于以上可知,在印度提交分案具有一定的挑战。

第一,除了审查官发出缺乏单一性的反对意见这种情况以外,在印度提交分案申请的时间窗可能毫无征兆地关闭。例如对于申请能够获得授权这种情况,并未规定要求申请人支付发布费或向申请人提前发送印度专利局即将授权的通知,因此,申请人无法预测专利在何时会被授权,从而有可能错失分案提交的时机。申请人要及早考虑分案提交的时间点,例如在答复第一次审查意见通知书之前。

第二,目前IPAB对与分案申请相关法条的解释并不利于申请人。例如,主动分案必须以母案的权利要求包含多于一项发明为前提。在原始申请仅涉及一项发明并且原始申请的审查结果不乐观或原专利的授权范围不理想的情况下,无法通过提交分案来进行更多尝试。又例如,要求分案申请的权利要求必须基于母案的权利要求,而不仅仅是母案的公开。这就使得可能无法通过提交分案来要求保护那些记载在母案说明书中但没有在权利要求中要求保护的方案。

第三,申请人针对已经递交的申请进行主动分案较为困难,因为申请人几乎没有机会针对未存在于母案的待决权利要求中的方案提交分案。对于新的申请,申请人可以在权利要求书中包括所有可能在之后想要分案的权利要求。在这种情况下,申请人可以在母案授权之前主动分案,或者回应审查官的缺乏单一性意见来提交分案。如果是主动提交分案,还存在一定的风险,即审查官有可能认为分案的权利要求与母案的权利要求属于同一项发明,而非不同的发明。因此,笔者认为,如果申请人想要就一项专利申请在后续进行分案,较为保险的方式是,在撰写母案申请时,针对多项发明撰写多套权利要求,争取在母案的审查阶段触发缺乏单一性反对意见,从而可以针对该反对意见提交分案申请。

第四,考虑到印度专利申请在审查过程中,不允许扩大保护范围,即修改后的权利要求不能超出原始提交的权利要求的范围,建议在初始撰写权利要求时,避免将权利要求范围写得过小。此外,不建议通过分案申请提交原始权利要求或占位权利要求。分案的权利要求应该一开始就与母案的权利要求形成区别。
本文基于2021年4月4日前IPAB发布的判决,我们将持续密切关注关于印度分案实务方面的进一步进展,之后有机会与大家进一步分享。

参考文献:
1. The Patents Act, 1970 (Updated till 23-06-2017)
2. The Patents Rules, 2003 (Updated till 01-12-2017)
3. Manual of Patent Office Practice and Procedure (version 3.0, 26th November 2019)
4.https://www.mondaq.com/india/patent/1073416/ipabs-order-regarding-divisional-patent-applications-in-india-that-can-have-far-reaching-repercussions?type=mondaqai&score=89
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8. https://patentgrasp.com/when-should-you-file-a-divisional-patent-application-in-india/
9. https://www.lakshmisri.com/newsroom/archives/Divisional-patents-in-India#
10. https://www.lexcampus.in/patent-case-summary-ucb-pharma-v-controller-general-of-patents-and-designs/

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