美国商标申请基础的选择与变更实务策略

“帝国的蓝图，源自第一块奠基石”。在美国提交商标注册申请，首要且关键的一步是选择恰当的申请基础，这直接关系到申请的成本、走向和时效。本文将详细解析美国商标五种申请基础的内涵、利弊和变更策略，为申请人在美国申请注册商标提供清晰和实务的指引。

一、美国商标申请基础是什么？

“申请基础”是指申请人向美国专利商标局(USPTO)提交商标注册申请时所依据的法律依据，对应着美国《商标法》（《兰哈姆法》）的具体法律条款。每件商标注册申请必须指定一项或多项申请基础，且满足条件后才有可能获准注册。

通过单一途径申请的商标，申请基础包括四种：实际使用[Use in commerce basis，《商标法》第1(a)条]；打算使用[Intent-to-use basis,《商标法》第1(b)条]；原属国注册[Foreign registration basis,《商标法》第44(e)条]；优先权[Foreign application basis,《商标法》第44(d)条]。

若申请商标是通过马德里国际注册延伸保护，申请基础只有一个，即《商标法》第66(a)条(Extension of Protection of International Registration)。

二、如何选择美国商标申请基础？

一件申请商标，可以只选择一个基础，也可以同时选择多个基础。不同类别可以分别选择不同的基础；同一个类别内也可以选择不同的基础，仅需明确每一个基础覆盖的具体商品或服务。但是，基础之间不能自相矛盾。例如，同一个类别内同样的商品或服务上，不能同时主张“实际使用”和“打算使用”两个基础。

前述五种申请基础，申请人可以根据自身情况如实选择。简单概括，“实际使用”在申请时就提交使用证据，若申请商标已经在美国投入使用，这就是最好的基础。“打算使用”给申请人留出一定的缓冲时间，若申请商标在申请后两到三年内能够投入使用，可以考虑该基础。“原属国注册”要求在其他国家和地区有相同在先注册商标，如有合适的基础商标可以考虑。“优先权”的作用仅仅是争取较早的申请日，需要与其他基础相结合。“马德里国际注册延伸保护”仅指通过马德里途径指定美国，一般不需要提供使用证据或基础商标注册证。

(一)实际使用

“实际使用”要求在申请日前，申请商标已经在指定商品或服务上在美国投入“商业使用”。美国《商标法》第45条将“商业使用”定义为：正常贸易过程中(the ordinary course of trade)对商标的善意使用(bona fide use)，而不仅仅是为了保留商标权利的“象征性使用”。“善意使用”的判断因行业而异，使用的数量、交易的性质、是否构成行业内的典型使用都在考虑范围内。

提交注册申请时，申请人需要提供“两日期 一证据”：

1.申请商标在全球范围内首次使用的日期(Date of First Use Anywhere)，不强调“商业使用”，与指定商品或服务有关联即可；
2.申请商标在美国首次投入“商业使用”的日期(Date of First Use in Commerce)；
3.申请商标在指定商品或服务上的使用证据。商品的使用证据一般包括实物照片、销售链接和交易记录等，服务的使用证据则包括广告、宣传册等。

一般来讲，申请日期的问题不大，关键在于使用证据能否“过关”。以商品证据为例，所有证据样本需要清晰显示申请商标图样，销售链接能正常订购可售商品且销售地区覆盖美国，交易记录需要包含交易价格（美元）、交易时间（不晚于商标申请日）和收货地点（美国）。申请阶段对于使用证据的审查力度相对较低，每个类别至少提供一项使用证据，即使一张产品照片也可能在全部指定商品上获准注册。但条件允许的话，申请人还是应该尽可能多提供一些证据。审查员可以依职权下发审查意见，例如申请商标指定商品数量过多、跨度过大、范围过广时，审查员可以要求进一步提供其他商品乃至全部商品的使用证据。这类似于证据抽查制度。

(二)打算使用

“打算使用”在申请时无需提供使用证据，仅要求申请人提交简单声明来证明有真实使用的意图(bona fide use)。

申请商标公告后，美国专利商标局会下发核准通知(Notice of Allowance)，要求申请人在六个月内提交使用证据。核准通知可以延期，每次延期六个月，最多可以申请五次延期，也就是至多有三年（36个月）的准备时间。首次延期申请不需要任何理由，从第二次延期申请开始，申请人必须能够说明已经为使用商标做出的准备，或者说明尚未使用商标的正当理由。若期限届满仍未提供使用证据，且没有其他合适的基础，申请商标将视为放弃。

(三)原属国注册

“原属国注册”要求在其他国家或地区有已注册的基础商标。基础商标可以是一件，也可以是多件，还可以在申请过程中更换，前提是注册人名称、地址、商标图样保持一致。例如，基础商标一核定商品范围是A，基础商标二核定商品范围是B，申请商标指定商品的范围可以是A+B。

要想选择该基础，首先需要明确“原属国”的含义。“原属国”是：(1)公司住所地所在国；或(2)自然人国籍国；或(3)公司或自然人拥有真实有效经营场所的国家。此外，该国需与美国同属某一商标国际条约（如《巴黎公约》）的缔约方），或在法律上为美国国民提供互惠注册待遇。例如，住所地在荷兰的公司在美国申请商标，以中国为原属国，以中国注册商标为基础商标，申请人必须证明在中国有真实有效的经营场所（中国不是其住所地所在国，更不是国籍国）。若申请人有实际经营地址，如实提交；若没有实际经营地址，通常提交简单声明即可，无需提供营业执照、租赁协议、子公司注册文件等实体证明材料。在少数情况下，审查员可能要求补充提供经营场所的性质、所从事的具体业务活动等有关信息。

“原属国注册”的主要问题是保护范围受限制，申请商标指定的商品或服务范围必须小于等于基础商标核定的商品或服务范围。不同国家和地区对于商品服务描述的要求差异明显，即使对相同类似服务的描述理解也不一致。以欧盟为例，欧盟基础商标核定服务是“超市的经营管理”，美国商标的指定服务是“超市”，审查员认为美国商标指定服务超出了欧盟基础的范围，理由是“超市”指申请人自己经营超市，而“超市的商业管理”指申请人为他人提供超市商业管理服务；该两项服务存在一定区别。再以中国为例，一方面，商标局一般仅接受《类似商品或服务区分表》列出的规范商品服务项目或者其他明确列明能被接受的项目名称，相较于日新月异的市场环境和层出不穷的新产品、新服务，可供申请人选择的商品服务有限；另一方面，在“零售服务”无法受保护的情况下，中国零售企业多将目光转向“为他人推销”服务。“零售服务”能否等同于或类似于“为他人推销”服务的恰当性暂且不论，这种替代的直接后果是以35类注册商标为基础商标的申请人，在美国申请的商标无法主张“零售服务”的保护，在商标确权维权过程中都有可能受阻。

(四)优先权

“优先权”也可以称为“原属国申请”，指在美国申请商标时主张其他国家或地区的优先权。

严格来说，“优先权”并非真正的申请基础，它最主要的作用是主张更早的申请日期。这一点还体现在“优先权基础”不能作为独立的基础，必须与前述三个基础结合。

如果申请人后续有意将“优先权”转化为“原属国注册”，会受到基础商标权利状态的影响。基础商标在全部商品或服务上被不予核准注册，无法提交商标注册证；基础商标仅在部分非核心商品或服务上获准注册，申请商标指定商品或服务范围又需要相应删减，丧失了保护的意义。前述情况虽然可以通过变更申请基础来解决，不仅注册周期被拉长，还面临提供使用证据的问题。

(五)马德里国际注册延伸保护

马德里国际注册延伸保护是一种独特的申请基础，特点是唯一性和不可变更性。申请商标必须完全且唯一地依赖于该基础。申请人也不得随意更改成其他基础，只有在遭遇“中心打击”时才可以转换(transformation)。
该基础有几点好处：(1)申请时无需再向美国专利商标局额外提交声明，因为证实真实使用意图的声明已经包含在马德里国际注册申请中(MM18-DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK IN UNITED STATES OF AMERICA)，类似于“打算使用”的申请基础；(2)注册前无需提供使用证据；(3)注册前通常无需主动提交基础商标注册证。极少数情况下，如审查员对申请人的原属国资格有疑问，可能会要求提供。

三、如何变更美国商标申请基础？

美国商标的基础，除前文提到的“申请基础(filing basis)”外，还有“注册基础(registration basis)”。顾名思义，“注册基础”指商标获准注册时所依据的法律基础，同样对应着美国《商标法》的具体法律条款。

通过单一途径申请的商标，注册基础有两种：实际使用[Use in commerce basis,《商标法》第1(a)条]；原属国注册[Foreign registration basis,《商标法》第44(e)条]。通过马德里国际注册延伸保护的商标，申请基础和注册基础只有《商标法》第66(a)条，这是一个独立的、无需转化的基础。

申请基础最终需要转化为注册基础，才能满足注册条件。若直接以“实际使用”和“原属国注册”为申请基础，无需转化；若以“打算使用”或“优先权”为申请基础，则需转化为“实际使用”或者“原属国注册”。

实践中经常出现原申请基础不满足转化条件，从而需要变更申请基础的情形。以下是具体的介绍。

(一)变更申请基础的时机

变更基础有一个重要节点，商标公告。理论上，公告前和公告后都有变更申请基础的机会，但变更的程序、难度和费用明显不同，最好能在商标公告前及时变更基础。

商标申请到公告前，只要新基础符合条件，申请人随时可以增加、替换和删除基础。等到商标公告后，申请人变更基础需要在公告后六个月内请愿(petition)，由原审查员决定是否同意变更基础。商标基础更改后，需要重新进入公告程序。商标若在公告期间被第三方异议，变更基础还需同时获得异议方的同意。

(二)变更申请基础的具体情形

(三)“打算使用”变更为“原属国注册”

以上几种情形中，稍微复杂一些的是“打算使用”变更为“原属国注册”，以下对时间节点、变更技巧作具体介绍。

1.注册申请至公告前（阶段①）：

对于同时主张了“优先权”和“打算使用”的申请人，如果后续不打算提供使用证据，这是变更基础的好时机。申请人有两种选择：一是删除“打算使用”，优先权转化为“原属国注册”；二是把“打算使用”替换为“原属国注册”，优先权保持不变。比较推荐第一种方案，费用更低廉，也不会影响优先权日期。

一套小连招可以让申请流程变得“丝滑”：提交注册申请时，明确表明申请人后续有意将“优先权”转化为“原属国注册”并作为唯一注册基础，请求中止审理以等待基础商标获准注册。审查员会依请求下发审查意见，要求提供基础商标注册证，申请人可以借此机会请求中止审理。也有审查员为了加速审查流程，在申请人未明确请求中止审理的情况下，主动下发审查意见要求提交注册证。答复审查意见后，申请人会收到“中止通知(suspension letter)”，意味着申请商标暂时进入“休眠”状态；美国专利商标局会定期（每6个月）下发“中止问询(suspension inquiry)”，提醒申请人核实基础商标是否已获准注册。等待基础商标注册后，则：(1) 删除“打算使用”，“优先权”转化为“原属国注册”；(2) 提交基础商标注册证（及翻译件，如需要）；(3)删除超范围的项目（如需要）。“原属国注册”被接受后，申请商标正式进入公告程序，在无第三人异议或者异议不成功的情况下，申请商标将获准注册。

2.公告后、下发核准通知前（阶段②）：

变更基础需请愿并经审查员同意，申请商标需要重新公告。请愿必须明确说明是否删除“打算使用”。如果“原属国注册”确实符合条件，可以删除“打算使用”。如果“原属国注册”不被接受，即使“打算使用”已被删除，申请人可以还撤回变更申请，选择以“打算使用”继续推进。

3.下发核准通知后（阶段③）：

方案一：删除“打算使用”，替换为“原属国注册”。如果符合要求的基础商标已经获准注册，直接选择这种方案。审查员会撤回核准通知，转而审查“原属国注册”。若“原属国注册”被接受，申请商标重新公告。

方案二：提交使用声明，增加“原属国注册”。如果提交的使用证据有瑕疵，基础商标又不理想，可以选择这种方案。审查员会同时审查使用声明和基础商标。若都被接受，申请商标以双基础重新公告。

方案三：将“打算使用”替换为“原属国注册”，同时请求保留“打算使用”。如果暂时无法提交使用证据，基础商标又不理想，可以考虑。审查员只会审查“原属国注册”，“打算使用”则进入“休眠”状态。若“原属国注册”被接受，审查员会撤回核准通知并删除“打算使用”，商标重新公告。若“原属国注册”不被接受，审查员会通过电话或电子邮件等非正式方式告知原因。申请人可以选择：1)继续推进“原属国注册”，删除“打算使用”；2)不推进“原属国注册”，但保留“原属国注册”直至提交使用声明后再删除；3)不推进“原属国注册”，直接撤回。

四、结语

总而言之，美国商标的申请基础绝非在表格上简单随意的勾选，而是一套环环相扣、动态变化的抉择体系。从“实际使用”的即时确权，到“打算使用”的缓冲布局，再到依托海外权利的“原属国注册”与“优先权”，为不同背景的申请人提供了灵活的入门途径。基础间的变更需要精准把握时机，这直接关系到申请的存续。因此，申请人需要深刻理解不同基础的要义与变更规则，结合自身实际经营情况进行长远规划，以求商标在美国获得坚实、稳定的保护。