Avec la fin imminente de la période transitoire pour les marques clonées au Royaume-Uni, celles-ci pourraient devenir vulnérables aux actions en déchéance pour non-usage. Vanessa Harrow explique ce que les titulaires de marques doivent savoir sur ces changements et les mesures à prendre afin de garantir que leurs droits de propriété intellectuelle restent sûrs, valables et exécutoires.
Alors que nous approchons de la fin d'une année, un
nouveau chapitre s'ouvre pour les titulaires de marques
clonées au Royaume-Uni. À partir du 1er
janvier 2026, l'usage d'une marque uniquement
dans l'UE ne sera plus suffisant pour maintenir la
validité de ces droits britanniques.
Marques clonées post-Brexit : comment en sommes-nous arrivés là ?
Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier 2020, l'UKIPO a mis en place des mesures afin de s'assurer que les milliers de titulaires de marques et dessins de l'Union européenne ne perdent pas subitement leur protection au Royaume-Uni. Pour ce faire, l'UKIPO a « cloné » les droits UE afin de créer des enregistrements équivalents au niveau national britannique.
Ces droits clonés ont hérité de leurs dates et antécédents européens et, pour la plupart, sont traités comme n'importe quel autre enregistrement national britannique. La principale exception concerne l'exigence d'usage.
Avant le Brexit, les titulaires de marques européennes n'étaient pas obligés d'utiliser leurs droits spécifiquement au Royaume-Uni, puisqu'il suffisait de démontrer un usage effectif au sein de l'UE. Après le Brexit, les titulaires de marques clonées doivent désormais démontrer un usage réel au Royaume-Uni, comme pour toute marque nationale britannique.
Pour faciliter la transition, une période transitoire de cinq ans avait été mise en place, permettant aux titulaires de marques clonées de se baser sur un usage antérieur dans l'UE pour justifier l'usage réel, que ce soit dans le cadre d'une opposition ou d'une action en annulation pour non-usage. Cela a évité que les titulaires se retrouvent soudainement vulnérables aux actions pour défaut d'usage sérieux.
La période transitoire se termine le 31
décembre 2025.
Qu'est-ce qui change à partir de 2026 ?
À compter du 1er janvier 2026, les marques clonées post-Brexit seront soumises aux mêmes exigences d'usage que toute marque nationale britannique. Seul l'usage au Royaume-Uni sera pertinent pour démontrer un usage réel.
Si les marques clonées n'ont pas été utilisées de manière effective au Royaume-Uni, elles pourraient être vulnérables à une déchéance pour non-usage, sauf si le titulaire peut justifier cette absence d'usage. Au Royaume-Uni, la justification doit répondre à un seuil élevé : la simple décision commerciale ou stratégique n'est pas suffisante. Seules les raisons indépendantes de la volonté du titulaire, rendant l'usage impossible ou déraisonnable, seront acceptées.
Avec un grand nombre de droits clonés encore présents dans le registre britannique, la fin de la période transitoire représente un moment clé pour les titulaires de ces marques.
Si un droit cloné n'a pas été
utilisé de manière effective et que le titulaire ne
peut justifier cette absence, ce droit ne pourra pas être
invoqué de manière fiable dans le cadre de
procédures contentieuses et le titulaire pourrait être
déchu de ces droits.
Marques clonées post-Brexit : conseils pratiques pour les titulaires
- Réaliser un audit PI : Profitez de cette période pour examiner vos droits et usages afin d'identifier les marques britanniques à risque de non-usage. Adaptez vos stratégies de développement en conséquence.
- Évaluer votre position commerciale : Si une vulnérabilité est identifiée, déterminez si le Royaume-Uni est un marché pertinent et envisagez d'y démarrer ou d'intensifier l'usage. L'usage doit être réel et non symbolique.
- Collecter des preuves d'usage : Documentez tout usage existant ou futur et créez une banque de preuves. Les outils basés sur l'IA, comme le logiciel Questel de gestion de preuves d'usage, peuvent grandement faciliter cette tâche.
- Traiter les vulnérabilités : Si l'usage n'est pas possible, envisagez de déposer de nouveaux droits, en veillant à ne pas tomber dans l'evergreening (redépôt pour obtenir de nouvelles périodes de grâce de manière abusive).
- Identifier des opportunités : La fin de la période transitoire permet également de nettoyer le registre britannique des marques clonées dont les titulaires n'ont aucun intérêt réel au Royaume-Uni. On peut s'attendre à une augmentation des actions en déchéance pour non-usage.
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