W styczniu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w głośnej sprawie pomiędzy Audi AG a polskim przedsiębiorcą działającym pod firmą GQ. Sąd przychylił się do stanowiska AUDI, uznając, że producent samochodów będący właścicielem unijnego znaku towarowego może zakazać używania oznaczenia identycznego lub podobnego do tego znaku w częściach zamiennych.
TSUE potwierdził tym samym, że nie można stosować na zasadzie analogii do znaków towarowych tak zwanej klauzuli napraw, ustanowionej w odniesieniu do wzorów wspólnotowych. Co więcej, sąd przyznał, że na prawo ochronne do znaku towarowego będzie można się powołać niezależnie od celu używania oznaczenia w części zamiennej, w szczególności niezależnie od tego, czy znak został użyty w celu spełnienia funkcji technicznej.
KLAUZULA NAPRAW
Tak zwana klauzula napraw została zdefiniowana w art. 110 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z tym przepisem ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego (...) do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać". Oznacza to, że produkcja części zamiennej nie narusza prawa tak długo, jak służy naprawie mającej na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu zewnętrznego produktu, np. samochodu.
Trybunał w przeszłości przyjął korzystną dla producentów części zamiennych interpretację, zgodnie z którą na podstawie tej klauzuli możliwe jest produkowanie również tych części, których ostateczny wygląd nie jest wymuszony funkcjonalnością i wyglądem samochodu (jak np. światła), w szczególności za dozwolone uznając wytwarzanie identycznych obręczy samochodowych (felg). TSUE uzasadniał to celem, jaki przyświecał ustawodawcy unijnemu przy formułowaniu omawianej klauzuli, tj. zamiarem częściowej liberalizacji rynku części zamiennych1. Najnowszy wyrok Trybunału wyraźnie przesądza jednak, że taka argumentacja nie znajduje zastosowania w odniesieniu do znaków towarowych i może spowodować zauważalną zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu tego rynku.
TŁO SPRAWY
Pozwany, GQ, to osoba fizyczna zajmująca się sprzedażą części zamiennych do samochodów. W latach 1986–2017 reklamował i oferował przez stronę internetową osłony chłodnic dostosowane i przeznaczone do starych modeli Audi z lat 80. i 90. XX wieku. Podobnie jak oryginalne osłony, oferowane przez GQ posiadały wyżłobione miejsce przeznaczone do umieszczenia emblematu producenta samochodu, odpowiadające konturem unijnemu znakowi towarowemu powoda w kształcie 4 przecinających się kół.
Powód, Audi AG, jest wyłącznie uprawniony do graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 000018762 m.in. w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej, tj. dla takich towarów jak m.in. pojazdy lądowe, powietrzne i wodne oraz ich części (nieujęte w innych klasach), w tym silniki do pojazdów. Znak został zgłoszony w 1996 roku w następującej formie:
W maju 2020 r. właściciel znaku wszczął spór w Polsce przed Sądem Okręgowym w Warszawie, twierdząc, że przez produkcję osłon chłodnic z elementem odpowiadającym znakowi graficznemu Audi GQ narusza jego prawa do unijnego znaku towarowego. Powód domagał się w tej sprawie zakazania pozwanemu importowania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym z unijnym znakiem towarowym powoda lub do niego podobnym. Powód zażądał także zniszczenia 70 sztuk tych produktów, zatrzymanych przez polskie organy celne.
GQ zakwestionował te żądania, powołując się na praktykę producentów pojazdów samochodowych, którzy nie sprzeciwiają się sprzedaży nieoryginalnych osłon chłodnicy zawierających element przeznaczony do zamocowania emblematu, odzwierciedlający chroniony znak towarowy.
PYTANIA PREJUDYCJALNE
Sąd Okręgowy w Warszawie w toku sprawy przyjął, że znak towarowy powoda posiada wysoką zdolność odróżniającą, jest powszechnie znany w Polsce i kojarzony z powodem. Powziął jednak wątpliwość, czy zakres ochrony takiego unijnego znaku towarowego rozciąga się również na element umożliwiający umieszczenie i zamocowanie emblematu producenta samochodu na osłonie chłodnicy, a tym samym, czy sprzedaż części zamiennych z takim elementem, w tym osłon chłodnicy, stanowi zgodnie z prawem Unii używanie oznaczenia w obrocie handlowym, mogące naruszyć funkcje znaku towarowego.
W celu wyjaśnienia tych wątpliwości Sąd zwrócił się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
- Czy art. 14 ust. 1 lit. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako: Rozporządzenie")] należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie, aby właściciel znaku towarowego/sąd zakazał osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego, w odniesieniu do części zamiennych samochodu (osłon chłodnicy powietrza/grilli), jeżeli stanowi ono mocowanie do akcesorium samochodowego (emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy), oraz:
– gdy z technicznego punktu widzenia istnieją możliwości zamontowania oryginalnego emblematu odzwierciedlającego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego;
albo w sytuacji
– gdy z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe zamontowanie oryginalnego emblematu odwzorowującego unijny znak towarowy na części zamiennej samochodu (osłonie chłodnicy powietrza/grillu) bez odwzorowania na tej części znaku identycznego lub łudząco podobnego do unijnego znaku towarowego?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej:
- Jakie kryteria oceny należy zastosować w tego rodzaju przypadkach, które pozwoliłyby na ustalenie, czy użycie unijnego znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle?
- Czy art. 9 ust. 22 i art. 9 ust. 3 lit. a)3 rozporządzenia [2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy znak towarowy jest elementem kształtu części samochodowej i przy braku w rozporządzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy z art. 110 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002] – znak towarowy nie pełni w takiej sytuacji funkcji oznaczającej?
- Czy art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia [2017/1001] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy element zamocowania znaku towarowego, odzwierciedlający kształtem znak towarowy lub łudząco do niego podobny, jest elementem kształtu części samochodowej i przy braku w rozporządzeniu 2017/1001 odpowiednika klauzuli naprawy z art. 110 ust. 1 rozporządzenia [nr 6/2002] – element zamocowania nie może być traktowany jako znak towarowy pełniący funkcję oznaczającą, nawet jeśli jest identyczny ze znakiem towarowym lub łudząco do niego podobny?".
OPINIA RZECZNICZKI GENERALNEJ LAILY MEDINY
W opinii przedstawionej 21 września 2023 roku rzeczniczka generalna Laila Medina wskazała, że skoro prawo wyłączne jest przyznawane właścicielowi w celu zapewnienia możliwości spełniania przez znak towarowy jego podstawowych funkcji, tj. przede wszystkim wskazania pochodzenia towaru, który jest nim sygnowany, ale również zagwarantowania jakości tego towaru czy też pełnienia przez niego funkcji reklamowej, nie może on sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub łudząco do niego podobnego na podstawie art. 9 Rozporządzenia, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak. Zdaniem rzeczniczki taka sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie.
Leila Medina poddaje także w wątpliwość zasadność stosowania określenia oznaczenie" w stosunku do towarów będących przedmiotem sporu. Sprawa, jak wskazuje, nie dotyczyła bowiem odwzorowania samego emblematu, a jedynie określonego elementu osłony chłodnicy, wykorzystywanego wyłącznie w celu umieszczenia i zamocowania do niego dodatkowego akcesorium. Element ten zdaniem rzeczniczki posiada jedynie funkcję techniczną i aby móc ją pełnić, musi odpowiadać swoim kształtem kształtowi akcesorium.
Zdaniem rzeczniczki generalnej, całościowo rozważając okoliczności sprawy, należy wykluczyć stanowisko, zgodnie z którym odwzorowanie kształtu unijnego znaku towarowego producenta pojazdów samochodowych, którego wyłącznym technicznym celem jest zamocowanie emblematu producenta, pełni funkcję znaku towarowego. Tym samym należy uznać, że takie działanie nie stanowi używania oznaczenia w obrocie handlowym4.
WYROK TSUE
TSUE nie przychylił się jednak do opinii rzeczniczki generalnej. Trybunał przyjął, że skoro towary nie pochodziły od właściciela znaku towarowego Audi i były wprowadzane do obrotu bez jego zgody, to dalsze ich używanie wiąże się z ryzykiem naruszenia funkcji znaku towarowego. Trybunał podkreślił, że funkcje te obejmują nie tylko zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru, ale też jego jakości. Oznaczenie pełni ponadto funkcję komunikacyjną, inwestycyjną i reklamową.
Trybunał stwierdził tym samym, że w sytuacji, gdy wybór kształtu elementu przeznaczonego do zamontowania emblematu producenta samochodów jest podyktowany chęcią sprzedaży elementu przypominającego (w możliwie najbardziej dokładny sposób) oryginalny produkt, prawo unijne nie ogranicza uprawnień właściciela znaku. Nadal ma on prawo do zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego.
W opinii TSUE w takich okolicznościach bez znaczenia jest to, czy istnieje techniczna możliwość zamocowania emblematu odzwierciedlającego znak towarowy w inny sposób niż prowadzący do powielenia tego znaku. Skoro dochodzi do powielenia w opisany sposób, ma również miejsce wykorzystanie oznaczenia w funkcji znaku towarowego.
Tym samym, używanie przez GQ kształtu, który został uznany przez sąd polski za oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobne, należy oceniać w świetle zasad ustanowionych w art. 9 Rozporządzenia5.
PODSUMOWANIE
Rozstrzygnięcie Trybunału nie jest pozbawione kontrowersji. Wskazuje się, że TSUE, rozszerzając funkcje elementów czysto technicznych do informowania o pochodzeniu produktu, zbyt daleko wyznaczył granice ochrony znaku towarowego. Tak znaczące bariery w korzystaniu ze znaku mogą wpłynąć na równowagę panującą dotychczas na rynku części zamiennych i ograniczyć możliwości producentów tych części. Istotą produkcji tych elementów jest bowiem właśnie jak najwierniejsze odwzorowanie początkowego wyglądu samochodu.
Jednocześnie wyrok Trybunału o tyle nie jest zaskakujący, że od dłuższego czasu w orzecznictwie unijnym można zaobserwować tendencję do szerokiego rozumienia ochrony unijnych znaków towarowych. Stanowi to kolejny argument, w połączeniu z brakiem limitu czasowego na korzystanie z tego monopolu, przemawiający za uznaniem znaków towarowych jako jednego z najbardziej skutecznych sposobów ochrony własności intelektualnej.
Footnotes
1. Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 December 2017 in Joined Cases C-397/16 and C-435/16, Acacia Srl v Audi AG (C-397/16) and Acacia Srl, Rolando D'Amato v Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16).
2. Without prejudice to the rights of the proprietor acquired before the date of filing or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent any third party not having his consent from using the sign in the course of trade, in relation to goods or services, where: identical to those for which the EU trade mark is registered; (b) the sign is identical with or similar to the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with or similar to the goods or services for which the EU trade mark is registered, where there is a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark; (c) the sign is identical with or similar to the EU trade mark, whether or not it is used in relation to goods or services which are identical with, similar or dissimilar to those for which the EU trade mark is registered, where it has a reputation in the European Union and the use of that sign without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or repute of the EU trade mark character or reputation.
3. Pursuant to paragraph 2, the following activities may be prohibited in particular: a) affixing a sign to goods or their packaging.
4. Opinion of the Spokesperson General, Laila Medina, delivered on 21 September 2023, Case C-334/22 Audi AG v GQ.
5. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 25 January 2024, Audi AG v GQ, C-334/22,
Originally published 17 May 2024
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
