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29 November 2022

marcas renombradas en proceso de reconocimiento

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Las marcas notorias son aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que identifican y protegen estas marcas.
Ecuador Intellectual Property
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Las marcas notorias son aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que identifican y protegen estas marcas. Las marcas renombradas son aquellas ampliamente conocidas por el público en general.

Tanto las marcas notorias como las renombradas deben mantener un alto tráfico mercantil para obtener la fama y prestigio que las caracterizan, lo que representa una gran inversión de tiempo, recursos y publicidad por parte de sus titulares.

La marca renombrada no se encuentra regulada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina; sin embargo, su Tribunal de Justicia vía interpretación prejudicial, ha reconocido como marcas renombradas las que son conocidas por el público en general, más allá del sector pertinente, por tanto, rompe con los principios de inscripción registral, territorialidad, y con el de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios, a diferencia de la marca notoria.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido al concepto de marca renombrada durante varios años; así, analizó en la Interpretación Prejudicial 01-IP-87 la marca renombrada, señalando los parámetros de su conocimiento: “[…] la marca renombrada que antes se mencionó debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”1

En la Interpretación 41-IP-98, el Tribunal reconoce a la marca renombrada vinculándola con la fama, el prestigio y el goodwill, y la diferencia claramente de la marca notoria: “De la misma manera, “mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de las marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos.”2

En su jurisprudencia reciente , el Tribunal ejemplifica marcas que debido a su posicionamiento y conocimiento global son reconocidas como marcas renombradas, de la siguiente manera: “La marca renombrada (por ejemplo: Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores incluso por aquellos que no consumen ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado con la marca renombrada”3

Asimismo, recalca que dada su naturaleza la marca renombrada no necesita ser probada: “La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria  (notoria non egent probatione) no son objeto de prueba”4

El Tribunal en los últimos treinta años mediante la interpretación prejudicial ha diferenciado a la marca renombrada de la marca notoriamente conocida, estableciendo de esta manera los cimientos para una posible regulación de este tipo de marcas dentro de la Comunidad Andina. “La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.”5

Bajo esta línea jurisprudencial, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales en recientes resoluciones ha ratificado el carácter de renombradas o de alto renombre a marcas que, por su prestigio y conocimiento global, ameritan la protección especial que la jurisprudencia y doctrina les otorgan, con el fin de proteger su valor frente a intentos de uso indebido por terceros en claro aprovechamiento injusto de dicho carácter. También de esa manera se protegen los derechos del consumidor.

En procedimientos en los cuales terceros intentaron hacer uso de las marcas de alto renombre UBER y MAC, la oficina ecuatoriana confirmó el amplio reconocimiento por parte del público en general, así como la protección reforzada que debe dárseles estableciendo: la marca UBER es una marca que es reconocida en la población, no solo el sector pertinente de consumidores (usuarios de la aplicación digital). Por adhesión, este tipo de marcas se protegen no solo de los riesgos de confusión y asociación, sino también de los riesgos de dilución y aprovechamiento injusto de su prestigio”6

De igual manera, ante la apropiación indebida del nombre comercial MAC ACCES BY MOBILE STORE MAS LOGOTIPO, determinó el riesgo de confusión, asociación, dilución y aprovechamiento injusto que este registro implicaría debido al alto renombre y reconocimiento de la marca MAC a nivel mundial: este tipo de marcas se protegen no solo de los riesgos de confusión y asociación, sino también de los riesgos de dilución y aprovechamiento injusto de su prestigio”7

En conclusión, las resoluciones del Tribunal Andino de Justicia han marcado un camino para que las oficinas competentes de los países miembros de la Comunidad Andina establezcan normas claras para el reconocimiento y protección de marcas renombradas.

Footnotes

1. Interpretación Prejudicial 01-IP-87

2. Interpretación Prejudicial 41-IP-98. Proceso 219099, marcas SUPERMAN vs. SUPERMANI. País consultante Colombia.

3. Interpretación Prejudicial 196-IP-2020. Proceso 7467-2017-0-1801-JR-CA-26, marcas TFQ LA TABERNA DE FRANCO Q vs SANTIAGO QUEIROLO S.A.C. País consultante Perú

4. Interpretación Prejudicial 23-IP-2021. Proceso 570061-2014/DSD, marcas ZAPATA PERÚ AGROINDUSTRIAS ZAPATA S.A.C. vs. CATENA ZAPATA País consultante Perú

5. Interpretación Prejudicial 123-IP-2021. Proceso SD2016/0059251, marcas ZOO vs. BIO ZOO. País consultante Colombia.

6. Resolución No. OCDI-2022-159. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Proceso SENADI-2018-65615, marcas UBER vs. UBER FRUITS.

7. Resolución No. OCDI-2022-272. Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. Proceso OCDI-2021-191-AN, marcas MAC vs. MAC ACCES BY MOBILE STORE MAS LOGOTIPO.

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