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심판 요지
소유한 등록상표가 타인의 등록상표의 주요 부분과 동일하여 상표국에서 동일하거나 유사한 서비스상에서의 유사상표로 인정되어 무효로 선고된 후, 동일한 주요 부분을 포함한 상표를 다시 등록하고 사용하는 행위는 침해를 의도한 고의가 있어 상표권의 악의적 침해로 인정되어야 한다.
법원은 침해자에게 침해 행위와 관련된 장부 및 자료를 제출하도록 명령하며, 침해자가 이를 제출하지 않을 경우 법원은 침해자의 수익 데이터를 따라 전체 침해 기간 동안의 영업금액을 추정하고, 동일 업종의 유사 규모의 총이익률과 상표 기여율을 곱하여 침해로 취득한 이익을 확정할 수 있으며, 이를 기준으로 징벌적 손해배상의 계산 기준을 결정한다.
사건 번호
1심: 상하이시 민항구 인민법원 (2022) 허0112민초32291호
2심: 상하이 지식재산권 법원 (2024) 후73민종231호
사건 개요
원고 모화 회사는 1997년에 설립되어 대형 종합 슈퍼마켓과 편의점을 운영해 왔으며, "연화슈퍼마켓" 등의 브랜드 확장을 통해, 2009년, 제35류 수출입 대리, 타인을 대신하여 구매하는 서비스 등에 대한 "연화슈퍼마켓" 상표권을 취득했다. 피고 모정 회사는 2018년부터 "연화생활관"을 점포 간판으로 사용해 슈퍼마켓을 운영했으나, 이후 등록 상표 "연화생활관"이 무효 선고되자 점포 간판을 "중수연화"로 변경하고 6개 슈퍼마켓에게 사용허가를 했으나, 그후 "중수연화" 등록 상표가 무효 선고되었다.
모화 회사는 모정 회사가 "연화"라는 문자가 포함된 표시가 원고의 합법적 권익을 침해하는 상황임을 알면서도 여전히 매장, 결제 시스템, 영수증 등에 두드러지게 사용한 행위가 주관적 악의를 가지고 정황이 심각하여 원고의 등록 상표에 대한 침해 및 부정경쟁을 구성한다고 주장하며, 법원에게 징별적 손해배상이 적용된다고 요청하고, 모정 회사에 침해 중지, 영향 제거, 경제적 손해 965만 위안(한화 약 20억 이상) 이상 및 합리적 비용 20만 위안(한화 약 4300만 ) 이상의 배상을 명령할 것을 청구했다.
1심 법원은 심리를 거쳐, 피소된 표시가 사건관련 등록상표와 유사하며 동일하거나 유사한 서비스에 사용되면 혼동을 초래할 가능성이 있어 원고의 등록상표 전용권을 침해한다고 판단했다. "연화"는 원고 기업의 상호로서 상하이 지역 슈퍼마켓 업계에서 높은 인지도를 가지고 있으며, 모정 회사가 슈퍼마켓 운영 중 "연화"라는 문자를 포함한 표시를 사용함으로써 오인을 초래할 가능성이 있어 부정당경쟁에 해당한다.
형벌적 배상에 관해서는 모정 회사가 유사 상표를 사용하고 동일 지역, 동일 업종에서 사용함으로써 상업적 명성을 불붙은 의도가 있었으며, 특히 "연화 생활관" 상표가 원고의 등록상표 주요 부분인 "연화"를 포함한 것으로 무효화된 후 다시 "중수연화"라는 문자를 포함한 상표를 출원한 점을 고려할 때 상표권을 악의적으로 침해한 것으로 인정된다. 모정 회사의 침해 지속 기간이 길었을 뿐만 아니라 사용허가 방식을 통해 침해 범위를 확대한 것으로 정황이 심각한 것으로 구성된다. 법원은 모정 회사 경영 규모에 상응하는 슈퍼마켓 총이익률을 조화한 평균치에 매출액과 25%의 상표 기여율을 곱하여 이익을 확정하고, 1배의 징벌적 배상을 지지했다. 모정 회사에 대해 침해 중지, 영향 제거 및 손해와 합리적 비용 총 720여만 위안(한화 약15억 이상)을 배상하도록 판결했다.
1심 판결 후, 모정이 상소를 제기했다. 2심 법원이 조정을 조직하자 양측이 조정 합의에 도달했다.
（출처:상하이고급인민법원）
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