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特許実務において、発明者と特許弁護士の双方を悩ませる請求項の一つとして、「方法請求項」がある。このような請求項は、一連の操作工程を保護するものであり、発明の核心的な構想を直接的に反映できるものの、権利侵害訴訟においては、「証拠収集が難しく、権利行使が困難」というジレンマに直面することがしばしばある。これに対し、方法発明を製品発明に転換し、特にパラメータ特徴を用いて製品請求項を限定することで、より強力な保護効果が得られる場合が多い。
一、方法特許の権利行使における「三つの壁」
まず、なぜ方法特許の権利行使が困難であるかを見てみよう。実務上、方法特許の侵害証拠収集には、主に三つの方法がある。
第一は、「調査による証拠収集」である。弁護士や調査員を通じて、侵害方法の完全な「三性（真実性、適法性、関連性）」要件を満たす証拠を取得する方法である。これは、公証済みの写真や動画、あるいは適法な入手経路による技術マニュアルや図面などを証拠として入手する必要があることを意味する。理屈では万全に見えるが、実際の運用においては、被疑侵害者が製造工程を核心的な営業秘密として厳重に保護することが多く、部外者は工場に立ち入ることすらできないため、この方法の実現可能性は極めて低い。
第二は、「初步的証拠＋証拠保全」である。まず、公証を受けていない写真や動画、証言などの初步的な手がかりを入手し、裁判所に提訴した後に、証拠保全を申請する方法である。しかし問題なのは、証拠保全自体が突発性を伴うため、相手方に事前に情報が漏れれば、重要な設備のパラメータがすでに「調整」されてしまうおそれがあることである。
第三は、「立証責任の転換」である。権利者が被告の侵害の可能性を示す初步的証拠を提出して、裁判所が被告に対して、自社の製品製造方法の開示を求める方法である。この方法は権利者にとって最大のリスクを伴う。裁判所が初步的証拠不十分と判断すれば、立証責任の転換自体がスタートしないし、たとえスタートしたとしても、被告側には様々な駆け引きが存在する。
このように、方法特許の権利行使の道は茨の道である。では、より良い選択肢はないのだろうか。
二、パラメータ限定：方法を製品に「組み込む」
答えは「YES」である。方法発明を製品発明に転換し、特にパラメータ特徴を用いて製品を限定することである。
パラメータ特徴とは、製品の物理的性能、化学的組成、または構造パラメータなど（例えば粘度、硬度、分子量、官能基の数など）によって、製品を定義することを指す。ある製品が特定の方法でしか製造できない場合、その製品を保護することは、間接的にその製造方法を保護することに等しい。
具体的な事例で、パラメータ限定がどのように活用されるかを見てみよう。「ポリウレタン研磨パッド」と「ポリ（アリーレンエーテル）共重合体」との二つの事例が、いずれもパラメータ特徴に関連し、まさに絶好の観察機会を提供している。
「ポリウレタン研磨パッド」の事例では、独立請求項は配合組成を限定しただけでなく、「正接Δが０．０４～０．１０」、「ヤング率が１４０～２４０ＭＰａ」、「ショアＤ硬度が４４～５６」という三つの物理的性能パラメータを限定している。これらのパラメータは研磨パッドの性能特徴を総合的に描き出しており、たとえ相手方が一部の配合組成を変更したり（なお独立請求項の配合組成の範囲内に収まる場合）、製造工程を調整したりしたとしても、最終的な製品がこれらのパラメータの範囲に該当する限り、依然として権利侵害が成立し得る。
「ポリ（アリーレンエーテル）共重合体」の事例では、独立請求項が一価フェノールおよび二価フェノール単量体を含む酸化共重合生成物の使用を限定することに加え、「１分子あたりの平均水酸基数が１．８～２個」、「固有粘度が０．０４～０．１５ dL/g」、「二価フェノール末端を有する共重合体鎖の割合が１０～７０モル％」、「ビフェノール単位を含む割合が０．５～１．５重量％」という四つのパラメータを用いて重合体を限定している。この一連のパラメータの組み合わせは、特定の重合方法によってのみ得られる製品の構造特徴を精密に定義している。
これら二つの事例に共通するのは、パラメータが無作為に選ばれたものではなく、製造方法と密接に関連している点である。言い換えれば、これらのパラメータを満たす製品は、特許方法によってのみ製造されると見なせる確率が高く、このような製品が存在した時点で、特許方法を使用したことが推定でき、立証責任が被告に転換されることになる。
三、パラメータ限定の三つのメリット
上記の事例を踏まえ、パラメータにより限定される請求項の優位性は以下の三点に集約できる。
1. 証拠収集が容易になる。製品は公開販売されているため、権利者は被疑侵害製品を直接購入して検査し、パラメータデータを入手できる。これは工場に潜入して製造工程を撮影するよりはるかに簡単で、かつ合法である。方法の証拠収集と比べ、パラメータによる証拠収集は、証拠保全の申請が不要であり、相手方による証拠隠滅を心配する必要もなく、盗撮動画の合法性に悩まされる必要もない。製品自体が最も有力な証拠になり得る。
2. 立証責任の転換が期待できる。法制度（例：中国特許法第６６条など）において、新製品の製造方法特許については立証責任の転換が規定されている場合がある。原告は、被告が同一製品を生産したことを証明するだけでよく、被告は自らの製造方法が異なることを証明しなければならない。パラメータ限定はまさに「同一製品」の範囲を明確に画定できる。
3. 保護範囲がより堅牢になる。「ポリ（アリーレンエーテル）共重合体」の事例が示すように、緻密に設計された一連のパラメータは「コンビネーション」を形成し、単一のパラメータが先行技術によって開示されていたとしても、パラメータの組み合わせ全体として新規性・進歩性を具備しやすくなる。
四、パラメータ限定請求項を作成する際の四つの要点
もちろん、パラメータ限定の請求項は万能薬ではない。作成にあたっては以下の四つの要点を押さえる必要がある。
第一は、パラメータと方法の関連性である。特許方法によってのみ、当該パラメータ範囲内の製品が得られることを確保しなければならない。さもなければ、パラメータは「形骸化」し、保護対象の方法に対する実質的な保護効果を発揮できない。
第二は、パラメータの組み合わせ効果である。単一のパラメータでは先行技術と区別することが難しい場合でも、複数のパラメータの組み合わせは、より強力な限定効果を生み出すことが多い。パラメータ間の数学的関係や相関性は、より強固な技術的障壁を構築し得る。例えば、比・積・関数関係などの方式によって、パラメータの組み合わせを限定できる。ただし、一部の非通常のパラメータについては、明細書において明確な定義と実験的検証を行い、十分な開示とサポートの要件を満たし、先行技術の内容を保護範囲に取り込むことを避ける必要がある。「ポリ（アリーレンエーテル）共重合体」の事例では、四つのパラメータが相乗効果を発揮し、最終的に進歩性を有すると認定された。
第三は、明細書によるサポートの効果である。請求項におけるパラメータは根拠なく記載されるものではなく、明細書において実施例や比較例を通じてパラメータと性能との関係を十分に説明する必要がある。二つの事例の審理において、合議体はいずれも、明細書の実験データがパラメータ特徴を十分に支持しているかどうかを重点的に検討した。
第四は、パラメータの検証可能性の考慮である。請求項中におけるパラメータは、現行の技術手段によって検証・確認できなければならない。そうでなければ、侵害対比の際に立証が不可能となる。業界で通用する標準化された測定方法によって定義されるパラメータを選択することで、その後の権利行使コストを大幅に低減できる。もっとも、非汎用・非標準的な特定の測定方法であっても、保護が得られないわけではなく、この場合、明細書において当該測定設備や測定方法の詳細を十分に開示し、後続の再現実施や対比を可能にしておく必要がある。
五、おわりに
特許保護の本質は、技術的解決手段の独占権であり、労働過程の記録ではない。方法請求項は発明の構想を直接的に表現できるが、権利行使の観点からは、可能な限り方法発明を製品発明に転換し、例えばパラメータ特徴などを用いて製品請求項の保護網を構築すべきである。
本稿が発明者や特許作成者に何らかのインスピレーションを提供できれば幸いである。方法発明を記述する際、もう一歩踏み込んで考えてみてほしい――この方法は製品請求項として概括できないか？もしできるなら、どのようなパラメータで定義するか？これらのパラメータ間に計算関係や組み合わせ効果はないか？これらの問題を明確に思い描くことができれば、将来の特許権行使に向けた強固な礎を築くことができるだろう。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
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