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【裁判要旨】
特許出願人または特許権者が、他人がその同意を得ずに発明創造の内容を漏洩したことを理由として、新規性喪失の例外の適用を主張す声明を提出する場合、当該声明の提出期限の起算点は、特許出願人または特許権者が主観的に、他人がその同意を得ずに発明創造の内容を漏洩した客観的事実を知り、または知るべきであった時点とし、当該客観的事実が国家知識産権局または人民法院によって特許法上の公開を構成すると認定された時点ではない。
【キーワード】
行政 意匠行政復義（行政不服審査） 新規性喪失の例外の適用を主張する声明 他人の同意を得ない発明創造内容の漏洩
【基本経緯】
米国のある会社（以下、「A社」）は、特許番号20183040****.2、名称「振動マッサージガン」の外観デザイン特許（以下「本特許」という）の特許権者である。2019年7月24日、第三者である蘇州のある健康科技公司（以下、「B社」）が本特許に対し国家知識産権局に無効審判請求を提出した。国家知識産権局はこれを受理し、2019年10月16日にB社の追加意見及び証拠をA社に転送した。無効証拠には、NBA試合中にスタッフが振動マッサージガンを用いて騎士隊選手ジェームズの膝をマッサージする動画映像、「新浪NBA」、 A社のWeibo公式アカウントが上記動画のGIF画像を用いて製品宣伝・プロモーションを行ったWeibo（当該マッサージガン製品を「ジェームズ同款」と称し関連製品写真を添付）が含まれていた。2019年11月18日、A社は意見陳述書を提出し、上記無効証拠に関連する製品の外観デザインは本特許と大きく異なり、本特許が公開されたとは認められないと主張した。2020年5月19日、国家知識産権局は第44539号無効決定を下し、本特許権の全部を無効とした。
2020年7月10日及び28日、A社は国家知識産権局に対し、新規性喪失の例外の適用を主張する声明及び誤記訂正請求を提出した。2020年11月2日、国家知識産権局は前述の請求に対し審査業務専用通知を発出し、A社の請求を受け入れなかった。A社はこれを不服として、国家知識産権局に復議申請を提出した。2021年4月1日、国家知識産権局は国知復専[2021]0001号行政復議決定（以下、「被訴決定」）を下し、以下の見解を示した。 A社は2019年11月18日以前に無効証拠の存在事実を知り得たにもかかわらず、2020年7月28日になって初めて「無効証拠は他人の同意なく漏洩された内容である」と主張し、新規性喪失の例外の適用を主張する声明を提出した。この日付は『特許審査指南』が定める2ヶ月の期限を既に超過している。国家知識産権局はこれに基づき、2020年11月2日付審査業務専用通知を維持し、A社の行政復議請求を却下する決定を下した。A社はこれを不服として北京知識産権法院に提訴し、被訴決定の取消し及び国家知識産権局による復議決定の再検討を請求した。
第一審法院は行政判決を下し、A社の訴訟請求を棄却した。同社はさらに不服として上訴したが、最高法院は2024年12月21日、（2023）最高法知行終490号行政判決を言い渡し、上訴を棄却し原判決を維持した。
【裁判意見】
法院の発効した判決には、次の意見が示された。2008年改正特許法第24条第3項の規定に基づき、特許出願の対象となる発明創造について、出願日の6か月前までに、出願人の同意を得ずに第三者がその内容を漏洩した場合でも、新規性を喪失しない。2010年改正特許法実施細則第30条第4項は「特許出願の対象となる発明創造が特許法第24条第3項に掲げる状況に該当する場合、国務院特許行政部門は必要と認めたときは、出願人に対し指定期間内に証明書類の提出を求めることができる」と規定している。同条第五項は「出願人が本条第三項の規定に基づき声明を提出せず証明書類を提出しない場合、または本条第四項の規定に基づき指定期間内に証明書類を提出しない場合、その出願には特許法第二十四条の規定を適用しない」と規定している。上記法規は、特許出願人または特許権者が、他人の同意を得ずに発明創造の内容が漏洩されたことを理由に、新規性喪失の例外の適用を主張する声明を提出する具体的な期限を明確に規定していない。これについて、「特許審査指南」第一部第一章の規定を参考すると、「特許出願の対象となる発明創造について、出願日の6か月前までに他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩した場合、出願人が出願日以前にその事実を知っていたときは、特許出願時に願書において声明を行い、かつ出願日から2か月以内に証明資料を提出しなければならない。出願日以降に知った場合は、知った日から2か月以内に新規性喪失猶予期間の主張を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない」という規定に基づき、特許出願人または特許権者は、特許出願日以降に他人が自身の同意なく発明創造の内容を漏洩したことを知った場合、知った日から2か月以内に新規性喪失の例外の適用を主張する声明を提出しなければならない。上記期限を過ぎた場合、特許法第24条のことはできない。特許出願人または特許権人が新規性喪失の例外の適用を主張する声明を提出する2ヶ月の期限を定めた目的は、特許出願人または特許権人が新規性喪失の例外の適用を主張すると同時に、必要な声明義務を適時に履行するよう促すことにあり、特許出願人及び特許権人がその発明創造について享有する合法的権利を保障すると同時に、社会公衆に安定した予期を提供するためである。この制度設計の目的は、特許出願または特許が置かれている審査段階の違いによって異なるものではない。『特許審査指南』における提出期限の規定は出願日を基準とするのみで、「予備審査」手続に限定されるものではない。特許権者が特許権付与後に、他人がその同意なく発明内容を漏洩したことを知った場合も、同条規定の「出願日後に知った」状況に該当し、『特許審査指南』の前述規定を適用すべきである。
本件において、A社は上訴において、自社の同意なく他人が本特許の内容を漏洩したことを知っていた、または知るべきであった時点は、44539号無効決定書を受領した日と認定されるべきであり、それ以前には同社に無効証拠が特許法上の公開を招くとは合理的に考えられなかったと主張した。しかし、「知っていたか、または知るべきであった」とは、主体が客観的事実の発生を主観的に認識した状態を指し、客観的事実が生じた法的結果の認識ではない。特許出願人または新規性喪失の例外規定の適用を主張する声明を提出する期限の起算点は、当該客観的事実が国務院特許行政部門または人民法院により特許法上の公開を構成すると認定されたことを知った時点ではなく、主観的に他人が自身の同意なく発明創造内容を漏洩した客観的事実を知り、または知るべきであった時点とすべきである。国家知識産権局は2019年10月16日に無効証拠をA社に送付し、同社は2019年11月18日に国家知識産権局へ意見陳述書を提出して対応した。これにより、A社は遅くとも2019年11月18日までに無効証拠の内容を明確に認識していたことが明らかである。A社は、NBA試合会場における使用行為が第三者による特許内容の無断開示に該当すると主張し、これに基づき新規性喪失の例外規定の適用を請求する場合、少なくとも2019年11月18日から起算して2ヶ月以内に提出すべきである。A社が2020年7月に新規性喪失の例外規定の適用の声明を提出したのは、上記期限を既に超過しており、国家知識産権局がこれを受理しなかったのは不当ではない。
【関連法律】
『中華人民共和国特許法』第24条第4項（2009年10月1日から施行）
『中華人民共和国特許法実施細則』第33条第4項、第5項（2010年2月1日から施行）
出所：最高人民法院知的財産権法院
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