在发明专利申请的授权阶段，通常会收到新颖性和/或创造性的审查意见，为了克服新颖性和/或创造性的意见，申请人在答复审查意见的过程中，常常会对独立权利要求进行修改，增加或限定新的技术特征，以使发明专利申请相对于现有技术具备实质性特点和显著进步。另外，申请人在提交分案申请时，有时会重新撰写一套或几套权利要求以覆盖母案专利未能覆盖的保护范围。无论答复新颖性和/或创造性时作出的修改还是提交分案申请时重新撰写的权利要求，所做的修改和重新撰写都应符合《专利法》第三十三条规定，即修改不超出原始公开的范围。但是由于不同的审查员对技术理解的不同以及对修改超范围把握尺度的不同，会使得最终授权的专利因超范围问题而使专利权不稳定。而且通常由于独立权利要求因修改超范围问题而被无效掉，最终导致全部权利要求被无效。本文以实际案例演绎的方式来浅议如何在授权阶段避免修改超范围的问题。
专利无效制度是对已经授权但不符合授权条件的专利权予以宣告无效的制度，其中修改超范围也是专利无效宣告理由中的一种。根据IPR Daily发布的2020年中国专利无效决定统计分析，其中283件被全部无效的发明专利的法律依据，修改超范围以及分案修改超范围合计有9件，根据IPR Daily发布的2021年中国专利无效决定统计分析，其中341件被全部无效的发明专利的法律依据，修改超范围以及分案修改超范围合计有13件，而且在这两年的统计数据中，以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的理由之后。可见，一件专利如果存在修改超范围的风险，其被全部无效掉的可能性也是非常高的。
然而，在无效程序中，修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征、明显错误的修正。因此，无效程序中专利权人无法通过修改或删除被认为超范围的技术特征来克服修改超范围的问题，除非该超范围的技术特征属于并列技术方案中之一。这样，修改超范围问题就成了授权专利的硬伤，一旦出现独立权利要求的修改超范围问题，则可能导致全部权利要求将被无效掉，这也是以“修改超范围”为无效理由的案件数仅排在不具有创造性的无效理由之后的原因。
关于修改超范围的法律依据，中国专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。中国专利法实施细则第43条第1款规定：分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。
根据中国专利法第33条的规定和中国专利法实施细则第43条第1款的规定，对于普通专利申请文件，判断对专利申请的申请文件的修改是否超范围的比对基础是原始申请文件本身。对于分案申请文件，同样以母案的原始申请文件作为比对基础。
以下通过几个案例来浅析中国专利申请的修改超范围的判断标准。
案例一
该涉案专利属于分案申请，该案的专利权人为松下电器。该涉案专利的独立权利要求为如下：
1.一种通信终端装置，包括：
…
选择单元，根据测量的所述接收功率，从分别与不同的所述接收功率相关联的多个组中选择一个组，所述多个组分别包含用于开始与所述基站装置之间的通信时的初期接入的多个码；以及
发送单元，从选择出的所述组中包含的所述多个码中，随机地选择码并使用其执行用于对所述基站装置进行的初期接入的发送。
涉案专利是个分案申请，因此根据分案申请的修改超范围的比对基础，涉案专利权利要求中所涉及的特征“多个码”是否超范围的比对基础是母案的申请文件，即，该特征能否由母案申请的申请文本中直接、毫无疑义地确定。
在母案申请的原申请文本第8页最后一段中记载了“……从选定的子信道群中随机地选择1个用于发送接入请求信号的子信道”；在第9页中记载了“…作为该预定的资源例如有定时、扩频码或多载波信号的子载波等”。在第11页及附图6-附图7中记载了该子信道可选择使用的资源有“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”。
因此，根据母案申请的原申请文本的记载，作为发送接入请求信号的子信道，可以为“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”，而并不能直接地、毫无疑义地确定出多个码，这是因为多个码不但包括上述三种形式，还可以包括其他形式的码，因此根据原始申请文件不能直接、毫无疑义地确定具有“多个码”相关特征的技术方案；因此具有“多个码”的技术方案的保护范围超过说明书记载的范围。
根据上述分析，涉案专利中定义的具有特征“多个码”的技术方案的保护范围过于宽泛，实际上，特征“多个码”是对“扩频码”、“子载波”和“OFDM信号码元”特征的上位化概念，即，特征“多个码”属于对原申请文本给出的涉及特征“扩频码、子载波和OFDM信号码元”技术方案的二次概括，无法直接由母案的申请文本中直接、毫无疑义地确定，因此涉案专利独立权利要求关于特征“多个码”的定义和限定均超出原申请记载的范围，其从属权利要求基于引用关系，同样超出原申请记载的范围，不符合专利法第33条的规定。因此，涉案专利权被宣告全部无效。
案例二
该涉案专利亦属于分案申请，其母案为1995年5月18日申请的发明专利申请“墨盒”，该案的专利权人为精工爱普生。该涉案专利的独立权利要求如下：
1、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，…，该墨盒包括：
…；
一存储装置，由所述墨盒支撑，存储关于墨水的信息；
…。
8、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，…，该墨盒包括：
…；
一记忆装置，由所述墨盒支撑，存储关于墨水的信息；
…。
该涉案专利的母案申请中仅记载了“半导体存储装置”的技术特征，其中并未记载“存储装置”和“记忆装置”。无效宣告程序中合议组认为“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。因此，“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”，本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”。同理，“记忆装置”也不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定。专利权人在实质审查程序中将“半导体存储装置”修改为“存储装置”或“记忆装置”超出了原说明书和权利要求书记载的范围。
后续，一审法院作出了维持无效决定的判决。二审法院认为“存储装置”的使用没有超出原申请文件的记载范围，而“记忆装置”超出了原申请文件的范围。最高人民法院再审时认为，本领域技术人员通过阅读原权利要求书以及说明书是可以毫无疑义地确定本专利是在半导体存储装置意义上使用的存储装置，即，存储装置实际上就是半导体存储装置，并未形成新的技术方案，本领域技术人员也不会将其理解为新的技术方案，并且根据说明书可以判断存储装置是半导体存储装置的简称，因此，最高人民法院认为关于“存储装置”的特征未超出原申请文件记载的范围，而“记忆装置”这一新术语在专利说明书中并未作特别限定，其所指代的技术内容在原申请文件中无法确定，修改后授权文本中“记忆装置”的内容既非原申请文件明确表达的内容，又非本领域普通技术人员在阅读原申请文件后通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出来的内容。因此，关于“记忆装置”的修改超出原申请文件记载的范围。
通过对该案的最终的无效结论进行分析可以明确的是，涉案专利中定义的“存储装置”保护范围宽泛，属于对半导体存储装置的二次概括，除半导体存储装置外，其还可包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型存储装置，根据中国专利法的相关规定，这种修改超出原申请文件记载的范围。但最高人民法院之所以会做出“存储装置”的修改不超范围的结论，是由于原始申请文件的说明书中记载了“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板”，由此可以直接、明确地确定权利要求中的存储装置排他地指代半导体存储装置，而不会被理解为磁泡存储装置、铁电存储装置这样的存储装置。另外，最终的再审判决也将权利要求的范围限制于半导体存储装置的范围，而不会扩展到包括其他类型存储装置的范围。关于“记忆装置”的修改，由于记忆装置实质上是存储装置的替代变型，其既不是原申请文件明确表达的内容，又非本领域普通技术人员在阅读原申请文件后可以直接、明确推导出来的内容，因此，被认定为修改超范围。
笔者在查阅上述涉案专利的同族专利之后，发现日本、美国和欧洲授权专利中在独立权利要求中均使用了类似表述的技术特征，但是均未被提起修改超范围的缺陷。
结合上述案例，笔者认为，之所以会出现上述涉案专利被无效的情况，可能的原因在于：
- 国外申请人通常希望各国授权的专利的保护范围尽可能相同，通常会在答复审查意见以及提出分案申请时依据国外授权文本来相应修改中国专利申请，但是相比于国外其他局的专利法对修改超范围的规定和把握尺度，中国专利法对修改超范围的要求相对更严格，而这时就有可能出现修改超范围的问题。然而，在授权过程中，审查员依据申请人的答复并结合说明书中公开的内容，可能会做出所做的修改未超出原申请文件公开范围的判断，这就为后续的无效程序埋下了修改超范围的雷。
- 国外申请人（专利权人）可能根据本土专利法的规定将中国专利法中判断修改是否超范围的标准认定为公开范围而非记载范围，但是公开范围和记载范围是有明显差异的，二者在不同的专利法条中限定，公开范围在专利法第26条第4款及指南相关内容中限定，专利法第26条第4款及指南相关内容规定：权利要求书应当以说明书为依据。 权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围；记载范围在专利法第33条及指南相关内容中限定，专利法第33条及指南相关内容规定“申请人可以对其专利申请文件修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 “原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。根据专利法和审查指南中对于记载范围和公开范围的定义可以看出，公开范围包括申请文件的文字的记载+直接、毫无疑义确定的内容+预测性的变形例；记载的范围包括文字的记载+直接、毫无疑义确定的内容，也就是说，在首次提交专利申请撰写权利要求时允许根据公开范围概括权利要求的技术方案，但是在提交之后需要根据记载范围来修改申请文件但是不允许根据公开范围来修改申请文件，即，不允许对申请文件的技术内容进行二次概括，修改的内容是不能涵盖根据申请文件公开内容推导得出的预测性变形例的。
因此，基于上述情况，关于授权程序中对申请文件的修改以及提出分案申请的权利要求，笔者建议如下：
- 不能以是否说明书公开范围的基准来修改权利要求，即，不能够对说明书给出的实施方式进行二次概括而来修改权利要求。
- 在答复审查意见中的修改超范围问题要仔细考量审查员的意见，根据审查员的意见确定修改的内容是否能够直接、毫无疑义、唯一地从原申请文件得出，而不是一味地想着如何通过争辩的方式说服审查员接受所做的修改，以防止后期因超范围问题而导致专利权不稳定。
- 尽可能使用原申请文件中记载的文字描述来修改权利要求。
以上仅是笔者以两个因修改超范围而被无效的专利作为举例的一点粗浅认识，以期为申请人对于申请文件的修改和提出分案申请的权利要求的撰写提出一点建议，如果文中有任何不妥请各位同仁不吝指出和指导。
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