U heeft uw merk goed beschermd middels een merkregistratie. U komt een partij tegen die zonder uw toestemming een merk heeft aangevraagd dat overeenstemt met uw merk en wordt aangevraagd voor dezelfde waren of diensten. U voorziet verwarringsgevaar en besluit de aanvrager hierop attent te maken, met het verzoek de aanvraag in te trekken en het gebruik te staken.
Er volgt echter geen reactie van de wederpartij en het gebruik van het ingeschreven merk lijkt niet omvangrijk. U besluit om geen verdere actie te nemen. Totdat een aantal jaren later het merkgebruik weer opvalt, doordat het gebruik flink in omvang is toegenomen. U besluit de wederpartij wederom aan te schrijven, onder verwijzing naar uw eerdere brieven en dreigt een inbreukprocedure en administratieve nietigheidsactie te starten. De wederpartij reageert nu wel en beroept zich op rechtsverwerking van uw mogelijkheid om bezwaar te maken, omdat u te lang het merkgebruik bewust zou hebben gedoogd door geen juridische actie te ondernemen. Hoe zit dat en hoe voorkomt u de verwerking van uw merkrechten?
Rechtsverwerking door gedogen
Naast de nationale wettelijke regels omtrent verjaring, heeft een merkhouder op basis van het EU en Benelux merkenrecht het recht om op te treden tegen het gebruik en de aanvraag of registratie van jongere identieke en overeenstemmende EU- of Benelux merken. Zo kunt u bij een inbreuk op uw merkrechten bezwaar maken tegen het gebruik, tegen een dergelijke merkaanvraag, maar later ook tegen de registratie daarvan.
De grond om op een later moment op te treden kan echter vervallen indien u het gebruik van het jonger ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende een periode van 5 opeenvolgende jaren.
Bewust gedogen van het gebruik
Het gedogen van het gebruik van een jonger ingeschreven merk moet zoals gezegd bewust gebeuren. Dat betekent niet dat indien u de publicatie van de merkaanvraag hebt gemist waarna het merk is ingeschreven en het merkgebruik verder nooit is opgevallen, er sprake is van bewust gedogen.
Bewust gedogen wordt wel aangenomen vanaf het moment dat u de wederpartij in kennis heeft gesteld van uw bezwaar of indien u van elkaars bestaan weet en dit kan worden aangetoond door de wederpartij bijvoorbeeld wanneer u een winkel naast elkaar heeft of op een beurs met uw merken naast elkaar heeft gestaan.
Uw bezwaar moet vanaf het moment van kennisname binnen 5 jaren worden opgevolgd door het instellen van een juridische actie zoals een administratieve procedure bij de merkenautoriteit, of het aanhangig maken van een gerechtelijke inbreukprocedure. Met het slechts versturen van herinneringen of ingebrekestellingen wordt de termijn niet gestuit, omdat het niet redelijk en billijk wordt geacht dat u uw recht te allen tijde kunt blijven inroepen zonder op een beslissing aan te sturen. Dit zou namelijk leiden tot rechtsonzekerheid bij de betrokken partijen.
Gevolgen van het bewust gedogen en de rechtsverwerking
Indien u langer dan 5 jaren het gebruik van een jonger ingeschreven merk bewust hebt gedoogd, vervalt uw mogelijkheid om het jongere merk uit het merkenregister te laten doorhalen middels een nietigheidsactie. U kunt dan in een inbreukprocedure ook niet meer het gebruik van het jongere merk verbieden. Het verstrijken van deze termijn betekent bovendien dat u niet langer nevenvorderingen kunt instellen. Denk hierbij aan een vordering tot schadevergoeding of vernietiging van inbreukmakende waren.
In de situatie dat uw recht om bezwaar te maken is verwerkt, kan de houder van het jongere recht daarentegen ook niet optreden tegen het gebruik van het oudere recht. Dit leidt tot de onwenselijke situatie waarin u verplicht wordt met elkaar te co-existeren hetgeen niet alleen tot verwarring kan leiden, maar vooral ook een negatieve invloed heeft op de waarde van uw merk.
Een uitzondering op deze regel is dat indien het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd, de termijn van rechtsverwerking door bewust gedogen niet opgaat. Het blijft in dat geval mogelijk om de jongere merkregistratie door te laten halen op grond van nietigheid vanwege kwade trouw bij de aanvrager.
Het is van belang dat u bij een geconstateerde merkinbreuk actie onderneemt en het niet enkel laat bij het versturen van een brief, maar deze zo nodig ook opvolgt met een administratieve of gerechtelijke procedure indien u er niet op een minnelijke manier uitkomt met de wederpartij. Hiermee voorkomt u dat u op termijn uw bezwaarmogelijkheid verliest en in het slechtste geval verplicht moet co-existeren met het jongere merk.
Novagraaf beschikt over verschillende diensten om inbreuk op uw rechten te traceren. Naast een bewakingssysteem waar de jongere aanvraag van overeenstemmende merken wordt gesignaleerd en aan u gerapporteerd zijn er ook mogelijkheden om inbreuk te traceren op online marktplaatsen en in apps via op maat gemaakte programma's waarbij intelligente software gecombineerd met strategisch advies van onze consultants het mogelijk maakt om snel en efficiënt actie te ondernemen.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
