马来西亚政府大约于11年前首次提议废除1976年马来西亚商标法令。此后陆陆续续有修正法案的风声，直到在马来西亚向世界知识产权组织递交加入马德里体系之商标保护的文件之前的几个月，相关新法案的一些特征才被零星地披露。2019年12月27日，2019年商标法令伴随着2019年商标条例以及2019年商标指南正式生效。本文旨在从一特定方面探讨这一新发展如何影响马来西亚商标申请的格局，即马来西亚在引入马德里体系后所带来的影响。
自2019年12月27日起，外国商标持有人无需直接向马来西亚知识产权局提交在马来西亚国内商标体系下的相关申请。商标持有人可以通过马德里体系在国际商标申请中指定在马来西亚寻求其商标保护。因此，外国申请人运用马来西亚国内商标申请体系的情况将大幅度地减少。然而，根据马来西亚知识产权局的最新统计，截至2020年6月30日，即马德里体系在马来西亚实施的6个月后，外国商标持有人在马来西亚提交的商标申请量已达9912件。尽管世界各行各业，基于应对新冠肺炎疫情而采取应对措施和知识产权局业务中断的冲击下， 2020年上半年的外国商标持有人在马来西亚申请商标量已达到2019总量的41.25%。其中值得一提的是， 2019年24045件的数额量是历史新高，即在此之前的5年的总申请量除了2018年以外，每年都只在2万以内收尾。这其中的原因何在呢？
国内注册优势之一：初步调查与咨询
马来西亚知识产权局为协助马来西亚国内申请迅速获得商标保护而设立了一些特别程序。一个相当有用的特点是申请前的咨询与查询程序。除了非传统商标、集体商标和证明商标的申请以外，申请人可以向商标注册处处长提交申请，要求针对该商标是否于表面上为可注册商标进行初步调查与咨询。这些初步咨询与结果预计可以在提出该要求后的一个月内取得，并且这些初步咨询与结果是保密的，不得公开让公众查阅。倘若商标申请是根据商标注册处处长的肯定意见而提出的，但经过进一步的调查或考量，商标注册处处长提出商标不可被注册的驳回意见，申请人将有权要求退还提出申请时支付的任何费用。由于行政管理上的限制或由于成本效率的关系，这些程序可能不适用于马德里国际申请。
国内注册优势之二：加速审查商标注册
商标注册时，时间是至关重要的。马来西亚知识产权局一直保留了国内申请的加速审查程序。除集体商标、证明商标和非传统商标外，商标申请注册的审查可以通过请求加速审查。与此相关的是，马来西亚知识产权局已经废除了一些旧有的做法，以使该程序更加方便易用。
在已废法律下，请求核准必须在提出相关商标申请日的4个月内提出，并在获得批准后，提出加速审查的请求。请求核准现已被省略，而如今申请人只需提交加速审查的请求。此外，提交该请求书也不再有时间的限制。只要申请尚未公告，马来西亚知识产权局可随时接收所提交的请求。
马来西亚知识产权局也取消了提交经公证的法定声明以支持加速审查申请的规定。申请人如今需做的是在申请表格中标明一个或多个理由，作为请求加速审查的原因。这些理由包括国家或公共利益；申请的商标正在涉及侵权诉讼或有证据表明可能存在侵权的行为；商标注册是从政府或商标注册处处长认可的机构获得经济利益的条件等。商标申请人也可以提供其他合理的理由来支持其申请。
根据笔者的经验，倘若提出合理的理由，商标注册处处长一般会允许加速审查的请求。倘若商标申请人在提交商标申请时一并提交加速审查的请求，或者在商标申请的早期阶段就提交加速审查的请求，则极有可能在商标申请日的4个月内获得商标注册。这与通过马德里议定书指定马来西亚为商标保护国在申请日起的18个月内的审查形成鲜明的对比。
尼斯(NICE)、马德里体系商品(MGS)、东盟名单
对于指定马来西亚为商标保护国的国际申请，马德里商品与服务（Madrid Goods & Services）会自然地被采纳。对于国内申请而言，商标申请人也可以选择增添尼斯和东盟商品与服务的名单。此外，商标注册处处长具有酌情权，以允许不在名单中的商品与服务。相对而言，国内申请可能会给商标申请人提供更广泛的商品与服务保护范围。
在某些情况下，商品与服务也可能是本地市场特有和独特的。鉴于当地的惯常做法以及理解与认知，一个在外国司法管辖区使用的术语，可能并非马来西亚公众和本地有关当局所理解的。因此，通过马德里申请所使用的商标描述，一般上是基于基本的商标申请，极可能无法充分覆盖商标持有人的利益。
系列商标
在实质性细节上彼此相似，只在非实质性的特征上有区别的商标，可申请为一系列商标。一个系列里，可以多达6个。先决条件是商标之间的差异没有对商标本质有重大的影响也不关乎显著特性。
关于这点，审查员会将从商标视觉、语音以及概念差异三个方面进行考察。
在以下一个或多个事项上存在差异的商标可被接受作为系列商标。
第一，有关商品或服务的声明或陈述，而该商标是分别就该商品或服务而使用或意图使用的。一般在这种情况下商标申请人将申请注册各种商标，而该商标是由有关商品的声明和陈述组成或包含有关商品的声明和陈述。例如，有关商品为糖果，商标申请人可以提交多达6个包装，而这些包装在糖果的口味，如橙子、草莓、荔枝、榴莲、苹果和椰子口味的声明和陈述上有所不同。
第二，有关数目、价格或品质的声明或陈述。关于品质的声明或陈述，例如A、 AA或AAA等级。
第三，对商标本质没有重大影响的标准字体。这包括大小写，音形义相同的文字。不同字体字形差异的文字也能被接受。前提是其差异不影响商标的含义和显著性。
第四，商标的任何部分的颜色。这适用于使用不同颜色陈述的同一商标。它们可以通过一个系列来保护。
可见有效及灵活地使用一系列商标，可大幅度的减低商标注册的成本。
只用于马来西亚的商标无需通过马德里注册
马来西亚拥有3237万人口，基本上所有马来西亚人都精通国语，即马来语。因此，无论是出于吸引本地消费者的目的或是出于防御的目的，国外商标持有人除了用本国文字注册商标外，运用马来语注册商标也是可行的。对于这类商标，商标持有人没必要通过马德里体系寻求其商标保护，通过马来西亚国内途径申请商标足矣。
根据马来西亚商标注册程序，马来西亚知识产权局保留决定是否根据马来西亚法律针对在国际申请中指定马来西亚为商标保护国而给予相关的商标保护的权利。这意味着，即使商标在原属国受到保护，该商标也不一定会在马来西亚受保护。倘若被提出商标注册审查意见通知书，申请人则必须在规定的期限内给予书面回应或申请听证，否则将被视为放弃该申请。针对商标注册审查意见通知书作出回应或申请听证的期限仅有两个月。就商标异议而言，最长的延长期限为提交反对通知书的期限届满后的两个月。至于向商标注册处处长要求获取驳回
决定所基于的书面理由，则完全不能被延长。
马德里注册欠缺弹性
众所周知，除了针对商品和服务范围的限制外，国际申请必须反映在基本申请上所填写的申请细节。国际申请不能含有不同的申请细节来反映每个指定商标保护国的商标使用与表现方式的差异。此欠缺弹性的规定可能会使商标持有人倾向于使用国内商标注册体系。
马德里注册的风险：中心打击 牵一发而动全身
中心打击的风险可说是马德里体系注册商标的最大致命伤。国际申请必须以原属国申请或注册为基础，并且在5年内依附于基础申请或注册。倘若在这段依附期内，基础申请因某种原因被驳回，注册被撤销、或宣布无效，原属局将向国际局申请撤销该国际注册。虽然商标持有人可以在该商标被注销后的3个月内要求将国际申请转为在马来西亚国内商标体系下的申请，但这将加重注册的成本。
这牵一发而动全身的风险是后果极其严重。或许正是因为这个原因，商标持有人选择继续通过国内途径在马来西亚申请注册商标。
马德里体系的局限
虽然马德里体系具有106个缔约成员国，覆盖122个国家，但也有一些国家或地区没有加入该体系。因此，马德里体系未必是商标注册的唯一方案。通过马德里体系获得的商标注册的也有局限。局限之一是无法将其商标所有权转让给成员国非居民的一方。为了转移其商标所有权，商标持有人必须首先从马德里体系中撤回其商标。
结语
不可否认的是，马德里体系在多个法域获得商标注册方面是一个潜在的成本较低、效率较高的体系。然而，马来西亚知识产权局的数据显示，不少的商标持有人还是继续使用马来西亚国内申请的途径来获取商标注册。总的来说，马来西亚国内申请存在一些优势，有效的利用这途径，不但省时省事，也很可能为商标持有人带来更全面有利的保护。
作者单位：马来西亚思纪龄律师事务所
此文章首次发表于中华商标杂志。其作者是马来西亚思纪龄律师事务所的合伙人，郑芳君律师。
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