充分披露是专利法的基石,也是专利交易的一部分其为发明提供一定期限的垄断权。作为交换,发明人或专利权人必须在专利说明书中披露如何操作或制造该发明,以便公众可以学习并最终继续发展这些技术。《新加坡专利法》规定,说明书必须明确、完整地披露一项发明,以便由本领域技术人员进行操作,在新加坡,披露不充分是撤销专利的理由之一。在IIa Technologies Pte Ltd诉Element Six Technologies Ltd [2023] SGCA 5案中,上诉法院明确了新加坡专利法规对披露充分的要求。
背景
Element Six Tech Ltd和IIa Tech Pte Ltd是使用化学气相沉积法(“CVD”)生产合成钻石的竞争企业。前者隶属于钻石生产商戴比尔斯集团,而后者是一家成立于2005年的新加坡公司。2016年,Element Six起诉IIa,声称其在新加坡注册的两项专利——编号为115872(“SG 872”)和110508(“SG 508”)——被侵权。IIa在抗辩过程中提出了反诉,对这两项专利的有效性提出了质疑,并要求撤销这两项专利。
在Element Six Technologies Ltd诉IIa Technologies Pte Ltd [2020] SGHC 26案中,高等法院以缺乏新颖性和创造性为由撤销了SG 508。然而SG 872却被认为有效,且Ila被判定为侵犯了该专利中的特定权利要求。IIa提起上诉,就法官关于有效性和侵权的裁定提出异议,这就是本案的主旨。
SG 872的权利要求1和权利要求62是涉诉的关键权利要求。权利要求1涉及一种CVD单晶金刚石材料,它表现出八种可量化光学特性中的至少一种。其中一种特性由参数δ及其可能取值来定性。权利要求62涉及产品权利要求中的金刚石材料培育方法,包括提供含300 ppb至5 ppm氮气的合成气氛。IIa指出,权利要求1和62都不符合充分披露要求。
新加坡的充分披露原则
上诉法院借此机会阐述了新加坡关于披露充分性的法律要求所适用的一般原则。首先,就已注册专利的有效性提出异议的一方,对披露不充分性负有举证责任。第二,对披露充分性的评估分两步进行:
- 法院认定发明内容,并确定这项发明主张能使本领域的技术人员(PSA)做什么,以及
- 法院考量说明书能否让本领域技术人员做到发明所主张的事情。说明书必须能让本领域技术人员在权利要求所主张的全部垄断范围内实现该发明。
法官随后阐述了英格兰和新加坡法律项下关于披露不充分的三个不同类别。
经典不充分性指说明书无法使本领域技术人员在不付出不必要努力的情况下实现权利要求的全部内容。
Biogen不充分性(以Biogen 诉 Medeva [1997] RPC 1案命名)指权利要求所涵盖的实施方案超过了该发明的技术贡献。其中引述的例子是,在一项只公开了如何制造飞机的专利中提出了“比空气重的飞行器”的权利要求。这种权利要求的范围过大,因其涵盖了整个产品类别,其中部分产品的制造工艺与专利的教导完全不同。Biogen不充分性源于英格兰判例法,但新加坡法院目前不承认这类不充分性。
不确定性是法院首次在新加坡专利法规项下认可的一种不充分性形式。不确定性指即使在运用了普通常识并执行了正常的权利要求解释程序后,本领域技术人员仍不知道如何确定某一特定产品或工艺是在权利要求的范围内还是外。这有别于权利要求的不明确性,后者本身并不构成披露不充分性背景下的不确定性。要产生不确定性进而导致披露不充分,权利要求表述的不明确性必须令本领域技术人员不清楚如何确定在什么情况下某一特定产品或工艺实施了权利要求的主题。
判决
上诉法院首先确定了SG 872中的每一项产品权利要求都涵盖了一类产品,而每个产品都拥有不同的物理特性组合。然后,相关分析转移到了说明书能否使PSA生产的每一颗钻石都在每一项产品权利要求的范围内。
权利要求62具有经典不充分性
上诉法院认为,还有其他培育条件(例如气体流速、温度和压力)会影响合成气氛中的氮含量,并影响根据该方法生产的钻石的特性。然而,法官认为权利要求62和SG 872的说明书未能教导一项一般原则,让本领域技术人员无法理解其他培育条件和氮气浓度之间的关系。此外还有一项一般原则没有教导,让本领域技术人员无法确定如何校准其他培育条件以便培育特定品质的钻石。因此,上诉法院认为,权利要求62和所有从属方法权利要求具有经典不充分性。由于对权利要求1中CVD钻石的生产没有教导替代方法,而且这种方法不可能属于本领域技术人员的普通常识,因此SG 872的所有产品权利要求也都被认为具有经典不充分性。
由于所有权利要求都因经典不充分性而无效,法官们撤销了SG 872的全部内容。虽然如此,法官们还是继续研究了SG 872中的某项或所有权利要求是否也因不确定性而无效。
权利要求1 具有不确定性
上诉法院认为SG 872的权利要求1具有不确定性,因为本领域技术人员无从得知该采用什么测试来确定某颗CVD钻石是否满足权利要求1中给出的δ值范围。SG 872中指出的用于此目的的仪器会产生多个δ值,而且没有指示该选用哪个值。Element Six有责任证明,根据SG 872的教导或根据公知常识,本领域技术人员能想到可行的解决方案来克服这个问题。然而,Element Six举出的证据未能说服法官们。
尽管权利要求1的八项条款中只有两项提到了δ参数,但由于该参数产生了不确定性,本领域技术人员将无法确定某颗钻石是否属于权利要求1中产品类别的范围。整项权利要求也因此具有不确定性。由于所有其他产品和工艺权利要求都是参照权利要求1来界定范围,因此SG 872也被整体认定为具有不确定性。
结论
上诉法院的裁决强调了在新加坡权利要求披露充分的重要性。专利权人必须确保说明书能使权利要求的全部内容充分实现,以实现其“专利垄断交易”的目的。本案说明新加坡如何在既有法律体系的基础上,加强其知识产权制度,以明确在专利权人被赋予的公平保护范围和第三方对相关发明执行方式所拥有的了解权之间需要取得平衡。
此处有判决全文。
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