对于发明人、 申请人或者专利代理师来说,在美国专利申请中都会经历过提交 信息公开声明文件(以下简称IDS)的流程。为了帮助国内申请人科学有效地应对IDS义务,本文将从IDS的提交主体、提交文件、提交时机及费用等方面,简单地介绍IDS流程。
一、IDS提交主体
美国专利法细则37C FR1.56中规定IDS提交主体可以是与专利申请的提交与审查程序相关联的每一个人,其中包括:
(1) 专利申请中的每一个发明人;
(2) 准备或处理专利申请的每一个专利律师或者代理人;
(3) 实质性参与专利申请的准备或审查以及与发明人、申请人、受让人或有义务受让专利申请的任何人相关联的所有人。
此外,除发明人、 专利律师或代理人之外,向发明人、专利律师或代理人披露信息的个人同样具有提交IDS的义务。
二、IDS文件
需要提交的IDS文件主要有:
1、PTO/SB/08表格:需要列出已得知的全部相关专利信息(包括美国专利和非美国专利)、相关的非专利文献的信息。
2、声明书:申请人用于向USPTO陈述相关信息,如:披露文件自申请人获知之日起是否超过3个月等。
3、非美国专利文件和全部非专利文献:需要同时上传完整的专利文件和全部非专利文献以及其相关的英译文或者关于关联性的英文说明。
对于英译文或者英文说明,专利局没有具体的规定,申请人可视这些引用文件与本申请的相关性而提供其摘要或相关段落的英译文、全文英译文、英文同族申请(如果有)或者自行制作文献的英文摘要。
三、IDS的提交时机及相关费用
为了使申请人对于IDS的不同递交节点及所需的官费更加清晰,笔者根据实践经验,结合美国专利审查指南(MPEP)第609条的相关规定,进行了归纳,以供申请人参考:
第一阶段分两种情况:一是本申请自提交日或通过《专利合作条约》(PCT)途径提交专利申请进入国家阶段之日起3个月内或第一次审查意见下发前,如果申请人对费用比较敏感,可以在提交日起3个月内集齐后统一递交,以节省代理费;二是RCE提交后,在第一次审查意见下发前。此阶段无官费、无需提交声明。
第二阶段:在第一次审查意见发出后到终审或授权办登通知之前。如果披露文献在发文日起3个月内,无官费、需要提交声明;如果披露文献超出发文日3个月,则需要缴纳IDS官费。建议收到官文3个月内集齐其它同族的统一递交。
第三阶段:终审发出后或收到授权通知书,但在支付授权费当天或之前。终审通知书或者授权通知下发就意味着审查已经结束,如果IDS文件属于与现有技术实质相关(特别是X类或Y类文件),为保证授权稳定性,建议提交RCE,需要缴纳IDS官费及RCE官费,建议评估下同族案件的进度,判断是否需要尽快递交或推迟一段时间递交。
第四阶段:已支付授权费,但尚未获得授权日期,需要提交声明、撤回授权请求、QPIDS及RCE请求,需要缴纳撤回官费、IDS官费及RCE官费,最迟不能晚于授权日期递交。
第五阶段:是在专利授权日之后,通常情况,下发专利证书以后,IDS义务已结束。但遇到在专利申请过程中应该提交的关键性IDS资料没有提交时,可以考虑通过领证后的补充审查程序来获得IDS提交的机会。此时需要缴纳补充审查请求费、再审查程序费及超页费(如果有),这种方式费用昂贵,建议尽快递交。
需要注意的是,提交的 IDS文件主要包含以下几点:PTO/SB/08表格、声明书及非美国专利文件和全部非专利文献。根据美国相关规定,在专利申请过程中,申请人有责任随时向美国专利商标局告知影响其申请可专利性的国内外任何文献和信息,如果美国专利商标局发现申请人有隐瞒不报的情况,可能会导致申请人的权利受到损失等不良后果。
在笔者看来,最稳妥的操作模式就是尽早提交相关文件,即收到相关案件的审查意见或审查结果,或者已知其他相关文件时,立即向美国专利商标局递交相关文件。综合考虑到风险、利益、成本等因素,在及时提交的前提下,人们可以借助一些技术手段,比如利用专利管理系统启动期限监控机制,每3个月收集一次IDS文件统一递交,直到IDS义务结束,以便为申请人争取最大的利益。
*本文首发自:中国知识产权报 11月刊
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.