Minęły czasy, gdy fraza „made in China” kojarzyła się z najtańszymi produktami najniższej jakości. Jako druga największa gospodarka na świecie, Chiny to nie tylko kluczowe miejsce produkcji, ale też atrakcyjny rynek zbytu. Domeną Tajwanu są z kolei zaawansowane technologie i handel międzynarodowy. Tego rynku nie mogą ignorować chociażby firmy z sektora ICT. Rejestracja znaku w tych krajach jest często niezbędna, by zapewnić bezpieczne funkcjonowanie firmy.
Jeśli rozważasz takie działanie, ten tekst będzie dla Ciebie przydatnym przewodnikiem. W tym artykule opiszemy, jak możesz ochronić swój znak w Chinach i na Tajwanie. Wskażemy też na pułapki, na które najczęściej trafiają firmy dopiero co wchodzące na rynki Dalekiego Wschodu.
Kiedy warto zgłosić znak w Chinach lub na Tajwanie?
Warto zgłosić znak w Chinach lub na Tajwanie, gdy używasz lub zamierzasz używać go w danym kraju. Rozważ rejestrację, gdy:
- nawiązujesz współpracę z lokalnym producentem czy dystrybutorem;
- prowadzisz eksport swoich towarów do Chin lub Tajwanu;
- nie planujesz w najbliższym czasie działania w Chinach lub na Tajwanie, ale nie wykluczasz takiej możliwości w dłuższym okresie (3-5 lat).
Zwracamy szczególną uwagę na ostatnią z opisanych sytuacji. Warto zadbać o ochronę marki możliwie wcześnie. Powszechnym w praktyce problemem – szczególnie w Chinach – są zgłoszenia znaków w złej wierze. Takich zgłoszeń dokonują zwykle oportuniści, którzy spodziewają się wejścia danej marki do Chin. Z podobnymi sytuacjami mieliśmy do czynienia w Polsce okresie transformacji ustrojowej, gdy międzynarodowe firmy wchodziły dopiero na polski rynek.
Zgłaszający znaki w złej wierze mogą „zablokować” rejestrację znaku przez prawowitego właściciela. Zwykle żądają wtedy zapłaty za przeniesienie prawa do znaku. Zdarzają się też sytuacje, gdzie uprawniony pozywa firmę o naruszenie praw do jej własnego znaku. Nawet Apple mierzyło się z tym problemem, gdy w 2012 zarzucono spółce naruszenie prawa do znaku „iPad”. Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której Apple zapłaciło na rzecz właściciela znaku iPad kwotę 60 milionów USD. Na szczęście, w ostatnich latach chiński urząd wprowadził szereg rozwiązań, które mają ograniczyć problem zgłoszeń w złej wierze.
Co daje rejestracja znaku towarowego w Chinach lub na Tajwanie?
Prawo do znaku towarowego daje wyłączność na używanie go w odniesieniu do określonych towarów lub usług w kraju, w którym uzyskasz ochronę.Daje również możliwość zakazania innym tego znaku bez Twojej zgody. W praktyce daje Ci to zatem monopol na korzystanie z danej nazwy, logo czy hasła. Więcej o korzyściach z rejestracji znaku przeczytasz w naszym artykule tutaj.
Poza tym, po rejestracji znaku możesz go licencjonować – w ten sposób ustalisz warunki korzystania ze znaku przez producenta czy dystrybutora produktów Twojej firmy.
Uwaga! Rejestracja znaku w CNIPA nie rozciąga się na Specjalne Regiony Administracyjne (SAR) – Hong Kongu i Makau. Żeby uzyskać ochronę na tych terytoriach, trzeba dokonać osobnych zgłoszeń w lokalnych urzędach.
Jak zgłosić znak w Chinach lub na Tajwanie?
Podobnie jak w Polsce czy Unii Europejskiej, rejestracją znaków w Chinach i Tajwanie zajmują się krajowe urzędy:
- w Chinach to CNIPA – China National Intellectual Property Administration,
- w Tajwanie to TIPO – Taiwan Intellectual Property Office.
Zgłaszający spoza Chin nie mogą dokonać zgłoszeń bezpośrednio – muszą korzystać z usług kancelarii lokalnych. Ze względu na bariery językowe i kulturowe – a także specyficzną materię prawa znaków towarowych – bezpośrednia współpraca z kancelarią chińską może być utrudniona.
Z naszego doświadczenia najbardziej efektywną drogą jest korzystanie z usług kancelarii lokalnych za pośrednictwem polskiej kancelarii specjalizującej się w sprawach własności intelektualnej. Wyznaczenie kancelarii „centralnej” do kontaktów z kancelariami lokalnymi ułatwia też zarządzanie portfolio praw IP. W naszej kancelarii współpracujemy z kilkoma zaufanymi partnerami lokalnymi, którzy regularnie wspierają naszych klientów w uzyskiwaniu ochrony w Chinach i na Tajwanie.
W Chinach można dodatkowo uzyskać ochronę w drodze rejestracji międzynarodowej (tzw. system madrycki). Z naszego doświadczenia wynika, że droga międzynarodowa nie jest zwykle najlepszym rozwiązaniem. Ze względu na specyfikę systemu chińskiego ochrona rejestracji międzynarodowej może zapewnić węższą ochronę niż znak krajowy. Wynika to ze stosowanego w Chinach systemu podklas, który nie występuje w przypadku znaków polskich czy unijnych:
- przy zgłoszeniu chińskim to zgłaszający wybiera odpowiadające mu terminy i podklasy, dzięki czemu może samodzielnie ustalić zakres ochrony znaku. Lokalni pełnomocnicy znają ten system i potrafią doradzić, z jakich terminów skorzystać by uzyskać możliwie szeroką ochronę;
- przy rejestracji międzynarodowej to urzędnik CNIPA przyporządkowuje terminy do określonych podklas. W konsekwencji rejestracja znaku towarowego w Chinach może nie objąć wszystkich interesujących nas podklas, co z kolei ogranicza ochronę znaku.
Ile trwa i jak wygląda procedura rejestracji znaku w Chinach lub na Tajwanie?
W „modelowej” sytuacji procedura rejestracji znaku w Chinach lub na Tajwanie trwa około 8-12 miesięcy. Jeśli w toku rejestracji pojawią się problemy, na rejestrację możesz czekać nawet kilka lat.
Procedura rejestracji różni się od tej, którą znamy z polskiego UPRP i EUIPO. Oto kilka z istotnych różnic:
- tworząc wykaz, musisz brać pod uwagę bardzo formalistyczne podejście CNIPA do wykazu towarów i usług. CNIPA korzysta z bazy standardowych wykazów i rzadko zgadza się na rejestrację znaków dla terminów niestandardowych. Dokładne omówienie wykazu z lokalnym pełnomocnikiem jest często niezbędne, by uniknąć uwag CNIPA na późniejszym etapie postępowania;
- musisz zadbać o odpowiednie przedstawienie swojego znaku – rejestracja znaku w alfabecie łacińskim nie gwarantuje ochrony nazwy zapisanej znakami języka mandaryńskiego. Częstym zabiegiem jest w takiej sytuacji transliteracja i rejestracja znaku w obu wariantach – „oryginalnym” (w alfabecie łacińskim) i „chińskim”.
- Urzędy w Chinach i na Tajwanie mają nierzadko inną praktykę w zakresie badania przeszkód bezwzględnych rejestracji – dotyczących na przykład opisowości znaku. Jeśli urząd wykryje taką przeszkodę, odmówi rejestracji. Trzeba szczególnie uważać na znaki, które mogą mieć dla odbiorców podtekst polityczny czy sprzeczny z wartościami tych krajów. W naszej praktyce spotkaliśmy się na przykład z odmową rejestracji znaku „R.EVOLUTION” przeznaczonego dla m.in. akcesoriów i części do rowerów. W ocenie chińskiego urzędu ten znak nawołuje do buntu i jest sprzeczny z porządkiem publicznym.
- dodatkowo w Chinach i na Tajwanie z urzędu bada się, czy istnieją wcześniejsze znaki kolizyjne. W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Unii Europejskiej (tzw. systemu sprzeciwowego), właściciel wcześniejszego znaku nie musi formalnie sprzeciwiać się rejestracji. Samo istnienie podobnego znaku wcześniejszego w rejestrze może być przeszkodą rejestracji Twojego znaku. W rejestrze w Chinach mamy do czynienia z dużym zagęszczeniem praw, co zwiększa ryzyko odmowy rejestracji.
- gdy znak przejdzie badanie, urząd publikuje
informację o wstępnej zgodzie na rejestrację:
– w Chinach rozpocznie się wtedy trzymiesięczny okres sprzeciwowy;
– na Tajwanie rozpocznie się wtedy dwumiesięczny okres, w trakcie którego musisz wnieść opłatę za rejestrację znaku – trzymiesięczny okres sprzeciwowy rozpocznie się dopiero po wniesieniu opłaty i publikacji znaku do rejestracji; - jeśli nikt nie sprzeciwi się rejestracji, otrzymasz świadectwo rejestracji znaku. Obecnie CNIPA posługuje się wyłącznie świadectwami elektronicznymi. Zgłaszający na Tajwanie mogą wybrać, czy chcą uzyskać świadectwo papierowe, czy też świadectwo elektroniczne.
Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Chinach lub na Tajwanie?
Rejestracja znaku towarowego w Chinach w jednej klasie to zwykle koszt co najmniej 2500 PLN. Na tę kwotę składają się:
- opłata urzędowa za zgłoszenie – 270 RMB (około 150 PLN); dodatkowo, za każdy dodatkowy termin powyżej dziesiątego płacisz 27 RMB (około 15 PLN);
- honorarium kancelarii lokalnej (zwykle około 1200-2000 PLN);
- dodatkowe wydatki i należne podatki (w tym opłaty za przelewy, VAT, podatek u źródła);
- honorarium kancelarii polskiej, która pośredniczy w kontaktach z kancelarią lokalną – jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie (najczęściej to koszt około 500-1000 PLN).
Z kolei ochrona znaku na Tajwanie to koszt co najmniej 2000 PLN. Na tę kwotę składają się:
- opłata urzędowa za zgłoszenie – 3000 NTD (około 360 PLN); dodatkowo, za każdy dodatkowy termin powyżej dwudziestego płacisz 200 NTD (około 24 PLN);
- opłata urzędowa za rejestrację znaku – 2500 NTD (około 300 PLN);
- honorarium kancelarii lokalnej (zwykle około 500-1000 PLN);
- dodatkowe wydatki i należne podatki (w tym opłaty za przelewy, VAT, podatek u źródła);
- honorarium kancelarii polskiej, która pośredniczy w kontaktach z kancelarią lokalną – jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie (najczęściej to koszt około 500-1000 PLN).
Przed zgłoszeniem możesz dodatkowo przeprowadzić badanie znaku pod kątem istnienia wcześniejszych praw kolizyjnych. W zależności od zakresu, badanie może wiązać się z dodatkowym kosztem od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
O czym pamiętać po rejestracji znaku?
Udało Ci się zarejestrować znak? Świetnie! Pamiętaj, że z rejestracją znaku wiążą się nie tylko prawa, ale i obowiązki.
Musisz utrzymywać prawo w mocy. Zarówno w Chinach, jak i na Tajwanie, znak jest chroniony na 10 lat od daty rejestracji (a nie, jak w Unii Europejskiej, od daty zgłoszenia). Po tym okresie możesz przedłużyć ochronę na kolejne 10 lat – oczywiście po wniesieniu odpowiedniej opłaty.
Właściciele znaków muszą pamiętać o obowiązku ich używania. W Chinach i Tajwanie znaki stają się podatne na wygaszenie ze względu na nieużywanie po trzech latach od daty rejestracji (w Unii Europejskiej ten okres trwa pięć lat). Po tym okresie każdy może złożyć wniosek o wygaszenie prawa. Wtedy właściciel musi wykazać rzeczywiste używanie znaku w odniesieniu do towarów i usług z wykazu. Jeśli nie zdoła tego zrobić, utraci prawo. Warto więc zanotować ten termin i zawczasu przygotować się – przynajmniej wstępnie – na taki zarzut.
Możesz też rozważyć monitoring zgłoszeń znaków podobnych. Da Ci to możliwość sprzeciwienia się rejestracji znaków, które – mimo przejścia przez badanie eksperta – są kolizyjne z Twoim oznaczeniem. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zachowasz wyłączne prawo do znaku.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
