La Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes resuelve la controversia existente sobre si la modificación de las reivindicaciones exige siempre adaptar la descripción de la pa- tente. La resolución rechaza una exigencia de concordancia meramente formal y limita dicha obligación a los casos en que la inconsistencia infrinja alguna disposición del Convenio so- bre la Patente Europea.
1. La modificación de las reivindicaciones de una patente europea y el debate so bre la necesidad de adaptar la descrip ción para ajustarla a la nueva versión de las reivindicaciones
El Convenio sobre Concesión de Paten tes Europeas (CPE) prevé expresamente la posibilidad de modificar las reivindicacio nes de una solicitud de patente europea o de una patente ya concedida, y lo per mite tanto en los procedimientos admi nistrativos de oposición, de recurso y de limitación como en sede judicial.
Los cambios introducidos en la redacción de las reivindicaciones pueden ser de dis tinto tipo (eliminación o inclusión de pala bras en una reivindicación, supresión de una o más reivindicaciones, refundición de varias reivindicaciones en una sola), pero siempre habrán de respetarse una serie de requisitos generales, los cuales se aplican sea cual sea el procedimiento en cuyo seno se solicita la modificación de la patente: el objeto de la reivindicación modificada no puede exceder del conteni- do de la solicitud tal como se haya presen tado y tampoco cabe ampliar la protección que confiere la patente (art. 123 CPE).
Por otra parte, las reivindicaciones modi ficadas también han de cumplir las exi gencias establecidas con carácter gene ral para toda reivindicación de que sean claras y concisas, así como la de que se funden en la descripción (art. 84 CPE). Y en relación con esta exigencia, en los úl- timos años se ha asistido a un debate en- tre las distintas cámaras de recurso de la Oficina Europea de Patentes en torno a la cuestión de si las modificaciones de las reivindicaciones exigen además introducir cambios en la descripción de la invención para adaptarla al nuevo texto modificado de las reivindicaciones.
Así, según una primera interpretación1, se ha considerado esencial que la descrip ción se adapte a las reivindicaciones, ya que la invención sólo puede reivindicarse en la medida en que se basa en la descrip ción (art. 84, segunda frase del convenio). Además, se entiende que, dado que las reivindicaciones se interpretan a la luz de la descripción (art. 69), las inconsistencias entre las reivindicaciones y la descripción o los dibujos podrían hacer que el alcance de las reivindicaciones no quedase claro. En consecuencia, se ha entendido que de ben eliminarse de la descripción y de los dibujos las realizaciones que ya no estén cubiertas por las reivindicaciones modifi cadas, aceptándose tan sólo su manteni miento cuando puedan considerarse ra zonablemente útiles para resaltar aspectos específicos del objeto modificado. Pero, en tal caso, debe indicarse claramente el hecho de que una realización no esté cu bierta por las reivindicaciones.
No obstante, frente a esta lectura, otro gru- po de decisiones de cámaras de recursos2 han considerado que el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas no exi ge ni la eliminación de las realizaciones no comprendidas en las reivindicacio- nes modificadas ni tampoco la indicación de que no están amparadas por las reivin dicaciones. Según esta tesis, si las reivindi caciones modificadas son suficientemen te claras, no hay necesidad de adaptar o cambiar la descripción, aunque en ella se aluda a elementos que no se reivindican. Se afirma incluso que, si una reivindica ción es clara, sería indiferente que no lo fuera la descripción.
La adaptación de la descripción no es una exigencia automática
Esta divergencia interpretativa ha ocasio- nado la intervención de la Alta Cáma ra de Recursos, como órgano encarga- do de unificar la doctrina de la Oficina Euro- pea de Patentes, que ha resuelto la cues tión en su Decisión de 3 de septiembre del 2026, G 1/25 (ECLI:EP:BA:2026: :G000125.20260903).
2. La interpretación de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Pa tentes
2.1. La no exigencia de una concordancia formal absoluta entre la descripción y las reivindicaciones de la patente
La Alta Cámara de Recursos no sigue categórica o absolutamente ninguna de las interpretaciones referidas, sino que adopta una posición matizada, según la cual sólo será necesario adaptar la descripción de la invención (incluidos los eventuales dibujos) cuan do, como consecuencia de la modifi cación de las reivindicaciones, se haya introducido una inconsistencia entre dichas reivindicaciones y la descrip ción o los dibujos, y esa inconsistencia determine el incumplimiento de alguna disposición del Convenio sobre Con cesión de Patentes Europeas. Por el contrario, una inconsistencia que no produzca ese efecto jurídico no exige la adaptación de la descripción ni tam poco de los dibujos. En consecuencia, el convenio no obliga a que exista una coincidencia total o formal entre las reivindica ciones y la descripción, de modo que sólo procede la modificación de la descrip ción cuando se cumplan dos condiciones: a) que exista una inconsistencia, y b) que ésta oca sione el incumplimiento de algún pre cepto del convenio.
a) La delimitación del concepto de inconsistencia:
Según la Alta Cámara de Recur- sos, existe inconsistencia entre las reivindicaciones y la descrip ción cuando una o más decla- raciones en la descripción (in cluidos los dibujos) sugieran una comprensión de una reivindica ción que sea incompatible con el significado aparente de la rei vindicación y, además, dicha in compatibilidad no pueda resol verse fácilmente aplicando los principios interpretativos de las reivindicaciones, de modo que el experto en la materia que lea la reivindicación a la luz de la descripción tenga dudas sobre el significado de la reivindicación.
Por lo tanto –concluye la Alta Cá- mara de Recursos– no existe in- consistencia simplemente porque la descripción contenga una en- señanza técnica, ejemplos o rea- lizaciones que no caigan dentro de la materia reivindicada. Pero sí habrá incompatibilidad o incon sistencia cuando no esté claro si una enseñanza técnica o deter minados ejemplos o realizaciones caen o no dentro de la materia rei- vindicada.
b) Supuestos en que la inconsisten cia determina el incumplimiento de una disposición del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas:
Las disposiciones del convenio que pueden verse afectadas por una inconsistencia entre las rei vindicaciones modificadas y la descripción y que, por lo tanto, obliguen a una modificación de esta última son principalmente, según la Alta Cámara de Recur sos, las referentes a la claridad de las reivindicaciones (art. 84 CPE) y a los requisitos de patentabili dad (arts. 52 a 57 CPE):
1) Con relación al primer pre cepto, según el cual las reivin dicaciones «deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción», la Alta Cá mara de Recursos insiste en que el artículo 84 del Conve nio sobre la Patente Europea no exige una concordancia puramente formal entre la des- cripción, incluidos los dibujos, y el texto de las reivindicacio nes. Y tampoco impone una obligación general de elimi nar de la descripción y de los dibujos toda materia que no figure reflejada en las reivin dicaciones, por lo que puede haber inconsistencias que no afecten al cumplimiento del precepto. Ahora bien, sí se in- fringe dicho artículo 84 cuan do no resulte claro si determi nada información, ejemplos, materia técnica o realizacio nes quedan o no compren didos dentro del ámbito de la reivindicación, porque en tal caso no puede afirmar se que la reivindicación esté adecuadamente fundada en la descripción.
2) En otras ocasiones, la modi- ficación de la descripción vendrá impuesta porque una o varias afirmaciones conte nidas en la descripción sugie ran una interpretación de la reivindicación incompatible con el significado aparente de ésta y dicha incompatibi lidad sea relevante para apre ciar el cumplimiento de cual quiera de los requisitos de patentabilidad previstos en dichos artículos 52 a 57 del convenio. Ello es debido a que puede que, si se man tiene la redacción original de la descripción, no se cumpla un determinado requisito de patentabilidad. Tal ocurriría, por ejemplo y como indica la propia Alta Cámara de Re cursos, si una reivindicación ha sido modificada para sa tisfacer el requisito de acti vidad inventiva, pero la des- cripción o los dibujos siguen conteniendo una enseñanza técnica que refleja la versión anterior de la reivindicación y que entra en conflicto con la apreciación de actividad in ventiva alcanzada tras la mo dificación.
A este respecto, es funda mental tener en cuenta que, en su otra reciente decisión (en el caso G1/24), la Alta Cámara de Recursos ha con cluido que, al valorar la pa tentabilidad de una invención y, por ende, el cumplimien- to de los requisitos de los ar- tículos 52 a 57 del convenio, siempre se deben consultar la descripción y los dibujos para interpretar las reivindi caciones, y no únicamente cuando el experto en la ma teria considere que una rei vindicación es poco clara o ambigua leída aisladamente3. De ahí la necesidad de evitar inconsistencias entre la des cripción y las reivindicacio nes modificadas. Porque la inconsistencia influye de manera sustancial en esa labor interpretativa y la reivindica ción puede dejar de cumplir los requisitos de patentabili dad correspondientes.
3) Finalmente, la Alta Cámara de Recursos también considera que, aunque es menos proba ble, una inconsistencia entre la descripción y las reivindi caciones modificadas pue- de llegar a generar proble mas en relación con los re quisitos de la suficiencia de la descripción (art. 83 del con- venio), de solicitudes divisio narias (art. 76.1) o de amplia- ción de la protección o exce so de la solicitud con respec to al contenido de la solicitud tal como se haya presenta do (art. 123).
2.2. Cuestiones procedimentales sobre la modificación de la descripción
La Alta Cámara de Recursos también se ocupa de dos importantes cuestio nes procedimentales:
- En primer lugar, declara que esta interpretación debe aplicarse tanto a las patentes concedidas en procedimientos de oposición o recurso de oposición como a las solicitudes de patente du rante el examen o el recurso de examen.
- Además, declara que no puede establecerse una separación en tre, por un lado, la modificación de las reivindicaciones y, por otro, la adaptación de la descrip ción o de los dibujos para ajus- tarlos a dichas reivindicaciones modificadas, y eliminar las in- consistencias generadas por la modificación. Ambas actuacio nes forman parte de un mis- mo acto procesal, aunque entre una y otra pueda transcurrir cier to tiempo.
Sobre esa premisa se conside- ra que adaptar la descripción mientras el recurso sigue pen diente constituye, por regla ge neral, la solución más eficiente para lograr una resolución rápida y definitiva del litigio. Esta opción resulta preferible a la devolución del asunto a la instancia admi nistrativa para que proceda a la adaptación de la descripción, ya que tal devolución podría prolon- gar innecesariamente el pro- cedimiento e incluso dar lugar a un nuevo recurso. En concreto, se juzga adecuada la práctica seguida en los procedimientos de recurso, según la cual la des cripción y los dibujos quedan de- finitivamente fijados en el curso de la vista oral ante la Cámara de Recurso.
3. Conclusión
La decisión ahora examinada tiene una importancia evidente porque pone fin a una divergencia interpretativa en el seno de la propia Oficina Europea de Patentes que generaba soluciones diferentes ante casos similares. Y, al hacerlo, se sigue una posición intermedia, no exigiendo en todo caso y de manera automática la adapta ción de la descripción a las reivindicacio nes modificadas, sino únicamente cuando la inconsistencia creada por una modifi cación de las reivindicaciones provoca el incumplimiento de alguna disposición del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
Desde un punto de vista práctico, las opo siciones a las patentes ya no podrán fun darse exclusivamente en la falta de con cordancia. Habrá, por el contrario, que ex- plicar las razones por las que procede la adaptación demostrando que dicha incon sistencia afecta a la claridad, a los requisi tos de patentabilidad, a la suficiencia de la descripción o a cualquier otra disposición del convenio.
Footnotes
1 Una primera interpretación sostenida tradicionalmente, entre otras, en las decisiones T-0977/94, de 18 de diciembre de 1997; T-0300/04, de 21 de abril del 2005; T-1808/06, de 14 de febrero del 2008; T-2766/17, de 17 de marzo del 2022, y T-2293/18, de 31 de marzo del 2022.
2 Interpretaciones diferentes son las de las decisiones T-1989/18, de 16 de diciembre del 2021, y T-1444/20, de 28 de abril del 2022.
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