2022年6月28日,美国第十一巡回上诉法院裁定,Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc.商标侵权案因下级法院认定的反向混淆存在事实争议,撤销下级法院的判决,并发回由陪审团重新进行事实认定。

法院查明,亚马逊网站于2014年4月推出“Fire TV”机顶盒产品及服务,但在此之前,Wreal, LLC在2007年就推出了其自家的影片流媒体服务“Fyre TV”,且在2007年就申请注册了该“Fyre TV”商标。Wreal也推出了自己的专属机顶盒“FyreBoXXX”,让消费者可以直接在电视上连线到“Fyre TV”服务。2012年后,虽然Wreal不再实体销售“FyreBoXXX”机顶盒和“Fyre TV”服务,只保留在其它特定网站上广告行销这两个产品,但Wreal的消费者仍然可以从苹果的Apple TV和Roku的电视棒观看“Fyre TV”内容。

被告亚马逊网站从2011年就使用“Fire”标志在自家的Kindle阅读器上,并表示将陆续推出自家平板、手机、机顶盒等产品,仍然使用“Fire”这个品牌。在讨论机顶盒品牌时,亚马逊知道原告Wreal公司及其“Fyre TV”产品,但仍然于2014年推出了“Fire TV”机顶盒产品并在全球进行销售。该机顶盒可以连接许多流媒体服务,包括Netflix、HBO等。虽然亚马逊的“Fire TV”流媒体服务不直接包含Wreal, LLC提供的特定类型的影片,但在“Fire TV”连接上“HBO Go”和“Showtime”这两个流媒体服务时都能够收看到一些此类型相关的内容。

原告Wreal主张,亚马逊使用“Fire TV”的行为构成了混淆误认,侵害其“Fyre TV”商标权,并且这种混淆误认属于反向混淆,也即消费者并非将亚马逊的“Fire TV”误以为是原告的商品或者与原告有关联,而是反过来,消费者有可能会误认为原告的“Fyre TV”商品是被告亚马逊的商品或者与亚马逊有关联。

2019年7月,佛罗里达地区法院作出判决,认为就现有证据不存在事实上的争议,并不会构成反向混淆。原告不服提出上诉,第十一巡回法院认为本案就反向混淆存在事实争议,应进入陪审团审理。

传统的商标混淆案件,法院通常审查以下内容:(i) 商标的显著性;(ii) 双方商标的相似性;(iii) 双方商标商品或服务的相似性;(iv) 双方实际使用的销售方式的相似性,如销售网点、客户群等; (v) 广告方式的相似性; (vi) 涉嫌侵权人使用原告商誉的意图; (vii) 消费大众中是否实际存在混淆。此前地区法院审理此案时,采用了此七要素判断并认为消费者不太可能混淆“Fyre TV”和“Fire TV”商标。上诉法院推翻了初审法院的简易判决,指出在反向混淆案件和正向混淆案件中此七要素的应用存在几个重要差异。

关于商标的显著性,上诉法院认为必须考虑原告商标的内在显著性和被告商标的相对商业实力。在后使用商标的相对强度越大,在后商标使用者就会压倒市场,从而降低在先商标的价值。法院认为,鉴于亚马逊在“Fire TV”商标上的压倒性成功,加上原告商标的内在显著性较高,这一因素对原告有利。

关于双方商标的相似性,初审法院认为“Fyre TV”和“Fire TV”这两个商标由于字体和拼写不同等因素并不相似,并且各自商标在商业中的使用方式不同。上诉法院指出这两个商标在读音和内涵上是相同的,并且认为亚马逊经常将其主商标“Amazon”与“Fire TV ”一起使用反而可能会让消费者误以为亚马逊是“Fyre TV”商标的来源。这一因素对原告有利。

关于商品服务的类似程度,上诉法院查明以下事实和证据:消费者能够通过HBO和SHOWTIME等内容提供商在“Fire TV”上播放与原告特定影片相关的内容;消费者也可以在亚马逊自己的流媒体服务Prime Instant Video上播放这些相关内容;亚马逊在Amazon.com 网站上也同时销售这一类型影片的DVD 和杂志;双方设备都是带有小型遥控器的普通机顶盒。法院指出,关键问题是上述证据是否会向通常谨慎的消费者发出暗示,亚马逊将会寻求填补该特定内容影片的空缺,并提供专门的机顶盒流媒体内容。法院对此作出肯定的回答,并认为这一因素有利于原告。

关于销售渠道和消费群体,上诉法院指出,“Fire TV”全球随处可见,而“Fyre TV”仅在买家证明其年龄超过18岁并且有兴趣购买该特定内容后才能在 FyreTV.com上购买。法院认为这个因素有利于被告亚马逊。

关于广告的相似性,上诉法院认为这个因素也非常有利于被告亚马逊,因为它在其amazon.com 主页、电视、印刷媒体和实体店投放“Fire TV”广告,而 Wreal则仅在特定网站或其它类似的媒体投放广告。

关于商标使用意图,上诉法院认定证据支持亚马逊在推出“Fire TV”之前事先知道原告Wreal的注册商标,并且证据表明被告试图用大量广告冲击市场,以降低消费者对原告商标的认知。法院认为这一因素非常有利于原告。

关于实际混淆,法院表示在评估对原告有利的裁决所需的实际混淆量时,即使非常小的实际混淆也具有很高的证明力。原告提交了两个客户实际混淆的证据,从而使这个因素对原告有利。

综合以上,上诉法院认为被告在采用“Fire TV”之前就已经知道原告商标的存在,仍然采取类似发音的商标、推出类似的商品,并且依靠其强大的商业实力试图降低消费者对原告商标和产品的认知度,同时鉴于实际混淆证据的存在,因此认定原审事实认定存在争议,应由陪审团来重新审理。

参考资料:

Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., No. 15-14390 (11th Cir. 2022)

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