笔者从事涉外专利申请工作多年，接触了很多PCT国际申请进中国国家阶段的案例。现在来和大家简单分享一下要求本国优先权的PCT国际申请在进中国国家阶段时的优先权问题。
先来看一个问题。申请人先在中国提交一件发明或实用新型专利申请，然后以该在先申请为优先权基础在12个月期限内提交了一件PCT国际申请，后续该PCT国际申请在进入中国国家阶段时在优先权方面需要注意什么问题？
根据审查指南第三部分第一章5.2.6，在先申请是在中国提出的，要求该在先申请优先权的国际申请进入中国国家阶段时，应当看作是要求了本国优先权。
众所周知，对于本国优先权，专利法实施细则第三十二条第二款规定：提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：(一) 已经要求外国优先权或者本国优先权的；(二) 已经被授予专利权的；(三) 属于按照规定提出的分案申请的。细则第三十二条第三款还规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。
因此，在提出国际申请时，其被要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一的，在进入国家阶段时审查员经过审查后应当发出视为未要求优先权通知书。但根据审查指南规定，由于国际申请的特殊程序，审查员不按照专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理，即视为撤回。
通俗来讲，如果在先申请是中国发明或实用新型专利申请，那么要求其优先权的PCT国际申请在进中国国家阶段时视为要求本国优先权。在此前提下，在PCT国际申请进入中国国家阶段时，审查员会审查作为优先权基础的在先申请的主题是否有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一。
在实操中，我们遇到过由于被要求作为优先权基础的在先申请是非首次申请而收到未要求优先权通知书的情况，该情况属于专利法实施细则第三十二条第二款第（一）项所列的情形。即，作为非首次申请的该在先申请不能作为该PCT申请进中国国家阶段时的优先权。
再来看另外一种情况。如果被要求优先权的在先申请是实用新型专利申请，由于实用新型申请只需进行初步审查，而不进行实质审查，因此通常其审查周期会较短。在提出PCT国际申请时，作为优先权基础的该实用新型申请很有可能已经授权，此时属于专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项所列的情形。即，由于该实用新型申请已经授权，其也不能作为该PCT国际申请进中国国家阶段时的优先权。
在上面这两种情况下，PCT申请的申请日或重新确定的优先权日将晚于在先申请的申请日。在对该PCT国际申请进中国国家阶段后的后续审查中，该在先申请可能会破坏该PCT国际申请的新颖性和创造性。
可见，当一件PCT国际申请要求中国发明或实用新型专利申请的优先权时，应当提前考虑该优先权对于该PCT国际申请后续进中国国家阶段的影响，以避免不必要的损失。
在作为PCT国际申请的本国优先权基础的在先申请不属于专利法实施细则第三十二条第二款所列情形之一的情况下，即当该PCT国际申请的优先权成立时，该在先申请将无需按照细则第三十二条第三款的规定撤回，这两件申请只需在后续审查程序中避免重复授权的问题即可。
以上仅是笔者的一点实操经验，希望对申请人在提交PCT国际申请及PCT国际申请进入中国国家阶段的操作有所帮助，如有任何不妥之处，敬请指导。
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.