《특허법》 제9조는 같은 발명 창조는 단지 하나의 특허권만 수여할 수 있다고 규정하고 있다.그러나 동일 출원인이 동일 날 같은 발명창조에 대해 실용신안특허를 출원하고 또 발명특허를 출원하면 먼저 취득한 실용신안특허권이 아직 중지되지 않았고 출원인이 이 실용신안특허권을 포기하겠다고 성명한 경우 발명특허권을 수여할 수 있다.두 명 이상의 출원인은 각각 같은 발명창조에 대해 특허를 출원하고 특허권은 가장 먼저 출원인에게 수여한다.
발명 또는 실용 신안에 대해'같은 발명 창조'는 두 건 또는 두 건 이상 출원(또는 특허)에 존재하는 보호 범위가 같은 청구항을 가리킨다.
중복 권한 수여를 피하기 위해 같은 발명창조 여부를 판단할 때 두 건의 발명 또는 실용 신안 특허출원이나 특허청구항내용을 비교하는 것이지 청구항과 특허출원이나 특허 서류의 전체 내용을 비교하는 것이 아니다.판단할 때 만약에 하나의 특허 출원 또는 하나의 특허청구항이 다른 특허 출원 또는 특허의 어떤 청구항 보호 범위와 같으면 똑같은 발명 창조라고 여겨야 한다.
다음에 몇 가지 구체적인 사례를 통해 같은 발명 창조에 속하는지 판정하고 출원인이 중복 권한 수여를 피할 때 참고와 도움을 제공할 수 있기를 바란다.
사례 1
모안 출원의 청구항: 단백질 XX반의화합물을 연결하여 치료자의 XXXX 안외상을 치료하는 약물의 용도에 사용한다.
분안출원의 청구항: 단백질XX반의화합물을 연결하여 치료자의 XXXX안외상을 치료하는 약물의 용도에 사용하고 상기 반의화합물은 0.001~100mg/kg 환자의 체중 범위 내의 양으로 지급한다.
모안 출원과 분안 출원의 청구항은 모두 물질의 제약 용도 청구항에 속한다.분안출원과 모안출원의 청구항의 차이는 단지 분안출원의 청구항은 반의화합물의 약물 공급량을 한정하였다.반면에 반의화합물의 약물 공급량은 약을 사용하는 과정에서 나타나는 특징일 뿐 의사가 치료 방안에 대한 선택에 속하고 보호를 요구하는 제약 용도에 실질적인 한정 작용을 하지 않는다.따라서 모안출원의 청구항과 분안출원의 청구항은 같은 발명창조에 속한다.
사례 2
모안출원의 청구항: 단백질 XX반의화합물을 연결하여 치료자의 XXXX 안외상을 치료하는 약물에 사용하는 용도, 그 중에서 상기 반의화합물은 SEQ ID NO: 1-3에서 선택한 핵산 알칼리 서열을 포함한다.
분안출원의 청구항: 단백질 XX반의화합물을 연결하여 치료자의 XXXX 안외상을 치료하는 약물에 사용하는 용도, 그 중에서 상기 반의화합물은 SEQ ID NO: 1-3에서 선택한 핵산 알칼리 서열로 구성된다.
모안출원의 청구항은'포함'이라는 개방식 표현 방식으로 반의화합물의 구성을 대해 한정했다. 이런 개방식 표현 방식은 반의화합물에 청구항에서 지적하지 않은 다른 구성도 포함할 수 있음을 나타낸다.분안출원의 청구항은'...로 구성된다'는 폐쇄식 표현 방식으로 반의화합물의 구성을 한정했다. 이런 폐쇄식 표현 방식은 반의화합물은 청구항에서 말한 그룹으로 구성되고 청구항이 말한 이외의 다른 그룹은 포함되지 않는다는 것을 나타낸다.따라서 모안출원의 청구항과 분안출원의 청구항은 서로 다른 기술 방안과 관련되어 같은 발명 창조에 속하지 않는다.
사례 3
출원1의 청구항: 가정에서 사용하는 알코올 음료를 탈알코올시키는 설비, 제1용기, 제2용기, 제3용기, 진공을 발생시키는 장치와 분류장치를 포함한다.
출원2의 청구항: 상점에서 사용하는 알코올 음료를 탈알코올시키는 설비, 제1용기, 제2용기, 제3용기, 진공을 발생시키는 장치와 분류장치를 포함한다.
출원 1과 출원 2의 청구항은 모두 알코올 음료를 탈알코올시키는 설비를 보호해야 하며 제품의 청구항에 속한다.출원1의 청구항과 출원2의 청구항의 차이는 단지 알코올 음료를 탈알코올시키는 설비의 사용 환경을 다르게 하는 데 있다. 즉, 각각'가정에서 사용'과'상점에서 사용'이다.사용 환경에 따라 알코올 음료를 탈알코올시키는 설비의 구조와/또는 구성에 변화가 생기지 않았기 때문에 이 사용 환경의 한정은 보호를 요청할 제품의 구조와/또는 구성에 변화가 생기지 않았다.
이 사용 환경의 제한은 청구항이 보호할 제품이 구조 및/또는 구성에 변화를 일으키지 않는다. 따라서 출원1의 청구항과 출원2의 청구항은 사실상 같은 기술방안을 보호하고 같은 발명창조에 속한다.
사례 4
출원1의 청구항: 내열성 폴리에스테르 수지, 폴리에틸렌탄화수소 공중합체와 유리섬유를 포함하는 폴리에스테르 수지 조성물로 그 중에서 상술한 유리섬유는 10~50의 장경비를 가지고 있다.
출원2의 청구항: 일종의 폴리에스테르 수지 조합물로 내열성 폴리에스테르 수지, 폴리에틸렌 탄화수소 공중합체와 유리섬유를 포함하는데 그 중에서 상술한 유리섬유는 15~55의 장경비를 가지고 있다.
출원 1과 출원 2의 청구항은 모두 폴리에스테르 수지 조합물을 보호해야 하는데 각각 하나의 연속적인 수치 범위와 관련되고 이 두 연속적인 수치 범위 부분이 중첩된다.중복 권한 수여를 판정할 때 이 두 연속적인 수치 범위를 각각 하나의 전체로 고려해야 하기 때문에 출원1의 청구항과 출원 2의 청구항은 서로 다른 기술 방안과 관련되어 같은 발명 창조에 속하지 않는다.즉, 두 가지 청구항이 모두 연속적인 수치 범위와 관련되고 수치 범위가 중첩될 때 이 두 가지 청구항은 같은 발명 창조에 속하지 않는다.한 마디로 하면 청구항 보호 범위가 부분적으로 중첩된 것은 같은 발명 창조에 속하지 않는다.
결론
위에서 필자는 약물 공급 특징을 포함하는 제약 용도 청구항, 개방식과 폐쇄식 표현 방식과 관련된 청구항, 사용 환경 특징을 포함하는 제품 청구항과 연속 수치 범위와 관련된 청구항 등 몇 가지 상황을 대해 분석하여 출원인이 중복 권한 수여를 판정할 때 참고하도록 바란다.그러나 중복 권한 수여 판정에 대한 상황은 천차만별이므로 구체적인 상황과 결합하여 세밀한 연구와 분석을 해야 한다.
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